权利要求的保护范围影响新颖性判断，公知常识的范围与认定

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权利要求的保护范围影响新颖性判断

国家知识产权具专利复审委员会作出的第8535号复审请求审查决定涉及申请日为2002年3月2日、发明名称为“四体活塞一心弧线往复式内燃机”的02106363。X号发明专利申请。

国家知识产权局专利局在实质审查过程中曾发出审查意见通知书，指出该申请权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。

针对该审查意见通知书，申请人提交了意见陈述书，其认为该申请与对比文件存在区别，因此具备新颖性，但未修改权利要求书。

随后专利局以该权利要求1不符合专利法第22条第2款规定为由驳回该发明专利申请。

该驳回决定针对的权利要求书包括1项权利要求，其为：“四体活塞一心弧线往复式内燃机，其特征在于：活塞（6、8、11、13）的形状如同从圆环上截取的一段，气缸（5、9、10、14）的形状如同从空心的圆环上截取的较长的一段，活塞（6、8、11、13）通过T字桥（7、12）与心轴（1）固定连接，以心轴（1）为中心，活塞（6、8、11、13）在配对的气缸（5、9、10、14）内作弧线往复运动。

”驳回决定引用了一篇对比文件。

针对上述驳回决定，申请人（下称复审请求人）向专利复审委员会提出复审请求，理由是本申请的技术方案具备新颖性，符合专利法第22条第2款的规定。

复审请求人在提交复审请求时仍未修改权利要求书。

专利复审委员会受理了该复审请求，并依法成立合议组，对本案进行审查。

随后该案合议组向复审请求人发出复审通知书，其中指出权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性。

根据专利法第56条的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，而目前撰写的权利要求1并未包含使其具备新颖性的技术特征，因此不符合专利法第22条第2款的规定。

针对上述复审通知书，复审请求人提交了意见陈述书，论述了本发明与对比文件1的区别，但是仍然坚持不修改权利要求。

后专利复审委员会作出第8535号复审请求审查决定，驳回复审请求，维持了专利局的驳回决定。

理由是：对比文件1公开了一种四体活塞一心弧线往复式内燃机，活塞（130）的形状如同从圆环上截取的一段，气缸（160）的形状如同从空心的圆环上截取的一段，活塞通过T字桥（110，115）与心轴固定连接，以心轴为中心，活塞在配对的气缸内作弧线运动。

由此可见，对比文件1已经公开了本申请权利要求1的全部技术特征，且对比文件1所公开的技术方案与权利要求1请求保护的技术方案属于同一技术领域，并能产生相同的技术效果。

合议组认为，按照复审请求人目前撰写的权利要求1，其相对于对比文件1披露的技术方案不具备新颖性。

复审请求人在意见陈述书中认为，本申请与对比文件1存在如下区别：（1）一心；（2）四个活塞呈一体；（3）四个活塞作同步运动；（4）四个气缸；（5）对外输出结构；（6）四冲程。

对于上述观点，合议组认为：根据原说明书的记载和复审请求人的意见陈述，区别（1）所述的“一心”实质上是指一个旋转中心，对比文件1公开的内燃机其四个活塞也通过T字桥、心轴连接在一起围绕同一个旋转中心转动，因此特征“一心”已经被对比文件1公开，区别（1）并不成立。

至于区别（2）至（6）并未记载于目前撰写的权利要求中。

按照专利法第56条之规定，合议组对请求人的上述观点不予支持。

案例评析 专利法第56条第1款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

该条款是关于如何确定发明和实用新型专利权保护范围的规定。

专利权是一种无形财产，其权利客体不像一般有形财产那样容易清楚地界定，这是专利权的一个显著特点。

为此各国专利制度都设计了权利要求书这样一种特殊的法律文件来解决这一问题。

权利要求书以简洁的文字来定义受专利保护的技术方案，向公众表明构成发明或实用新型的技术方案包括那些技术特征，从而为公众和司法机关判断什么是受到专利保护的技术方案提供了基准。

如果他人实施的行为包含了一项权利要求中记载的全部技术特征，就落入了该专利权的保护范围之内，构成了侵犯专利权的行为。

如果没有包含一项权利要求的全部技术特征，则不应当受到该项专利权的限制。

从获得尽可能大的保护范围出发，申请人或专利权人总是希望其权利要求中记载的技术特征越少越好。

但是，一项权利要求记载的技术特征越少，就越容易与现有技术相同，也就越容易不符合新颖性和创造性的要求。

这是一对相互制约的矛盾。

专利法一方面规定授予专利权的发明和实用型必须具备新颖性和创造性，另一方面规定专利权的保护范围以权利要求的内容为准，就是为了在矛盾的双方谋求一种平衡，兼顾专利权人和社会公众的利益。

既然权利要求书确定了专利权的保护范围，判断新颖性和创造性当然也以权利要求表达的技术方案为准。

在本案中，合议组是将权利要求与对比文件公开的技术内容相对比，得出本申请权利要求不具备新颖性的结论。

而申请人坚持不修改权利要求，却一再将本申请说明书中公开的技术方案与对比文件作比较，认为本申请的技术方案与对比文件公开的技术方案相比存在诸多区别技术特征，试图推翻合议组的结论。

如前所述，对权利要求新颖性的评价以权利要求记载的特征为准，而不是以说明书记载的内容为准。

事实上，说明书往往内容庞杂，以它为基准也很难对新颖性和创造性作出评价。

合议组通过复审通知书告之了请求人关于专利法第56条的相关规定，在请求人仍坚持不修改权利要求的前提下，最终以本申请权利要求不具备新颖性维持了专利局的驳回决定。

在专利复审委员会作出第8535号复审决定之后，请求人不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

北京市第一中级人民法院一审判决维持了第8535号复审决定。

一审判决现已生效。

此案例对申请人撰写权利要求书有一定启示。

申请人在谋求最大的保护范围时，也要注意是否囊括了现有技术。

如果一味追求过大的保护范围，导致权利要求不具备新颖性或创造性，即使说明书记载的技术方案与现有技术不同甚至具有突出的实质性特点和显著的进步，也不能获得授权，给申请人留下遗憾。

( 　张娅)

公知常识的范围与认定

公知常识的范围与认定 关于公知常识的范围，专家们的意见并不统一。

部分专家认为，参考专利审查指南的有关规定，公知常识一般是指公知的教科书或者工具书披露的解决特定技术问题的技术手段和本领域中解决特定技术问题的惯用手段。

技术词典、技术手册、教科书等能够作为证明公知常识的证据。

但也有专家提出不同看法，认为专利审查指南对公知常识的界定范围过大，许多技术词典、技术手册和教科书具有很强的专业性，并非真正的“公知常识”。

关于公知常识的认定，多数专家认为，公知常识属于最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定第68条第1项规定的“众所周知的事实”，法庭可以直接认定，当事人无需举证证明。

但将公知常识作为一种众所周知的事实来认定时要注意以下几点： 第一，所谓众所周知的事实必须为特定时空范围内的某一领域的一般社会成员所公知，不一定是社会上每一个人都知道的事实，即本领域的普通技术人员在专利申请日之前所公知的一般技术常识。

第二，众所周知的事实属于证据学上司法认知的内容。

法庭可以在诉讼中的任何程序或者阶段主动或者应当事人的请求采取司法认知认定案件所涉众所周知的事实，不受举证时限限制。

第三，当事人一方对对方主张的或者专利复审委员会认定的公知常识提出异议的，对方当事人或者专利复审委员会有责任提供有关资料和作出充分说明。

当事人可以对法庭采取的司法认知提出异议，法庭应当告知当事人司法认知的理由和过程。

第四，有相反证据足以推翻司法认知所认定的事实的，主张该事实的当事人仍需举证。

第五，法院认定众所周知的事实不受司法审查案卷外证据排除规则的限制，行政机关在行政程序中未记入案卷的众所周知的事实，在诉讼中仍可以予以认定。

对于公知常识的举证，有专家认为，公知常识要依本领域的普通技术人员的认识来判断，要求对所有的公知常识进行举证是不可能的。

生活常识无须举证，对技术常识只有当当事人证明专利复审委员会的认定有错误时，专利复审委员会才负有举证责任。

还有专家认为，公知常识不都是众所周知的事实，其中属于众所周知的事实的公知常识无须举证，只有在行政认知与司法认知的范围出现不同时，专利复审委员会才应当负责举证证明。

基因专利申请审查

如何审查基因专利申请 1、涉及法律条文 专利审查的阶段、期限等在专利法和实施细则中都有涉及，当然，更具体的规定要参见《审查指南》。

授予专利要经过形式审查和实质审查，实质审查在三年之内任何时间可以提出，制度安排的目的是考虑到所申请发明在申请后可能发现没有市场，给予申请人一定的选择权，从而也保证专利的质量。

国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。

国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。

国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。

如前文所述，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

另外还应该注意对不授予专利的规定。

首先是对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

其次，应注意专利法第二十五条关于不授予专利权的规定：科学发现；智力活动的规则和方法；疾病的诊断和治疗方法；动物和植物品种；用原子核变换方法获得的物质。

对动物和植物品种的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

当然第二十五条的禁止性规定与基因专利基本无关，但涉及生物技术方面的专利问题。

2、肽或蛋白质物质权利要求的审查 清楚完整性的判断是第一步，甚至优先于“三性”判断。

新颖性的判断中应注意，基因具有新颖性，其编码的蛋白质不一定具有新颖性，例如胰岛素，这里涉及已知蛋白质及其功能片段的新颖性的判断。

创造性的判断，通过来源、同源性、功能等多方面分析，涉及已知蛋白质及其功能片段的创造性的判断。

实用性的判断，要求蛋白质的功能测定，原则上要求用氨基酸序列定义蛋白质，不允许只用物理参数来定义一种蛋白质，对于不明结构的蛋白质或蛋白质混合物，允许以方法限定产品，并且加入物理参数的限定。

3、对于基因物质权利的判断 首先也进行清楚完整性的判断。

三性判断如下：新颖性的判断，如果所编码的蛋白具有新颖性和创造性，则该基因具有新颖性和创造性；创造性的判断，同样的通过来源、同源性、功能等，如果蛋白质功能是已知的，则编码该蛋白质的基因没有创造性，具有出人意料效果的结构基因突变体具有创造性和实用性。

实用性的判断，如果说明书中没有证明该基因的功能。

，则没有实用性。

4、新构建的质粒(重组载体)和转化体(重组宿主)的审查 当载体和插入的外源基因都是已知的时，则由他们构建的载体不具有创造性，但是如果由他们构建的载体具有出人意料的效果，则具有创造性。

如果宿主和导入的基因都是已知的，则包含该基因的载体转化或转导的宿主(包括细胞)没有创造性。

5、制备肽、基因和蛋白质的方法权利要求的审查 这要看所涉及的肽、基因和蛋白质的物质权利要求是否具有新颖性、创造性、实用性，如果肽、基因和蛋白质的物质权利要求具有新颖性、创造性、实用性，则制备的方法也具有新颖性、创造性、实用性。

6、对于含有所涉及的肽或蛋白质的药物组合物的审查 说明书要求描述所述肽或蛋白质的药理学试验数据，包括体外试验模型数据，以及在某些情况下，必须要求有体内模型试验数据，例如，如果所描述的肽或蛋白质用于治疗肿瘤。

7、进入国家阶段的国际申请的审查 按照专利合作条约提出的国际申请，指明希望获得中国的发明专利或者实用新型专利保护的，在完成国际阶段的程序后，应当按照专利法实施细则第一百零五条在规定期限内办理规定的手续，从而启动国家阶段的程序。

国家阶段程序包括在专利合作条约允许的限度内作出的初步审查、国家公布、参考国际检索和国际初步审查结果进行实质审查、授权或驳回及可能发生的其他后续程序。

具体参照专利审查指南第三部分第一章和第二章有关规定。

8、政策从严 基于我国在基因研究领域同发达国家之间的差距，短时间内还无法与国外抗衡。

政策从严有利于民族工业的发展。

这也符合提高实用性门槛的国际趋势。

2001年1月5日美国PTO针对基因专利问题公布了新的《实用性审查指南》，提高了审查标准。

认为“如果没有这种实用性的揭示或应用的公开，专利机关应拒绝其申请”。

当然，部分单位的大量申请的结果可能会受到一定影响，但应该明白，我们不必在基因专利的数量上与人竞争，对于一个企业而言，一条真正有价值的基因，其产权化足以带活一个企业，甚至带动一个产业。

最典型的例子是促红细胞生成素EPO的专利，据业内认识介绍，这也是目前产业化最成功的一例。

美国Amgen公司依赖EPO基因专利的开发应用，从一个濒临破产的企业成为美国生物工程医药领域的领头羊，其EPO1998年的销售收入达到13.6亿美元，而EPO的全球市场现已达到34亿美元的销售额。

一个真正有价值的基因专利足以打破现在我国基因产业公司长期不赢利的境况。

所以，政策从严不会打击我国民族产业，只会更加有利于我国刚刚起步的基因产业乃至生物医药产业的发展。



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