发明专利申请范围讲解

发明专利申请范围讲解

是不是所有的发明专利都会下发创造性不足的通知书？

很多申请都会下发该技术方案创造性不足的缺陷，然后申请人就委托代理人去做答复，有的通过了有的没有通过。

大部分专利会因为上位概括的过大，导致独权创造性降低，这种容易让审查员下关于创造性的审查意见。

而有些专利可能就是开创性的，或者独权本身就很有创造性，审查员找不到对比文件，所以可能就直接授权了，我就碰到过好几个这样的，一通只是让你修修改改很明显的错误，改正好后就授权了 这个问题的描述有一定的道理，在第一次审查意见通知书中创造性意见的出现概率还是比较大的，根据一些已有分析，某些领域这个比例会超过90%，我想出现这种现象的原因，主要还是因为创造性审查是发明专利审查的核心。

专利三性是决定能否授权的核心条件，实用性指发明原理存在问题，这种情况相对较少，新颖性指发明与现有技术一样，没有创新，这种情况也不多，并且有新颖性问题的时候往往也会有创造性问题。

而创造性是指发明与现有技术有区别但创新程度低，达不到发明的高度。

由于创新程度高低的判断具有一定主观性，因此审查意见通知书中质疑创造性的情况更多。

同时，由于撰写的不当，有意或无意的上位概括与表达，都会导致撰写的专利与现有技术区别不足，也提供了否定创造性的土壤。

当然，题目中的所有都会还是太绝对了，对于创新高度很高、与现有技术形成明显区别、保护范围合理的发明专利申请，没有评价过创造性甚至直接授权的情况，都是可能的。


被下了没创造性的通，可以从以下几点考虑：

1。权要想要的保护范围过大。

有时候方案的创造性是有的，但是我们撰写的时候为了想要大一点的保护范围，会描述的比较上位(概括)，然后答通时候跟审查员“讨价还价”，再缩小保护范围，直到双方都同意。

2、发明点写的不明显，不突出。

就是写的时候，某个或弄几个能让方案有创造性的技术特征没描述好，导致让人读了也不是特别明了你要干啥。

可能需要把说明书都看完了才再仔细往回考虑才稍微弄懂权利要求写的是什么意思。

审查员需要审很多案子，没那么多时间精力仔细去研究你的说明书，因此，把发明点清晰、明显的描述出来很重要。

3、技术方案本身不行。

方案本身就是比较现有的，一些公知手段的组合，这种会被认为比较容易想到，也就是没啥创造性。

这种就需要撰写时候与发明人沟通，例如问发明人为啥这么容易想到它却不是现有技术呢？如果不是你写的，你只是答通，这种一般不好答过，答下来可能保护范围已经缩减的非常小，专利没啥意义。

一个好专利，需要一个好的技术方案，加上一个好的撰写代理人，到这为止，基本都会有创造性，即使独权没有，从权里也应该有有创造性的权项。

一件发明是否对现有技术做出一定贡献并因此而对其授予专利权，这取决于该发明是否具备创造性。

因此，审查员在审查一项发明专利申请是否符合专利授权条件时，更加关注发明专利申请是否符合专利法有关创造性的规定。

与之相应地，大部分的专利申请都会收到审查员下发的有关创造性的审查意见。

本文尝试对创造性的答复提供自己在工作中获得的一点浅见，以期抛砖引玉，交流经验。

专利法第22条第3款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

根据专利法的上述定义，衡量一件发明是否具备创造性的标准是看该发明是否具有“突出的实质性特点和显著的进步”，但实践中难以把握“实质性特点”达到何种程度才是“突出的”，“进步”达到何种程度才是“显著的”，更遑论“实质性”的判定也是莫衷一是。

因此，仅根据专利法的上述定义评判创造性不具备可操作性。

根据审查指南的规定，显著的进步的判断标准是是否具有有益的技术效果。

一般而言，发明均会解决一些技术问题，达到一些技术效果，很容易满足“显著的进步”这一标准。

因此，创造性判断的难点、重点在于发明是否具有“突出的实质性特点”。

对此，审查指南规定，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常按照“三步法”进行。

为了统一审查口径，审查员在审查意见通知书中评述发明不具备创造性时，通常严格按照“三步法”来得出发明相对于现有技术是显而易见，从而不具备创造性的审查结论。

三步法评价创造性，主要涉及本发明所属的技术领域、技术方案、解决的技术问题、实现的技术效果、对比文件中公开的技术方案、解决的技术问题、达到的技术效果等方面的认定。

因此，在答复审查意见通知书时，可首先阅读申请文件以确定本发明（至少包括权利要求1）所属的技术领域、技术方案、解决的技术问题、实现的技术效果，然后，理解对比文件1（最接近的现有技术）中公开的技术方案、解决的技术问题、达到的技术效果，最后根据三步法的顺序来判断审查员的创造性评述的证据、事实和理由是否准确合理，也就是对审查员的审查意见通知书的审核过程，如果发现任一方面有问题，可从该方面出发，基于争辩来答复审查意见通知书。

由于篇幅有限，在此仅提及两点：（一）从技术领域出发 根据审查指南的规定，所属技术领域的技术人员知晓申请人或优先权日之前发明所属技术领域的所有普通技术知识，能够获知该领域中的所有现有技术。

如果要获知其他技术领域的现有技术，需要发明所要解决的技术问题作为指引，即对比文件的技术方案实现的功能与发明实现的功能相同。

因此，如果被审查员引用作为最接近的现有技术的对比文件1的技术领域与发明所属技术领域不同，且也不能解决发明所解决的技术问题或实现发明的功能，则所属技术领域的技术人员根本不能够获知该对比文件，从而本领域技术人员也不会将对比文件1作为最接近的现有技术并以此为起点获得本发明，从而得出本发明具有创造性的结论。

实践中很难直接否定审查员引用的对比文件不恰当，以免彼此难堪。

但如果对比文件1的技术领域与本发明的技术领域不同，一般可在三步法的第三步，争辩从对比文件1出发难以显而易见获得本发明。

例如，一项发明申请保护一种快门及包括该快门的一种显微镜，改进之处在于在快门的驱动器为步进电机，审查员在审查意见通知书中，引用了一份公开了快门的对比文件1，证明保护快门的权利要求不具备创造性，同时指出保护显微镜的权利要求也不具备创造性，因为其中的有关快门的技术特征被对比文件1所公开，而其他技术特征属于公知常识。

在这种情况下，显然可以争辩，显微镜技术领域的技术人员在面对一份有关快门的现有技术时，根本不会有动机将一种快门改进成一种显微镜，因此，本发明具备创造性。

（二）从区别技术特征的划分出发 对权利要求进行划分以确定技术特征，不同的划分产生不同的审查结论。

例如，审查员常将技术特征划分得尽可能小，这样容易在各对比文件中找到与各技术特征相应的公开内容，也容易将各技术特征分别认定为本领域的公知常识。

如果将技术特征界定得尽可能大，技术特征的数量少，则不容易直接被对比文件所公开，同时也不容易被视为本领域的公知常识，例如，将权利要求的技术方案视为彼此不具备独立性的一个技术特征，一般很难检索到一份对比文件完全公开该技术特征。

因此，答复审查意见时，应从技术特征的独立性（是否相互关联）及价值性（在技术方案中具有的作用或效果）两方面来划分技术特征，并核查审查意见中的技术特征的划分是否合理。

如果不合理，可基于权利要求重新划分各技术特征，然后考虑各技术特征是否分别被各对比文件所完整公开，若重新划分后的技术特征之一没有被各对比文件所公开，则可详细阐述该技术特征的重新划分依据、及其取得的技术效果和解决的技术问题，并据此争辩该权利要求具备创造性。

在遇见引用多份对比文件的情况下，应尤其关注这一点。

下面仅就区别技术特征的划分不合理的情况举例说明。

例如，发明要求保护一种信号处理器，包括：依次连接的增益可变放大器、一模数转换器和增益模块；以及控制模块，产生两种不同的增益函数来分别调节增益可变放大器和增益模块。

审查意见指出该技术方案与对比文件1区别在于

1）增益模块和2）控制模块能产生两种不同的增益来分别调节增益可变放大器和增益模块，而对比文件1中的控制模块仅能产生一种增益函数来调节增益可变放大器，但区别技术特征1）和2）是本领域的常规设置。

在这种情况下，可从技术分析入手，说明本发明通过用不同的增益来调整模数转换前后的模拟和数字信号，以减少信号的失真，因此，本申请的区别技术特征1）和2）技术是相互关联的，并非独立的，在技术方案中共同起到减少信号失真的作用，因此，应将其作为一个整体来看待，而审查员引用的对比文件均没有同时公开这些区别技术特征，也没有任何现有技术表明这些区别技术特征共同来解决该技术问题属于本领域的公知常识，因此，该权利要求具备创造性。


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