专利复审程序的依职权审查范围，专利无效程序中“权利要求的进一步限定”

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利复审程序中的依职权审查范围，专利无效程序中“权利要求的进一步限定”的理解与适用 。

专利复审程序中的依职权审查范围

根据《专利法》第四十一条规定，专利申请人对国知局驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向国知局请求复审。

因此，在一项专利申请被驳回后，如果申请人仍然希望就所申请的发明或实用新型获得专利权，除了提出分案申请以外，还可以向国知局就驳回的专利申请请求复审。

现行的《专利法实施细则》在第四章“专利申请的复审与专利权的无效宣告”：

第六十一条规定，请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

第六十三条规定，专利复审委员会进行复审后，作出维持原驳回决定的复审决定，或者撤销原驳回决定，由原审查部门继续进行审查程序。

可见，请求人请求复审的主要诉求是不服驳回决定中的审查决定，请求国知局（原“专利复审委员会”）针对驳回决定所依据的理由和证据重新进行审查（即“提供救济”）。

专利无效程序中“权利要求的进一步限定”的理解与适用

在最新修改的《专利审查指南》之前，尽管专利复审委员会通常不允许专利权人对明显错误进行修改，但无论是专利复审委员会还是法院都允许专利权人对符合条件的明显错误进行修正性解释，例如第21570号无效宣告请求审查决定、（2013）一中知行初字第1096号行政判决、（2014）高行终字第1811号行政判决、以及最高人民法院(2011)行提字第13号行政判决，权利要求中的明显错误对专利权人而言并不是无法挽救的重大失误。

在最新修改的《专利审查指南》之前，对权利要求的一种可能限定只能是权利要求的合并，合并式修改的最大问题是可能显著不当地缩小权利要求的保护范围，导致专利权人最终无法对其发明创造获得所期望的有效保护。

最新修改的《专利审查指南》将“权利要求的进一步限定”定义为“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”，这意味着在采用“权利要求的进一步限定”修改方式时专利权人只需要针对权利要求中存在的缺陷补入能够克服该缺陷的一个或多个技术特征即可，而无须加入其它不必要的技术特征。

这将使得权利要求保持合理的最大保护范围，进而使得专利权人可以对其发明创造行使强有力的保护。

显然，相对于明显错误修改方式而言，无效程序中的权利要求的进一步限定修改方式对于专利权人而言意义更为重大。

但是，自最新修改的《专利审查指南》实施几个月以来，对于如何理解与适用“权利要求的进一步限定”已经在实践中引起了较大争议，导致专利权人不知道什么样的“权利要求的进一步限定”能够被允许，一些合议组审查员也很困惑到底什么样的“权利要求的进一步限定”应该被接受。

近日，有作者提出了一种观点①认为：“权利要求的进一步限定”应当解释为“通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的保护范围更小的权利要求，以代替原来的权利要求，原来的权利要求不再保留；修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化；并且通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系”，并且还详细列举了通常不符合“权利要求进一步限定”要求的三种情形。

这种观点似乎是超出了现行《专利审查指南》相关规定的内涵。

还是先看看《专利审查指南》中有关无效程序中权利要求修改的具体规定。

《专利审查指南》第四部分第三章第4.6。1节规定了无效程序中发明或实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：

1。不得改变原权利要求的主题名称； 2。与授权权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围； 3。不得超出原说明书和权利要求书记载的范围； 4。一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。

《专利审查指南》第四部分第三章第4.6。1节规定了无效程序中权利要求的修改方式： 在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正，并且进一步进行了定义：权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

与《专利审查指南》中对“权利要求的进一步限定”的定义相比，上述对“权利要求的进一步限定”适用的解释增加了两条限制性规定：修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化；并且通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系。

不符合“权利要求进一步限定”要求的通常三种情形：

1、在未对独立权利要求进行修改的情况下，仅增加新的从属权利要求； 2、同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求； 3、对原权利要求的特征进行重新组合，增加一组或多组新的权利要求。

在实践中，专利权人在无效程序中对权利要求采用上述第2种情形进行修改大体因为以下两方面原因：

一、在原权利要求相对于引用的对比文件不具备专利性的情况下，专利权人对于在同一独立权利要求中分别加入不同技术特征形成的不同技术方案是否具有专利性没有把握，同时又不希望不适当地缩小保护范围； 二、在原权利要求相对于引用的对比文件不具备专利性的情况下，专利权人认为在同一独立权利要求中分别加入不同技术特征形成的不同技术方案相对于对比文件都可能具备专利性。

在专利无效程序中对权利要求采用上述第2种情形进行修改大体存在三种可能的情况：

一、同一独立权利要求中分别加入来自同一组权利要求中不同从属权利要求的技术特征，形成多个新独立权利要求； 二、同一独立权利要求中分别加入来自另一组权利要求中的不同技术特征，形成多个新独立权利要求； 三、同一独立权利要求中分别加入来自同一组权利要求中不同从属权利要求以及来自另一组权利要求中的不同技术特征，形成多个新独立权利要求。

专利法意义的“销售”行为边界之辨析

专利法第十一条从行为类型入手，规定了专利权人禁止权的范围，是认定专利侵权行为的重要尺度。

其中，与发明和实用新型专利的权利人相关的包括制造、使用、许诺销售、销售和进口等五种行为，与外观设计专利的权利人相关的包括制造、许诺销售、销售和进口等四种行为。

处于上游的制造、进口、许诺销售等行为，是涉嫌侵权产品的源头，对专利权人的合法权益构成现实紧迫危险，或已影响到专利权人的期待利益。

使用行为处于最下游，往往由终端用户执行，在此之前专利权人的权益受损往往已经成为事实。

而销售行为承上启下，涉嫌侵权产品籍此进入流通环节并扩散，最契合经营目的，并使得上游行为的危险性变现，从而构成对专利权人合法权益的最直接损害。

相比于其他行为的相对隐蔽性，涉嫌侵权产品因在销售环节的扩散，从而更容易被公开化。

“销售”是日常生活及商业活动中应用极为广泛的措辞，但越是这种耳熟能详的措辞，其内涵与外延越不甚清晰。

通常理解“销售”具有与“买卖”、“交易”等近似之意，实践中也极易将专利法意义的“销售”行为与合同法意义的买卖行为混为一谈。

而准确认定专利法意义的“销售”行为的含义和边界，尤其是将其与买卖行为明确区分，对于侵权行为认定与专利权人维权，以及社会公众利益保障，均至关重要。


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