商标法视角下在先使用的实践，商标走出去：马德里申请or逐个国家申请

今天，乐知网律师 给大家分享： 商标法视角下在先使用的实践与问题，商标走出去：马德里申请or逐个国家申请 。

商标法视角下在先使用的实践与问题

一、条款定位 商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

”本款通常被称为在先使用抗辩，这是2013年第三次修改商标法时新增加的一种不侵权抗辩类型，严格说来应当叫做“不视为侵权”抗辩。

因为已注册的商标，其权利在全中国的法域内都是有效的，能够禁止该法域内的任何人未经其许可在同一种或者类似商品或服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，不管其所使用的未注册商标是否在商标注册人之前就已经使用。

但是如果赋予商标注册人如此全面、强大的禁止权，也就意味着未注册商标可以生存的空间变得极为有限，对于那些已经通过善意的在先使用建立起自己声誉的未注册商标使用人来说并不公平。

为了平衡注册商标与未注册商标之间的利益，法律例外的给予善意在先的未注册商标一定范围的使用空间，这一空间实际是从注册商标的禁止权范围中“切出一块”把它作为侵权的例外来处理，所以应当将在先使用定性为“不视为侵权”的一种情况。

我国专利法对类似的情况也定性为“不视为侵权”。

专利法第六十九条第（二）项关于“先用权抗辩”就规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的……” 商标法第五十九条第三款中存在“两个在先”的规定：先于商标注册人使用和在申请商标注册前。

之所以规定“两个在先”的条件，是为了确保在先使用人是善意的，即他不知道商标注册人提出商标注册申请，也不知道商标注册人使用过其商标，只有这样使用人通过自己对其商标的在先使用并有一定影响而产生的利益才是正当的、合法的和值得保护的。

这也体现了我国商标法以保护注册商标为原则，以保护未注册商标为例外的精神，即只有符合特定条件的、经过使用产生值得保护的正当利益的未注册商标才会纳入商标法所保护的范畴。

正如有判决所指出的：商标法第五十九条第三款的规定赋予商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权，便是在注册原则作为基本原则之外，为商标在先使用人提供的补充保护。

但，未注册商标并非能与注册商标获得同等的保护，我国仍是“以商标注册制度为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度”。

除了对在先使用人及在先使用商标的要求外，商标法中也对商标注册人有要求，即只有商标注册人也是善意的时候才有适用该款的必要。

从体系解释的角度看，如果注册商标属于恶意抢注，在该商标注册后的五年内，被抢注人可以申请宣告该商标无效，无效之后注册商标的权利自始不存在，也就无权主张侵权，更无权要求在先使用人在使用自己商标时附加区别标识；即使该注册商标没有被宣告无效，但在侵权诉讼中在先使用人提出该注册商标系恶意抢注的，根据指导案例82号“歌力思”案的裁判规则和最高人民法院相关的司法政策，也应当直接驳回商标注册人的诉讼请求，而无需要求在先使用人附加区别标识。

所以，适用商标法第五十九条第三款的双方当事人应当都不具有恶意，双方仅仅是因为在同一种或者类似商品或服务上偶然选择了相同或者近似的商标而已。

商标走出去：马德里申请or逐个国家申请

一、马德里体系申请 马德里商标国际注册，即根据《商标国际注册马德里协定》或《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定，在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。

“马德里联盟”是指由《商标国际注册马德里协定》或《商标国际注册马德里协定有关议定书》所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟。

截止 2022 年9月，“马德里联盟”共有106个成员[1]。

中国、美国、德国、法国、英国、意大利、日本、韩国、俄罗斯、澳大利亚、瑞士等世界主要经济体都是马德里联盟成员。

我国的马德里国际申请量从 1990 年的 40 件到 2022 年的 2321 件、2022 年的 3014 件，再到 2022 年的 4810 件，2022年的6491件，增长突飞猛进。

因此可以看出，马德里国际注册商标申请已然成为我国企业的商标走向海外的重要途径了。

1。 马德里国际商标申请的优势 （1）文件、程序简便 马德里国际商标申请只需要向国家知识产权局递交一套申请文件，就可以将商标申请覆盖到所需进行商标注册的国家，申请人可以在“马德里联盟”中随意选择需要覆盖的国家。

马德里国际商标申请的“基础商标”可以是已在我国获得注册的商标，也可以是已在我国提出注册申请并被受理的商标。

需要向国家知识产权局提交的文件包括：马德里国际商标注册申请书、外文申请书、加盖公章或签字的申请人资格证明文件（如营业执照复印件、身份证件复印件等）；指定美国的，要提交MM18表格；委托代理人的，还应提交代理委托书。

国家知识产权局在收到申请人的马德里国际商标申请后，会将申请递交至世界知识产权组织国际局，然后通知各个国家的商标审查机构进行审查。

（2）费用低 尽管在马德里国际商标申请中可以指定不同的国家，但只需要统一向国家知识产权局缴纳一笔官方费用即可，相比于单一国家逐一注册可以节省不少费用。

当然如果申请人委托了代理机构提交马德里申请，还需向代理机构支付代理费。

马德里国际商标申请的官方费用包括： （1）基础注册费：653瑞士法郎（黑白图样）或903瑞士法郎(彩色图样)。

这个费用是固定的，只要提交马德里国际商标申请就需要缴纳。

（2）补充注册费：每个指定缔约方收取100瑞士法郎，要求单独规费的缔约方除外。

这个费用是指每个缔约方3个类别以内的商品或服务一律只收 100 瑞士法郎。

（3）附加注册费：在有补充注册费的情况下，如商品/服务的类别超过3个，每增加1个类别，增加100瑞士法郎。

该附加费按类别收取，不按缔约方数量收取。

也就是说无论申请中含有多少个缔约方，附加费都按超出的类别数量收取，不必再乘以缔约方的数量。

（4）单独规费：某些缔约方会要求收取单独规费[2]。

这项费用是针对上述（2）和（3）的费用，如果缔约方对于规费有特殊规定，申请人不是缴纳100瑞士法郎，而是根据这些国家的要求缴纳相应的费用。

此外，申请人还可以通过世界知识产权组织（WIPO）网站[3]自行计算马德里商标国际注册所需的官费，可以提前预估所需官费的数额，十分便捷。

（3）获准注册时间相对统一 马德里国际商标申请要经过国家知识产权局（形式审查）、世界知识产权组织（形式审查）、国外当地商标审查机关（形式审查或实质审查）三个阶段，根据各成员国加入的马德里协定或者马德里议定书不同的制度，如缔约国没有下发审查意见书或驳回，审查期限在12个月或18个月。

因此，相对于逐个国家申请，马德里国际商标申请获准注册的时间相对统一。

2。 马德里国际商标申请的劣势 （1）中心打击原则 《商标国际注册马德里协定》及《商标国际注册马德里协定有关议定书》第六条是有关“中心打击原则”，大意为：自商标国际注册之日起五年内，国际注册依附于在国内注册或申请的基础商标。

如果五年内，基础商标未获准注册，或被撤销、注销，或因未续展而无效，国际注册随之无效，不再受到保护。

“中心打击”的“中心”指的就是国内申请或注册的基础商标。

在国际注册后的 5 年时间内，国际注册商标的生命力依附于国内基础商标，随之而生，随之而灭。

而一旦熬过国际注册后的5年，国际注册商标就可以脱离“中心”母体，具有独立的生命力，成为国外有效的注册商标，不再受到基础商标的牵制。

对于基础商标是已申请但未注册的商标，国际注册受到的影响护比较大。

因为目前商标资源有限，新的商标申请很容易被驳回或被异议。

一旦新申请的商标未获得注册，国际注册商标也会随之消亡。

而对于基础商标是已注册的商标，在注册满三年后，有可能会被他人提出撤销申请。

如果基础商标确实未使用，被撤销的风险就会很高，国际注册商标也会面临较高风险。

因此，申请国际注册商标时，最好选择已经注册的商标为基础商标，同时选择那些商标标识显著性高、一直在投入商业使用的商标，以免被他人提出无效或撤销，根据中心打击原则影响国际商标注册。

（2）必须与基础商标的申请/注册信息保持一致 因马德里国际商标依附于国内基础商标，因此马德里国际商标申请的信息必须与国内基础商标的信息一致，这体现在： ①申请人的名称地址必须和基础商标的申请人或注册人名称地址保持一致。

有的申请人希望将马德里国际商标放在其关联公司的名下，但这是不可行的，必须要与基础商标的申请人名称地址一致。

②商标图样必须和基础商标图样保持一致。

如果国内基础商标中包含中文，有的申请人考虑到商标在国际市场的推广力度，可能希望去掉中文，只保留英文或者图形，但这也是不可行的，不能对商标图样进行任何改动。

如果申请人希望进行马德里国际申请的商标为英文商标，那么就应该选择英文商标作为基础商标。

③商标类型必须和基础商标保持一致。

比如国内商标是指定颜色商标或者立体商标，进行马德里申请的商标也必须一致。

④商品和服务不得超过基础申请或注册商品/服务的范围。

有的申请人考虑到国际市场与国内市场的不同，可能希望在基础商标的指定商品/服务中增加一些内容，但这也是不允许的。

马德里国际商标申请的指定商品/服务不能超过基础商标，也就是说，申请人可以删减，但是不能再增加。

（3）商标申请后的后续程序无法统一处理 马德里体系虽是一个经济方便的申请渠道，但仅局限于申请阶段。

自国际注册商标申请被转到各缔约方商标审查机构之日起，国际局的任务就基本完成。

在申请后的程序中，无论缔约方商标审查机构下发审查意见，还是商标遭到驳回、异议、无效或撤销，国际局仅需将这些事实通知申请人即可，后续的答复审查意见、答辩、诉讼等事宜均需申请人通过当地代理机构来解决。

例如，美国和日本对商品和服务的分类标准与中国不同，并且对商品和服务的描述方式具有较严格的要求，因此大部分马德里国家商标申请在美国和日本都会下发审查意见书，这时申请人无法通过国家知识产权局进行答复，只能另行委托国外代理机构进行答复。

二、逐个国家申请 如果申请人认为无法克服马德里国际注册申请的劣势，也可以选择通过国外代理机构向所需注册的国家直接递交商标申请。

与马德里国际注册申请相比，逐个国家商标申请具有如下优势，当然也存在相应的不足。

1。 逐个国家申请的优势 （1）效力稳固 相比与马德里国际商标申请的中心打击原则，直接在单个国家进行商标注册的优势是商标效力稳固，不必受国内商标的牵制。

甚至如果某一个商标未在国内注册，也可以在其他国家申请。

（2）商标申请信息可以自由选择 不同于马德里国际商标申请必须与基础商标信息一致，在国外递交商标新申请的方式可以自由选择。

申请人可以选择国内公司或国外关联公司作为申请人，商品和服务也可以根据企业需要自由选择，商标图样和类型也可以根据需要自行调整。

（3）商标状态可以及时跟进处理 因国外商标申请注册会通过当地代理机构提交，代理机构能及时接收到当地商标审查机关下发的各种通知、意见，并能迅速转达给申请人并提出相应的法律意见，申请人可以及时、准确地获知商标状态并及时做出响应。

2。 逐个国家申请的劣势 （1）费用高 国内申请人直接在国外申请商标时，一般是通过国内的商标代理机构联系国外的商标代理机构进行提交。

相较与马德里国际商标注册只交一份费用，逐个国家申请除了缴纳当地官方费用外，还得负担国外代理机构的代理费、中国代理机构的代理费，以及可能的申请文件公证认证费，因此费用会相对较高。

（2）申请文件和方式各异 马德里国际注册申请只需根据国家知识产权局的要求递交一套申请就可以覆盖多数国家，而单个国家逐一申请就需要根据当地商标审查机关的要求递交相应的申请资料，而不同国家对商标申请文件和申请方式的要求不同，申请人需要对这些申请文件的要求有一定了解。

对于申请文件的签署要求，有的国家规定必须提交经申请人签署的代理委托书，例如日本等；对于申请文件的形式要求，有的国家规定除了申请人的签字，还需要对申请文件进行公证认证，比如菲律宾、马来西亚、越南、印度等，此时申请人还需要负担申请文件的公证认证费用。

对于申请方式，最特殊的是美国。

美国商标注册奉行“商标使用在先原则”，要求所取得注册的商标必须已经进行了真实的商业使用。

因此，如果商标在申请时已经在美国进行了使用，可以以“实际使用”的方式提交申请，同时需要提交相应的使用证据；如果在商标申请时还未在美国使用，可以以“意图使用”的方式提交申请，但是仍需要尽快将商标在美国投入使用，并在商标通过后的特定时间内提交使用证据，如果逾期未提交，商标将不会获准注册。

（3）获准注册时间各异 逐一国家商标申请注册的时间需要遵循本国的法律规定，而各国商标注册的时间差异较大。

有的国家完成注册的时间长，比如阿根廷、安哥拉等大概需要3年左右；而有的国家注册的较快，大概6个月左右即可完成，比如欧盟，这是由于因欧盟知识产权局不对商标申请进行实质审查，不会主动引用在先商标而驳回商标申请，因此如果没人提出异议，欧盟商标基本在6个月左右就可以获得注册。

复审无效：商业模式相关发明的专利保护

《专利审查指南》规范了涉及计算机程序的商业方法相关发明的专利申请。

但是，极具市场价值的商业模式并不一定全都由计算机来实现。

2022年度专利复审无效十大案件06给出了如何保护商业模式相关发明的启示。

无人餐厅——一种餐饮经营模式 众所周知，在餐厅服务系统中，饭菜和/或饮料的准备和提供通常包括以下几个阶段：第一阶段是厨师将食材加工成饭菜的阶段，称为“备菜阶段”；第二阶段是饭菜由后厨送到服务员或服务生的阶段，称为“传菜阶段”；第三阶段是饭菜由服务员或服务生到顾客餐桌的阶段，称为“上菜阶段”。

为了适应这几个阶段，餐厅通常会有厨师（负责备菜）、传菜员（负责传菜）和前厅服务员或服务生（负责上菜）等分工和工种。

同时，为了保证菜品的卫生，一般情况下，厨师和传菜员主要在后厨区域工作，甚至在分工和管理更精细的餐厅，传菜员在后厨区域和前厅（顾客就餐区）之间工作，而不能进入后厨区域，服务员或服务生则在顾客就餐区提供服务。

随着餐饮行业的发展，由西餐的冷餐会发展而来的自助餐则是将饭菜放在服务台上，由顾客自行取用，顾客由此可以体会不受约束、按需取用的就餐体验，这种方式虽然减少了前台服务员或服务生的使用，但饭菜和或/饮料通常都是由传菜员从后厨传送并布置到服务台的。

发展到近代，有些餐厅采用了诸如机械或电力等的传送系统将饭菜从后厨传送到传菜口，再由服务员从传菜口取走饭菜和/或饮料，并将其送到顾客的餐桌上。

随着移动支付的普及，无人餐厅作为服务员最少的一种餐饮经营模式，既提供了高效的全环节经营效率，同时又为顾客提供了完美的就餐体验。

失重餐厅之所以又被称为“无人餐厅”，是因为“无人点餐、无人送餐、无人收银”三大经营特色，其中“无人点餐、无人收银”两大环节是通过智能收银系统来实现的。

顾客进店后，服务人员会引导他们到相应餐位就坐，餐桌上放置着不同颜色的点餐iPad，顾客可以通过iPad上由客如云定制的菜单自主点餐，并扫码支付。

支付成功后，顾客的下单信息会实时同步到厨房显示系统，厨师根据信息出餐，并将餐品递给双螺旋轨道，用失重原理飞速送餐到桌。

对于这种新型的餐饮经营模式，无法通过描述“无人点餐、无人送餐、无人收银”的商业规则来对其进行专利保护。

其中，“无人点餐、无人收银”两大环节可以通过涉及计算机程序的商业方法相关发明进行专利申请。

本文重点通过分析针对“无人送餐”的发明专利——“餐馆服务系统”来理解如何保护涉及商业模式的发明。

“餐馆服务系统” 自2007年开始，海妮麦克公司（HEINEMACK GMBH）在全球多地开设了以轨道重力送餐系统为特色的“过山车餐厅”。

本专利是海妮麦克公司的“过山车餐厅”系列专利之一，且为体现其餐厅设计理念和技术的核心专利。

下面，我们分别看看该专利申请时、授权时和无效确权后的权利要求1： 1（申请时）、餐馆服务系统(2)，需包括： a)至少一个用以烹饪和/或准备饭菜和/或饮料的后厨区(3)； b)至少一个顾客就餐区(4)，该区需特别为顾客配置一张或者多张餐桌(5)； c)后厨工作区(3)和顾客就餐区(4)通过饭菜和/或饮料的传送系统(6)相连接； d)传送系统(6)将饭菜和/或饮料由后厨工作区(3)运送至顾客就餐区(4)； e)通过传送系统(6)将饭菜和/或饮料由后厨工作区(3)运送至顾客就餐区(4)的运送过程依靠重力作用实现。


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