从权利要求保护范围看审查意见的答复及修改，专利分案申请讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 从权利要求保护范围的角度看审查意见的答复及修改 ，专利分案申请讲解 。

从权利要求保护范围的角度看审查意见的答复及修改

在答复审查意见时，如何从权利要求保护范围的角度来看审查意见的答复及修改，才能在授权的基础上为申请人争取最大的利益，本文结合一个案例进行探讨。

一 概念性介绍 根据《专利法》第五十九条第一款的规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

《专利审查指南》第二部分第二章（说明书和权利要求书）中第3节权利要求书记载内容如下：在一件专利申请的权利要求书中，独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。

二 案例介绍 1、涉案专利信息如下 申请号：202210839832.2 授权公告号：CN113459839A 申请日：2022年7月23日 发明名称：基于直流充电座温度补偿的方法及装置 申请人：国内某高科技公司 2、背景技术 随着新能源汽车的发展，如何安全准确快速地给车辆端充电成为新的市场需求。

然而，目前在充电过程中，由于温度传输延迟会造成温度的误差，即导致采集的直流充电座端子的温度不准确，从而不能保证安全准确快速地给电动车辆充电。

本申请解决的技术问题：在给电动车辆充电的过程中，对由于温度传输延迟造成的温度误差进行补偿。

3、技术方案 1。 一种基于直流充电座温度补偿的方法，其特征在于，包括：

采集直流充电座端子的温度； 计算不同电流值对应的温度补偿函数系数； 根据采集的直流充电座端子的温度，不同电流值对应的温度补偿函数系数，以及预先建立的温度补偿函数，得到修正后的温度； 所述修正后的温度被发送至电动车辆的充电控制器。

4、技术效果 在给电动车辆充电的过程中，对由于温度传输延迟造成的温度误差进行补偿，实现了安全准确快速地给汽车充电。

5、该案历时1年零8个月获得授权，审查过程如下图所示：

下面针对审查及答辩过程进行详细介绍：

（1）一通 2022年5月9日国家知识产权局下发第一次审查意见通知书，审查员检索到2篇对比文件，该通知书的主要内容是：审查员指出：权利要求1、6、11-12不具备创造性。

关于权利要求1，审查员指出：对比文件1公开了一种用于确定完全充电的能够准确检测电池温度的电池充电器，实质上公开了充电座温度补偿的方法，其公开了本申请权利要求1的部分技术特征，认为区别技术特征为：“本申请用于拟合直流充电座端子的温度；根据预先建立的温度补偿西数，得到修正后的温度；所述修正后的温度被发送至电动车辆的充电控制器”，并且认为该区别技术特征被对比文件公开了或是本领域技术人员的常规技术手段。

申请人选择的答辩方式是：

方案1，即不对权利要求1进行修改，直接进行答辩。

众所周知，不修改而直接反驳的话，审查员有可能坚持认为权利要求1是不具备创造性的，导致在一通就会被驳回，是有一定风险的，因此，我方与申请人IPR取得联系，告知驳回风险，并发函提示风险。

根据IPR的指示，我方撰写答辩稿并提交一通答辩。

（2）二通 针对我方的第一次审查意见答复，审查员继续进行审查，下发了第二次审查意见通知书，重新检索了3篇对比文件，用3篇对比文件的结合评述本申请权利要求1的创造性。

在第二次审查意见通知书中，审查意见指出：对比文件3公开了一种用于检测温度的组件及具有这种组件的触头组件，根据附图的启示实质上公开了充电座温度补偿的方法，其公开了本申请权利要求1的部分技术特征，认为区别技术特征是：“计算不同电流值对应的温度补偿函数系数：根据采集的直流充电座端子的温度，不同电流值对应的温度补偿函数系数，以及预先建立的温度补偿函数，得到修正后的温度；所述修正后的温度被发送至电动车辆的充电控制器”，并且认为根据对比文件3和4公开的内容，该区别技术特征是本领域技术人员容易想到的，是常规技术手段。

基于说明书内容，在权利要求1中加入了技术特征：“用求取微分的方式”；基于说明书第3页第20行及4-7行的内容，在权利要求1中加入了技术特征：“所述修正后的温度为：调整了由于端子的温度传输到温度传感器上的延迟及损耗对温度造成误差的温度”，将权利要求1修改为：

一种基于直流充电座温度补偿的方法，其特征在于，包括：

采集直流充电座端子的温度； 用求取微分的方式计算不同电流值对应的温度补偿函数系数； 根据采集的直流充电座端子的温度，不同电流值对应的温度补偿函数系数，以及预先建立的温度补偿函数，得到修正后的温度；所述修正后的温度为：调整了由于端子的温度传输到温度传感器上的延迟及损耗对温度造成误差的温度，所述修正后的温度被发送至电动车辆的充电控制器。

最终，审查员接受了我方第二次审查意见的修改，在2023年的4月25日授权该申请发明专利权。

专利分案申请讲解

分案申请受广大专利申请人的喜爱，不论母案状况如何，几乎随时可以提出分案：母案被授权，收到授权通知之日起2个月内可以分案；母案被视为撤回，恢复权利后可以分案；母案被驳回，自收到驳回决定后3个月内，不论是否提出复审请求，都可以分案；在提出复审请求的时候，以及在对复审决定不服提起行政诉讼期间，还可以分案；甚至，在母案结案后，如果分案被审查员指出存在单一性缺陷，申请人还可以再次提出分案。

不论申请人是为了弥补原始申请的缺陷，还是为了尝试获得更有利的审查结论，还是为了迷惑竞争对手。

近年来，专利界涌现出一些分案大咖，他们能从一件母案分出数十件乃至数百件分案。

分案的真正高手，还数某世界500强企业。

该企业基于一件于1997年7月22日进入中国国家阶段的申请，分别于2002年提出两件分案（子代，距申请日7年），于2007年提出一件分案（孙代，距申请日12年），又于2012年提出一件分案（曾孙代，距申请日17年）。

结果母案和分案全部获得了授权。

令人匪夷所思的是，其曾孙代分案获得授权是在专利保护期期满后8个月！鉴于这种状况，很多业内人士惊呼：分案被滥用了，该管管了！ 2022年，国知局的国知复专0044号行政复议决定认为，“原申请符合单一性的要求，且XX公司提出分案申请时，该分案申请的权利要求与原申请的原始权利要求属于同一发明构思，不属于可以分案的情况。

”也就是说，分案不是你想提就能提的，得看母案与分案的发明是否符合单一性的要求。

只有在二者不具有单一性的时候，才能提出分案申请。

上述复议申请人不服，起诉到北知院。

北知院的京73行初3088号行政判决书认定，“如果经审查后发现原申请符合单一性的要求，且分案申请的权利要求与原申请的原始权利要求属于同一发明构思时，不属于可以分案的情况。

”北知院维持了国知局的复议决定。

官方的接连两记重拳，给热爱专利申请的小伙伴们造成了恐慌，于是大家惊问：以后还能不能分案了？分案的法律没变，分案还可以提。

对于这种把分案与单一性绑定的做法，以为不妥。

话说分案之产生，确实因单一性而起。

在早期的专利制度中，原本没有单一性的提法。

只要你愿意公开发明，且给国家交一笔钱，经审查合格后，国家就给你授予一定时间的独占权。

通常，一件专利保护一项发明，申请人为此应该缴纳一份费用。

后来，有些聪明的申请人发现了省钱秘笈：在一件申请中包含若干项发明，但只交一份钱。

这样做让审查机关很不爽。

一来，你想少花钱多办事，把几项发明合在一起让我审查，但你知道这样使专利的分类、检索、评价有多难吗？二来，你这种大杂烩式的专利，也不方便人民群众查找、利用啊！于是，各国专利法都规定，一件专利申请只能包含一项发明。

属于一个总的发明构思的两项以上的发明，可以作为一件申请提出。

这就是业内所说的专利申请的“单一性”要求。

对于那些有意或无意地在一件申请中包含了多项不符合单一性的发明的专利申请，审查员会要求申请人删除多余的发明，把发明限制在一项或符合单一性的几项。

对于那些被迫删除的发明，申请人可以选择放弃，也可以提出分案申请，此即所谓的“被动分案”。

对于不符合单一性的专利申请，如果审查员没有指出单一性问题，而且还获得了授权，那没关系，就当国家给你买一赠N了。

当然，即使审查员不指出单一性问题，申请人也可以提出分案请求，此即所谓的“主动分案”。

大家很快发现，主动分案，益处多多：如果对审查结果不满意——分案啊，换个审查员结果可能就不一样了！如果觉得保护范围概括得不理想——分案啊，重新概括一个更大的！如果有竞争对手想绕过你的专利保护范围——分案啊，把更多可能的方案包括进来，走自己的路，让别人无路可走！如果想让竞争对手觉得你的发明高深莫测而不敢轻举妄动——分案啊。

有人说分案被“滥用”了，并且指出了“滥用”分案的罪状：

罪状一，浪费审查资源。

很多分案的技术方案相同或相似，导致重复审查，降低了审查效率，浪费了审查资源。

罪状二，损害审查机关的权威性。

针对相同或相似的分案，不同的审查员可能会采用不同的法律依据，还可能会得出不同的结论，致使审查结论的权威性受到损害。

罪状三，导致重复授权。

大量相同或相似的分案差不多同时由不同的审查员审查，审查员彼此不清楚对方的审查状况，容易导致重复授权。

罪状四，骗取国家资助。

罪状五，申请人获得不当得利。

分案可能会修改超范围，或扩大保护范围，申请人获得了不当得利。

罪状六，损害公众利益。

分案使专利保护范围长期处于不确定状态，让人民群众无所适从，损害了公众利益。

实际情况如何呢？其实，粗略估算，就全国来看，发明专利申请中的分案数量应该占发明申请量的不到10%，实用新型和外观设计的分案均应占对应申请量的不到1%。

从数量上看，分案还没到泛滥成灾的地步。

前文说到的“疯案”只是极端的例子。

这些分案里边，多数应该是出于保护发明创造的需要（且不说其发明创造的水平有多高，至少申请人认为有这种需要）。

真正以谋取非法利益为目的的申请，应该只是少数。

毕竟，分案是一项风险投资，得不偿失的可能性很大。

不到紧要关头，谁愿意花钱打水漂玩呢？！分案申请本来是针对单一性缺陷的救济措施，后来扩展到可以通过分案来克服其他缺陷，从而充分地保护申请人所做出的发明。

对于申请人来说，这无疑是一条善政。

“ 比如，作为各国专利法基石的《巴黎公约》仅规定申请人可以主动分案，但并未规定主动分案须以专利申请不符合单一性为前提。

[见第4条G（2）]又如，在欧洲，母案和分案申请不可以保护相同的主题，这两个申请所要求保护的主题的区别必须可以清楚辨别。

又如，在美国，申请人不能主动提出分案申请，但可以采取继续申请或部分继续申请的形式来实现分案的目的。

又如，在日本，专利申请人可以将包含两项以上发明的专利申请的一部分，分割为新的专利申请。

”可见，不论是国际条约，还是上述国家和地区的分案规定，都仅要求母案申请与分案申请保护不同的主题，且两者应能够明确的区分，即它们应属于不同的发明，但并未规定主动分案必须以母案存在单一性缺陷为前提。

中国是《巴黎公约》缔约国，关于分案的规定与上述有关规定基本一致。

《专利法实施细则》第42条第1款规定，一件专利申请包含两项以上发明、实用新型或外观设计的，可以提出分案申请。

据此，一件专利申请包含“两项以上发明、实用新型或外观设计”是提出分案的前提条件。

《专利审查指南》规定，专利申请不符合单一性要求的，申请人可以主动要求分案，也可以按照审查员要求而分案。

根据逻辑，原命题成立，其否命题不一定成立。

此处的原命题是“不符合单一性的，可以分案”，但其否命题“符合单一性的，不可以分案”则不一定成立。

依我拙见，指南的此规定仅表明，专利申请存在单一性问题是可以提出分案的情形之一，而非前提条件。

《专利法》第二十六条第3款的案例分析

《专利法》第二十六条，规定如下：

第二十六条，申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。

在早期审查过程中，由于撰写水平有限，及申请人经常自行撰写提交专利申请，第二十六条3款及二十六条4款的问题较多。

随着专利代理行业的飞速发展，国家知识产权局也对审查出台了一些规定，第二十六条3款出现的问题越来越少。

在代理人日常工作中，关于专利法第二十六条的问题，遇到较多的条款是第二十六条4款，通常称为：不清楚、不支持。

这类意见通常指出：缺乏引用基础，术语前后叙述有误，有多余的“所述”，公式、参数记载不清楚等，导致保护范围不清楚；由于保护范围较大，说明书仅记载了唯一的实现方式，使权利要求得不到说明书支持。

关于第二十六条4款的问题，有时是为了更好的保护范围，在前期撰写时有层次将保护范围从大至小来进行权利要求的布局，较大的保护范围在实审中可能会出现得不到说明书支持的问题，通过修改权利要求即可克服，而其他保护范围不清楚的问题，通常是由于撰写笔误造成，也可以通过修改克服。

整体来看，第二十六条4款的问题属于比较容易克服的问题。

对于第二十六条3款，其规定了“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点”。

关键的是“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，关于这点代理师们理解的意思千差万别，可能由于专业与案件并不完全对口，亦或是存在理解偏差致使A读完一篇专利方案可能会认为该技术方案不能实现，B读完会认为该技术方案能够实现。

因此，关于第二十六条3款的问题，在经过专利代理师处理后的案件中较少出现，由于专利代理师在撰写过程中要梳理技术方案的结构关系、处理流程等，经过与发明人的反复沟通确认，所形成的技术方案在专利代理师的角度，可以认为是叙述清楚、完整的技术方案，所属技术领域的技术人员能够实现。


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