伦敦协议生效影响欧洲专利法律状态检索，利用分案策略保护专利权讲解

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伦敦协议生效影响欧洲专利法律状态检索

旨在降低欧洲专利翻译费用的《伦敦协议》。

目前已有13个《欧洲专利公约》缔约国向欧洲专利组织交存批准书。

在《伦敦协议》生效之前，申请人在其欧洲专利授权后，要想在各成员国生效，须将欧洲专利文件翻译成这些国家的官方语言，并提交给各成员国。

这给申请人带来极大的额外经济负担。

据悉，此项翻译费用合计高达专利费用总额的40%，平均约为3，800欧元。

《伦敦协议》通过引入一种新的专利文件翻译制度，为申请人节省大量资金。

根据《伦敦协议》第1(1)条的规定，任何官方语言中包含欧洲专利局(EPO)官方语言之一的成员国，应取消对欧洲专利的翻译要求。

根据《伦敦协议》第1(3)条的规定，如果成员国的官方语言中不包含EPO官方语言之一，则有权要求申请人将欧洲专利申请的权利要求书翻译成该国指定的一种官方语言。

此外，根据《伦敦协议》第1(2)条的规定，这些国家还可以要求申请人将欧洲专利申请的说明书全文翻译成该国指定的一种EPO官方语言。

对于未指定任何语言的成员国，申请人则无须提交说明书译文。

目前，《伦敦协议》适用于上述已向欧洲专利组织交存批准书的13个国家，且这一范围将继续扩大。

所有2008年5月1日以后(含当日)授权的欧洲专利进入这13个国家时适用该协议的规定。

但有些国家(如瑞士)将专利适用范围扩大到2008年2月1日以后(含当日)授权的欧洲专利，有些国家甚至将此适用时间起点提前到2007年12月1日。

具体的已加入《伦敦协议》各成员国对译文的要求以及适用范围如表1所示。

《伦敦协议》的生效对于追踪进入国家阶段的欧洲专利法律状态有一定影响。

目前要确定欧洲专利是否已进入国家阶段，最可靠的方法是查看申请人向成员国提交译文的有关记录。

目前，丹麦、葡萄牙和意大利等国家向EPO的法律状态数据库提供这些数据。

当然这种追踪欧洲专利法律状态的方法不适用于爱尔兰和英国等以EPO官方语言之一为使用语言的国家。

《伦敦协议》生效后，对于所有官方语言包含EPO官方语言之一的国家(如英国、德国、法国和瑞士)，追踪进入这些国家的欧洲专利法律状态将受到影响。

因这些国家现已取消提交译文的要求，故无法获取提交译文的信息。

预见到这一问题后，EPO已及时寻求到一种解决方法，即自2007年11月起，引入向EPO法律状态数据库提供“授权后数据”的方法。

此解决方法覆盖所有成员国，因此这种方法甚至要优于依靠提交译文的信息追踪欧洲专利法律状态的方法。

(何艳霞) 表1 《伦敦协议》成员国对译文的要求以及适用范围 国家 说明书全文 译文要求 权利要求书 译文要求 适用于 英国 无 2007年12月1日以后(含当日)授权公告的欧洲专利 瑞士 列支敦士登 2008年2月1日以后(含当日)授权公告的欧洲专利 卢森堡 摩纳哥 法国 德国 2008年5月1日以后(含当日)授权公告的欧洲专利 克罗地亚 丹麦 冰岛 荷兰 英语 克罗地亚语 丹麦语 冰岛语 荷兰语 拉脱维亚 斯洛文尼亚 无 拉脱维亚语 斯洛文尼亚语

充分利用分案策略保护专利权利讲解

进而，审查指南（以下，除非有特别的说明，指2022年11月1日起施行的修改后的审查指南）第一部分第一章5.1等对分案申请制度进行了细化的规定。

在实务当中，对于申请人来说，只要利用得当，分案申请制度是一项非常有利的制度。

二、分案申请的类型和时机 根据审查指南第一部分第一章5.1。1的规定，分案申请大体可分为主动分案（主动提出分案申请）和被动分案（依据审查员的审查意见提出分案申请）两类。

进而，审查指南第一部分第一章5.1。1 (3) 中规定了主动分案和被动分案的时机，其中：

主动分案（包括主动针对母案提出分案申请和主动针对已提出的分案申请再次提出分案申请这两种情况）并不要求母案存在单一性问题，只要母案处于未最终结案（pending）状态，随时可以基于母案提出分案申请；而被动分案（针对被审查员指出存在单一性缺陷的分案申请（即“一代分案”）再次提出分案申请（即“二代分案”））不受主动分案时机的限制，只要审查员指出单一性缺陷，而且一代分案处于pending状态，即便是母案不再pending，也可以进行分案。

下面，笔者根据上述规定，将可以分案的时机汇总如下表。

三、充分利用分案策略使申请人权利最大化 在实务当中，如果能充分利用分案策略，往往能够为申请人争取到尽可能多的权利，获得满意的效果，具体说明如下。

基本功能 当专利申请被指出单一性缺陷时，可以考虑将为克服单一性缺陷而不得不删除的权利要求和/或技术方案提交分案申请。

创造争辩机会 如果申请人认为争辩理由非常充分，但母案审查员或合议组无论如何都不接受，从而导致母案被驳回或者维持驳回决定，可以考虑提出分案申请。

由此，可以继续针对分案申请进行答复，从而增加了争辩的机会。

在某些情况下，可能专利申请恰逢审查指南的修改或者审查政策的变化等，而修改后的审查指南或者变化后的审查政策非常有利于申请人的专利申请，可以在针对母案利用延期、恢复、提交复审请求、甚至针对复审决定提起行政诉讼来拖延审查进程之外，还可以充分利用上表中的提到的分案期限来进一步延缓审查进程，以等待修改后审查指南的施行或政策的落地，从而使申请人的专利申请获得授权。

例如，通过审查指南的本次修改，“未经过体内发育的受精14天以内的人类胚胎分离或者获取干细胞技术”成为专利授权的客体，此外，对于GUI来说，不再要求与具体应用的产品结合。

从战略考虑出发，及时保护核心产品的同时争取保护范围最大化 一般来说，一件专利申请的权利要求是对核心技术方案进行适当上位概括而得到。

另一方面，在专利申请的审查中，必须全部权利要求都具备授权条件才能获得授权。

实务中，往往申请人与审查员之间仅就核心产品所涉及的权利要求/技术方案之外的权利要求/技术方案的可专利性存在争议而使审查进入未决状态，由此本申请短时间内授权前景不明朗。

同时，申请人的核心产品即将上市，或者涉及其他与专利授权相关的利益，如果专利申请不尽快获得授权，上市的产品就面临被仿冒或者相关利益受损的风险。

这种情况下，可以暂时先将争议的权利要求或技术方案删除，从而使核心产品涉及的权利要求/技术方案尽快获得授权。

然后，针对被删除的权利要求/技术方案，提交分案申请。

避免技术方案被捐献 实务中，由于某些原因而导致希望保护的技术方案被遗漏在说明书中而未被写入到权利要求书中，又错过了主动修改的时机，而且在答复审查意见通知书时，通常不能把原说明书中的技术方案作为新的权利要求写入权利要求书。

这种情况下，可以考虑针对上述未被写入权利要求书的技术方案进行分案申请，从而使得这些技术方案有希望获得保护，避免因仅记载在说明书中而捐献给公众。

迷惑竞争对手 在专利申请的初期，特意不将可能造成竞争对手侵权的技术方案写入权利要求书，而将其隐藏在说明书中，从而使竞争对手在早期难以检索到申请人的专利从而放松警惕。

根据申请人的战略、市场情况、以及竞争对手的情况等，在适当的时机把可能造成竞争对手侵权的技术方案进行分案，由于竞争对手可能只检索到母案的授权权利要求，而对分案的授权权利要求关注不够，从而落入分案授权权利要求的保护范围。

由此，可以在获得授权之后打击竞争对手。

此外，在说明书中存在多个可能造成竞争对手侵权的技术方案的情况下，可以利用上述提到的策略拖延审查进程，使母案处于pending状态，在此期间内，在适当的时机不断提出分案申请，从而使竞争对手难以预期申请人会将说明书中的哪个技术方案提交分案申请进行保护，从而对潜在的竞争对手造成震慑作用。

由此，这些仅记载在说明书中的未授权的技术方案可能起到了等同于授权技术方案的保护作用。

利用n代分案进行专利布局 以上提到的几种策略都是基于主动分案。

如果母案无法继续pending，可以考虑在母案结案之前，提交一件或多件有明显单一性的分案申请。

当分案审查员指出单一性问题时，再针对该分案申请提交二代分案。

以此类推，按照现行专利法实施细则和审查指南的规定，一般来说，如果二代分案也被指出单一性问题，且该分案处于pending状态，还可以据此提交分案。

不过需要注意的是，在少数情况下，有可能即使存在单一性问题，审查员也不会指出。

因此，在实务中，该策略不能保证百分之百成功，需要谨慎使用。

以上列举了一些策略供申请人在实务操作中参考，而并非穷举，申请人可以综合考虑自身的战略、专利布局、竞争对手等因素，采用合适的分案策略。

最后，申请人在提交分案申请时，还应当注意专利法实施细则和审查指南的一些特别规定，例如分案申请的类别应当与原申请的类别一致。

此外，目前国家知识产权局对于非正常申请的监视非常严格，如果分案申请的权利要求与母案申请的权利要求完全相同，就有可能被认定未非正常申请，因此，建议在提交分案申请时，就使分案申请的权利要求不同于母案的权利要求，而不是先提交与母案完全相同的权利要求的分案申请，然后再进行主动修改。

全球专利制度比较：“新颖性”审查基本原则讲解（亚洲篇）

01 日本新颖性的法律基础 日本对新颖性的定义主要基于第二十九条，原文如下图。

该条法案被认为提出了授予专利的条件，包括实用性（“工业上可利用”）、新颖性（列举现有技术情形）、创造性（基于现有技术容易实现的不可专利）。

到了具体的新颖性审查，日本专利审查指南指出，“在存在不同点的情况下，审查员判断为权利要求所限定的发明具有新颖性；在没有不同点的情况下，审查员判断为权利要求所限定的发明不具有新颖性”。

02 没有明文提出，实务中也遵循「実質同一」破坏新颖性 日本没有将“实质相同”原则落在专利法的明文中，但实际上，日本在专利实务中也关注实质相同「実質同一」：一方面，基于公知常识和惯用技术附加、去除、转换，视为实质相同，另一方面，对中国审查指南强调的“相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果”，也有隐含的考量。

比如，知识产权法庭判例平成29年（行ケ）第10167号〔积层膜案〕中，专利人主张专利薄膜相比对比文件，印刷层虽然使用与专利相似的原料，但厚度设计不同，能够带来更好的耐药性、吸水率等效果。

然而法庭认为，不同厚度只是为了得到特定成型性、机械强度使用的“具体手段上的微小差别”，也“没有其他不一样的新的技术效果”，因此对应的权利要求与对比文件是同一的。

注：日本知识产权法庭「知的財産高等裁判所」，主要管辖日本国知局行政诉讼一审和技术复杂类案件二审。

在日本，所有技术复杂类侵权案件一审均由东京、大阪法庭集中管辖。

这种“同一”也与表现形式无关。

比如专利所申请的结构已经有现实实物，同样要认定没有新颖性。

（参考 最三小判昭和31？4？24裁判集民事21号853頁） 其他比如“单独对比”（《审查指南》第III部第2章第1節2）、下位概念公开影响上位概念新颖性（《审查指南》第III部第2章第3節3.2）等原则与中国一致。

03 日本同一发明人的先后两份相同申请不算抵触申请 日本“抵触申请”叫「拡大先願」（所谓“先愿”即“申请”），也被称为「準公知」，或「公知の擬制」，主要由《专利法》第二十九条第二款描述。

昭和三十四年版专利法第三十九条中，日本在后申请只与已经公开的在先申请做对比，只要内容不一样就可能获得专利，可能造成二次授权，于是在昭和四十五年进行了改正（参考特許庁『特許法』的注释本），相当于扩大了「先願」（先申请，专利法第三十九条）对比的范围，同时扩大相对于第二十九条第一款规定的「公知」的定义范围，也相当于拟定了新的「公知」范围。

特别要注意，由于以上历史原因，日本的“抵触申请”条款不包含同一申请人或同一发明人的情形，所谓“相同”指代发明人完全相同或申请人完全相同。

如果在先在后提交的两份相同的申请的发明人全部相同或申请人全部相同，日本专利局不依据“扩大先愿”驳回，转而依据第三十九条「先願」的先申请制度，基于在后申请没有「新規性」驳回。

驳回的结果一样，只是依据不同。

中国则没有这一例外。

可以看出，在日本专利角度，上述二十九条第二款，由于涉及公知、先申请制度、新颖性，与第二十九条第一款新颖性条款、第三十九条新申请条款形成互补。

这里不妨进行简单对比—— 04 日本专利审查流程 官费总计：发明专利，（授权+3年年费）约18万日元，相当于9000人民币；实用新型，（授权+3年年费）约2万日元，相当于1000人民币；外观设计，41500万日元起，与是否有秘密设计、年份等均有关。


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