新颖性审查基本原则（欧洲篇），治理非正常专利申请与知识产权高质量发展

今天，乐知网律师 给大家分享： 全球专利制度比较：“新颖性”审查基本原则讲解（欧洲篇） ，治理“非正常专利申请”与推动知识产权高质量发展讲解。

全球专利制度比较：“新颖性”审查基本原则讲解（欧洲篇）

01 欧洲不接受惯用技术置换的“实质相同”原则，但认同基于“固有特性”的公开能够摧毁在后专利的新颖性 新颖性主要包括两个问题：现有技术如何划分，以及新旧技术如何比对。

对于前一个问题，欧洲采用“绝对新颖性”原则，将全世界以任何形式在先公开的技术均视为现有技术，这跟中国一样；但对于后一个问题，欧洲强调“可直接明确地”从对比文件中得出主题内容，而将对比文件的教导解释为包括众所周知的技术等同置换是不可取的，这是一个创造性问题（审查指南G VI-1，复审委判例I。 C。 4.5提到等同手段只在创造性中予以考虑）。

中国则认为惯用技术手段置换属于新颖性问题。

那么欧洲专利局口中的“可直接明确地”要明确到什么程度呢？欧洲专利局给出了两个围绕“包含用途特征的产品权利要求”（借用中国专利审查指南用语）的例子。

在明确使用橡胶的弹性特性的情况下，剥夺使用其他弹性材料的新颖性； 对于“用于铁水的模具”这一基于目的进行描述的权利要求，模具材质显然不能使用冰，所以这条权利要求不包含冰这一材质，也就不会剥夺使用冰做铁水模具的新颖性。

反之，任何已知的、其性质能适应这一模具使用条件的材料都视为被剥夺了新颖性。

（审查指南F IV-29） 更加直接的答案出现在欧洲复审委判例集（Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office）关于“隐含特征Implicit feature”的讨论中，所谓“直接明确”需要毫无疑义地从对比文件中总结得出(T 701/09)、必要地从语境中得出(T 1523/07)、本领域从业者无法想象其他情形(T 287/16)、本领域从业者从明确的描述中必要得出的结果（T 1523/07，比如基于科学常识）。

对比中国，欧洲的“隐含特征”直觉上非常类似专利中国审查指南第二部分第三章3.2。5（2）包含用途特征的产品权利要求中提到的“产品本身固有的特性”。

某化合物X既可作为催化剂又可作为染料，如果二个用途的X在结构、晶形上没区别，那么仅是用途不同不足以支撑X获得第二个产品专利。

可见如果我们划出新颖性认定的范围，简单地在包含用途特征的产品权利要求中将使用橡胶换成其他弹性材料不具有新颖性，因为该用途公开隐含了固有特性；而将描述结构的产品权利要求中，把螺栓换成螺钉在欧洲就可能获得了新颖性，因为“螺钉”不能“毫无疑义”地从“螺栓”的概念中得到。

欧洲这一严格对比新颖性的做法被SCP称为“Photographic Novelty”，对应接受“实质相同”原则的中日韩，后者的新颖性认定被称为“Enlarged Novelty”。

实际上，SCP于2000年前后开始考虑草拟一份统一的《实体专利法草案Substantive Patent Law Treaty》，但很快就发现各国在实体问题上分歧过大而不得不于2006年放弃。

新颖性究竟应当是“photographic”还是“enlarged”就是SCP当时遭遇的难题之一。

02 抵触申请 欧洲不管在先申请和后申请的发明人、申请人是否相同，都适用抵触申请，没有日本式的例外。

即使在先申请和后申请的发明人、申请人相同，如果在先申请的说明书或附图等中公开了后申请的发明，则后申请相对于在先申请被视为没有新颖性。

2000年前EPC规定的抵触申请还涉及到指定国问题，由于2007年12月13日实施的修正案，相关规定已经被取消。

抵触申请方面，由于各国规定不尽相同，有必要进行简单总结例外情形：

03 欧洲专利审查流程 官费总计：欧洲专利只有发明专利，以线上、EPO直接申请为例。

135欧元申请费+1360欧元欧洲专利新颖性申请+1840欧元实质审查+660欧元指定全部生效成员国+1040欧元授权，总计5035欧元，约4万人民币。

治理“非正常专利申请”与推动知识产权高质量发展讲解

据国家知识产权局数据统计，高价值发明专利审查周期压减至13个月，发明专利平均审查周期压减至16.5个月，提前完成审查周期五年压减的目标任务；在审查效率大幅提高的同时，审查质量也得到稳步提升，专利审查质量用户满意度指数达到85.7，连续13年保持在满意区间，发明专利审查结案准确率高达93.4%，保持稳中有升。

这份专利审查提质增效的成绩单着实亮眼。

而另一方面，国家知识产权局也一直高度重视打击非正常专利申请的工作。

据公开信息显示，国家知识产权局共分4？批向地方局通报非正常专利申请？81.5？万件，通报后专利申请撤回率为97%，还约谈了数千家代理机构，并公布了对专利代理机构的处理结果，包括罚款、吊销营业执照等等。

虽然2022年打击非正常专利申请的数据至今尚未公开，但从全国多地市场监督管理部门公布的各批次通报结果，能够简单推测出一二，多地的撤回率大多保持在90%左右，甚至在多个县级区域撤回率达到了100%，也侧面反映政府对非正常的“零容忍”态度，打击非正常专利申请已经成为常态化工作。

打击非正常专利申请是治理数量虚高、维护知识产权制度稳定运行、强化知识产权保护、促进高质量发展的必然要求，能最大限度发挥财政资金使用效益，使真正的发明创造和高价值发明专利申请得到充分的审查资源保障，维护真正创新主体的合法权益，确保国务院“放管服”审查周期压减目标任务顺利实现。

另外可以看到，国家知识产权局一面在持续加大打击非正常专利申请代理行为工作力度，另一面也在制度优化上努力做着新的探索，比如代理监管长效机制的设计与建设、专利代理“白名单”制度的探索建立等等，进一步引导知识产权服务向专业化与高水平发展，大力提升知识产权服务水平，更好地服务经济高质量发展。

知识产权保护为实现创新驱动发展战略目标提供了重要的制度支撑和法律保障。

在专利制度的激励下，我国专利申请数量飞速增长，在我国专利数量登顶全球首位的十余年间，非正常专利申请问题也在悄无声息地暴露出来，大量“问题专利”和“垃圾专利”的出现，严重制约着我国专利制度与创新体系的健康发展。

我国专利“大而不强，全而不优”和各种非创新、非市场因素导致的数量虚高问题亟待解决，高质量创造以及高质量保护已成为当前紧迫任务。

2022年底，国家知识产权局发布并实施了《专利质量提升工程实施方案》，从专利全链条发力促进专利质量提升，推动我国专利“由多向优、由大到强”转变，并以提高知识产权创造和科技创新能力，实现知识产权强国战略为目标。

而为了实现对症下药，进一步提升我国专利申请质量，加快建设知识产权强国，2022年起国家知识产权局开始“严打”非正常专利申请。

近年来我国在专利质量提升工程上所做出的努力与所取得的成绩，同时也需要正视我国在打击非正常工作开展中所暴露出的一些问题与不足，值得大家深入反思、汲取教训和改进工作。

而当下问题主要集中在以下几个方面：

1、非正常专利申请行为的打击范围、审查标准不明确，导致存在“误杀误伤”乱象； 2、地方各级行政管理机构迫于考核与排名的压力，对代理机构与申请人的干预和要求较多，层层加码后带来“申诉困难”； 3、认定通知程序不规范，申诉程序繁杂不清晰，救济通道不透明，没有流畅的反馈机制。

行政部门确实在打击非正常专利申请的落实和执行环节，出现了部分与现有法律和法规以及支持和鼓励创新原则相冲突的现象，在执行层面缺乏一定的约束与反馈机制，如不尽快调整，精准施策，极易对创新造成巨大的负面影响。

当小发明人或中小微企业意识到申请专利要冒如此大的风险和困难，就可能不再相信知识产权制度，有了技术创新也不愿意去申请专利，这无疑会对我国的技术创新体系构建造成巨大打击。

与此同时，我们还应当正视两个问题：

第一，应当肯定打击非正常专利申请工作的必要性 打击非正常工作的开展是一个挤出水分和泡沫的过程。

目前我国的专利数量已严重脱离创新能力的真实情况，大量垃圾专利、问题专利以及非正常专利申请行为不仅严重影响了我国专利的整体质量，造成大量的审查资源和司法资源浪费，导致专利代理行业的畸形发展，还会引发社会公众对专利制度的质疑，动摇发明创造通过专利权保护的信心，明显与我国高质量创新发展要求背道而驰，严重阻碍了专利制度促进科技与经济社会发展的目标实现。

其次，“非正常专利申请”越打越乱的论调是错误的，一切都在向好的方向发展。

在欧美国家专利制度发展历程中，也都曾经历过阶段性的专利数量爆发式增长，也曾出现导致社会创新效率降低的“问题专利”。

而我国作为全球重要的消费市场和创新产业基地，面对着更加复杂更加严峻的专利质量问题，需要政府通过顶层指引去完善优化相关法律与规章制度，去纠偏纠错，形成机制依法依规严格规范专利申请行为。

为了更好地提升专利质量，相关部门也在积极推动修改《专利法实施细则》和《审查指南》，使打击非正常申请更具可操作性、打击更加精准以及使救济程序更加完善。

第二，非正常专利申请是专利申请质量不高的突出表现 “猛药”的背后，是对低质量专利的警醒。

大家抱怨最多的还是在打击非正常的过程中，连带打击到了低质量专利。

低质量专利主要体现在发明技术水平与技术应用价值不高、文件撰写质量较低、技术与市场脱节等问题上，例如个人搞大创新、中小学生搞发明、大批量发明创造的申请主体与本身资质不符、挤牙膏式创新、吹牛皮式的发明创造，以及代理人或代理机构历史有黑料等，都可能作为低质量专利成为被打击的对象。

这些低质量专利本身不符合专利保护的宗旨，不是以创造市场价值和社会效益为目的，既浪费了大量国家资源，又易对我国创新转化效率产生消极影响。

打击非正常专利申请是提高专利质量与促进保护和运用的最低要求，同时也是对低质量专利的警醒，以促进更多高质量专利的产出。

另外，非市场化与投机性的专利申请是造成专利质量下降与授权时滞的重要因素。

以追求数量、靠财政资助和作为“荣誉”为出发点，而不是为了保护创新和追求市场价值，这样的专利无论是技术质量还是申请文本质量都很低。

大量无市场价值的专利，致使真正有市场价值的高质量发明创造反而难以得到高质量的专利代理、审查服务，严？重阻碍了创新；并且，由于大量低质量甚至是非正常专利申请的存在，导致公开的专利情报信息存在着“非正常信息”，而依赖于专利信息分析的“专利导航”、“专利分析评议”、“专利预警”等分析结果必然存在着偏差，还会误导政府部门基于专利数量作出涉及科技创新能力的相关决策，不利于社会科学技术的进步与产业的稳定发展。

因此，解决我国专利质量问题迫在眉睫，应通过政策指引、法律完善、精准定位等多种手段的实施，提升专利代理和审查质量，从源头保证高质量专利的产出，规范专利申请人、代理人在专利申请与审查过程中的行为，完善优化现有的专利申请制度，持续促进申请质量和审查质量稳步提升。

四、专利代理机构的定位和作用 除了政府顶层设计和指引外，专利代理机构同样也是将创新成果转化为专利的重要环节，在专利质量提升工程与减少非正常专利申请工作中扮演着重要角色。

根据国家知识产权局发布的《2022年全国知识产权服务业统计调查报告》的数据统计，2022年我国专利申请有80.2%是通过专利代理机构代理的。

专利代理机构代理质量的好坏很大程度上决定着专利质量的高低，对于减少非正常专利申请，应承担起相应的责任和义务。

作为专业的知识产权服务机构，我们在帮助企业培育高质量专利与减少非正常专利申请方面，也做了许多的实践与尝试。

第一道防线——从代理源头减少非正常申请 在与客户进行初步接触以及业务洽谈阶段，代理机构应主动了解和甑别客户申请专利的目的。

对那些不以保护创新为目的，不以真实发明创造活动为基础，为牟取不正当利益而申请专利的客户，应主动向其介绍国家关于非正常申请的相关政策以及惩戒措施，劝阻其申请相关专利，以切断非正常申请的代理源头，使非正常申请失去滋长的温床。

代理机构作为专利法律服务的提供方，应明确对待非正常申请的态度，主动舍弃这部分业务，将服务重心聚焦到专利质量提升与高价值专利挖掘上。

同时，要完善内部工作机制，强化内部监管与非正常申请政策的宣讲及培训，对签约行为进行规范和约束，避免对非正常申请大开方便之门。

第二道防线——在专利代理的各个环节严把质量关，避免非正常申请 代理机构应在案件代理的各个环节把好质量关，避免出现漏网之鱼。

在专利撰写阶段，代理机构应对技术交底书中的技术方案进行全面检索，一方面筛选出那些通过拼凑、简单替换或抄袭而形成的技术方案，即非正常申请；另一方面通过检索可以更全面地了解现有技术，确定发明点，并在此基础上构建合理的保护方案，为撰写高质量专利申请打下坚实基础。

很多创新主体并未认识到专利申请前检索的重要性，代理机构有责任去引导和呼吁创新主体提高对检索工作的重视度并自愿为此支付合理的费用，为其提供申请前的检索服务。

对于那些需要进行专利挖掘的系列技术，专利代理师应认真了解现有技术、产业现状、发明构思、存在的技术问题、技术方案及技术效果等，为客户提供合理的专利布局。

专利代理师应当以维护客户权益为出发点，客观建议专利申请策略及数量，不应为了迎合客户对申请数量的要求或为了多赚取代理费而做不合理的建议，例如通过不合理的发明点交叉或技术方案的过度拆分等方式增加申请数量，导致没有保护意义的非正常申请产生。

代理机构应在这一过程中守住阵地，不逾底线。

此外，代理机构可以通过设置内部审核制度及质检制度，进一步避免非正常申请并提高案件质量。

通过多位经验丰富的专利代理师分级审核最终定稿，能够发现那些相较隐蔽的非正常申请以及提高案件质量，比如对于不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌的技术方案以及编造实验数据的技术方案的识别等。

质检制度不同于审核制度，质检通常是由非案件撰写人及审核人对案件进行质量评价的一种制度，该质检人员通常是专职的质检员。

如果代理机构拥有运行良好的质检体系、严格的质检标准以及资深的专职质检员，那么该制度对代理机构案件质量提高的影响将是深远的。

实际上，很多大中型代理机构已经开始意识到这一点，不少大型创新主体对代理机构内部的质量控制手段及方法也越来越重视，甚至将其设置为投标的门槛。

因此，审核制度和质检制度是否实施以及实施效果如何，对减少包括非正常申请在内的低质量申请具有重要作用。

对于代理机构而言，所代理专利申请被误伤误判为非正常申请的情况也时有发生，如何系统性地从撰写角度避免真正的发明创造被误伤误判也是非常重要的工作。

为此，需要代理机构总结一些切实可行的经验，并在机构内部发布相应的撰写指导意见以引导代理人规范化、专业化撰写，避免由于撰写原因导致的误伤误判。

创造性审查中公知常识的讲解

关于公知常识，目前没有明确的定义。

《专利审查指南》第二部分第四章第3.2。1.1节(i)中，通过例举的方式对公知常识进行了解释：本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

关于公知常识的证据形式，《专利审查指南》第四部分第二章第3.3节等中列举了技术词典、技术手册、教科书等公知常识性证据。

在专利审查实践中，很多审查员将一个或多个区别技术特征简单地认定为“本领域公知常识”，而没有提供证据，甚至没有进行说明，或者虽然提供了证据，但证明力明显不足，或者虽然进行了说明，但难以令人信服。

本文就创造性审查中公知常识的争辩进行探讨，希望能够对于公知常识的争辩提供一些思路。

二、创造性审查中关于公知常识认定所存在的问题及应对 审查员在审查发明或实用新型（以下，简称为本申请）的创造性时，由于是在了解了本申请的内容之后才作出判断，因而容易对本申请的创造性估计偏低，从而无视区别技术特征在本申请中的作用，而简单地以该区别技术特征已经在该公知常识性证据中披露，就将其在该公知常识性证据中披露的一般作用认定为其在本申请中所起的作用。

对此，基本思路是依据《专利审查指南》第二部分第四章3.2。1.1（3）的规定，判断该区别技术特征在该公知常识性证据中所起的作用与该区别技术特征在本申请中为解决本申请的技术问题所起的作用是否相同，如果作用不同，则不存在将该区别技术特征应用于最接近的现有技术以解决本申请的技术问题的启示，进而，本申请也是非显而易见的。

下面，笔者结合两个典型案例以及实践经验具体分析如下。

1。在审查员引用公知常识性证据的情况下，如果该公知常识性证据与本申请属于不同的技术领域，一般来说，区别技术特征在该公知常识性证据中披露的作用与其在本申请中起到的作用也不相同。

案例1 本申请涉及自粘膜回绝空气立体包装材料的制造方法，利用自粘膜的自吸性和特殊印刷阻隔装置的特性。

本申请权利要求1与对比文件1的区别技术特征主要在于：在印刷时第二层树脂薄膜的内表面局部经过电晕处理，同时能够在热封时使第二层树脂薄膜和第三层树脂薄膜之间形成一个虚假的热封，不使第二层树脂薄膜和第三层树脂薄膜粘结在一起。

审查员认为，对树脂薄膜表面进行电晕处理是本领域公知常识，并提出公知常识性证据予以证明。

然而，上述公知常识性证据涉及的是薄膜印刷领域，而本申请涉及的是充气包装领域，两者的技术领域不同。

进而，本申请中，对第二树脂薄膜内部表面局部进行电晕处理，其作用是在第二树脂薄膜与第三树脂薄膜之间制造空气流道从而形成一个热封阻隔装置以形成虚假热封，而公知常识性证据中披露的对树脂薄膜进行电晕处理的作用是增强印刷时的油墨附着力。

在不同技术领域中，进行电晕处理的作用不同，在进行电晕处理时所需要的电极间隙、放电频率等条件均不相同，因此，上述区别技术特征不应被认定为本领域公知常识。

2。在确定区别技术特征是本领域的常规技术手段的情况下，判断该区别技术特征在本申请中所起的作用是否是该区别技术特征或其相关手段在本领域中的一般作用。

案例2 本申请权利要求1涉及一种用于制造流量计的方法，所述方法包括：把一个驱动器固定到流体管装置上，把所述流体管装置连接到底座上，以及把传感器装置连接到所述流体管装置上；其特征在于，还包括：

连接所述流体管装置到所述底座上的步骤还包括使用由例如全氟烷氧基共聚物（PFA）或者聚四氟乙烯（PTFE）的材料制成的所述流体管装置的步骤，极少有或者没有从所述流体管装置的材料向所述处理材料的离子转移； 蚀刻所述流体管装置从而产生适合于连接和固定流量计元件的表面；以及 把所述流体管装置的入口端和出口端固定到至少一个处理连接部上，使得形成通过所述流量计的超纯度流动通路。

本申请权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于，本申请权利要求1还包括蚀刻流体管装置从而产生适合于连接和固定流量计元件的表面的步骤。

审查员认为，蚀刻是本技术领域中的惯用技术手段。

本申请中，蚀刻改变PFA元件的外部表面的化学性质，使得它们能够连接到非PFA元件上。

所述蚀刻处理需要把PFA元件浸没到含有乙二醇二醚最好是二甘醇-钠二甲醚萘的加热槽中，并轻轻地搅动PFA元件一段时间。

而对比文件1没有给出对流量计的流体管装置进行蚀刻以便更好地连接和固定流量计元件的表面的技术启示。

虽然蚀刻本身是本领域的公知常识，但本领域的公知常识未给出在PFA材料与非PFA材料元件连接前先蚀刻PFA材料元件以实现更好地连接和固定的技术启示。

并且，本申请由于采用这一区别技术特征，获得了能使其中的处理具有超高纯度的PFA元件易于与其他非PFA元件相连接、固定的技术效果。

也就是说，蚀刻处理在本申请中的作用不是其在本领域中的一般作用，即不是本领域公知常识。

3。在很多情况下，审查员对于其公知常识的认定既没有举证，也没有进行详细说明，这种情况下，该怎么处理呢？ 这无疑是审查员将自身的举证责任转嫁给申请人。

现行的《专利审查指南》第二部分第八章第4.10。2.2节虽然规定“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以支持”，但此规定并没有对审查员起到有效的规制。

众所周知，证明某个技术特征不是公知常识要比证明其是公知常识要困难得多。

因此，这无疑不合理地加重了申请人的争辩难度。

但是，这种情况下，作为申请人，仅要求审查员提供证据证明其公知常识的认定很难达到预期。

如果可能，建议首先主动提供反向证据主动阐述本领域的现状，由此说明本领域真正的公知常识是什么，并争辩审查员认定的公知常识并不是本领域的公知常识。

在上述反向证据中，最有说服力的当然是审查指南中规定的技术词典、技术手册、教科书等，此外，多篇本领域的专利文献以及充分详实的技术说明在实践中也往往是可行的。

顺便一提，《专利审查指南》修改草案（征求意见稿）中，将第二部分第八章第4.10。2.2节修改为“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。

在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”。

该《专利审查指南》修改草案（征求意见稿）厘清了在引用公知常识时审查员的举证责任，预期今后审查员能够减少对于公知常识的随意认定。


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