IPO上市过程遭受“专利恶意诉讼”维权要点讲解，专利发明人资格认定介绍

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IPO上市过程遭受“专利恶意诉讼”维权要点讲解

IPO是企业迈向资本市场融资完成蜕变的重要一步，由于IPO对企业经营风险、科创属性要求严格，科技类企业在IPO过程中，容易成为专利恶意诉讼的目标。

此类诉讼通常在企业IPO的关键时期提起，主张赔偿额较大，可能给企业IPO造成重大负面影响。

《中国科创板企业诉讼分析报告》数据显示：2022至2022年间，科创板上市企业累计发生司法诉讼7839件，其中侵害发明专利权纠纷272件，占比3.5%，位列第三。

针对其中可能存在的“恶意”专利诉讼，拟上市科技企业如果仅仅选择以高额费用换取和解，长期来看不仅对企业利益损害更大，也不利于构建良好的竞争秩序。

专利恶意诉讼是恶意知识产权诉讼，本质上是侵权行为。

《民法典》第一千一百六十五条规定的侵权责任以及《民事诉讼法》第十三条[3]规定的民事诉讼“诚实信用原则”都是专利恶意诉讼的维权依据。

《专利法》第四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。

但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

”亦体现了立法者对专利恶意诉讼的否定态度。

《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》提出“恶意诉讼”的概念并将其界定为“故意以他人受到损害或获取不法利益为目的，无事实根据和正当理由而提起民事诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为”；2011年《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通知》首次将“因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任纠纷”正式规定为我国民事诉讼的法定案由；2022年《最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见》进一步明确了恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的赔偿范围；同年《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》指出加强对科创板上市公司知识产权司法保护力度，对情节严重的恶意侵权行为，要依法判令其承担惩罚性赔偿责任；2022年《最高人民法院关于加强新时代知识产权审判工作 为知识产权强国建设提供有力司法服务和保障的意见》在强调加大对知识产权虚假诉讼、恶意诉讼的规制力度的基础上，明确指出要规制“专利陷阱”“专利海盗”等阻碍创新的不法行为。

“专利恶意诉讼”的含义归纳为：故意以他人受到损害或获取不法利益为目的，无事实根据和正当理由而提起专利诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。

参照侵权责任构成要件标准，专利恶意诉讼通常应当满足以下构成要件：（1）提起诉讼请求的一方当事人起诉时主观上具有恶意；（2）一方当事人以提起专利诉讼的方式提出了某项请求；（3）该诉讼行为给另一方当事人造成了实际的损害后果；（4）提出诉讼请求的行为与损害后果之间具有因果关系。

司法实践中，对专利恶意诉讼中存在“恶意”的认定，是判断专利恶意诉讼是否成立的关键，也是此类案件能否维权的难点。

“恶意”认定主要从“认识因素”与“目的因素”两个方面判断。

“认识因素”为行为人提起专利诉讼时，要明知其提起专利诉讼无事实或者法律依据。

“目的因素”为行为人提起专利诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。

司法实践中，一般需结合客观事实的查明进行主观恶意的认定，具体分析如下：

1。 权利人明知专利权权利基础存在瑕疵仍提起专利诉讼的，可以认定为主观上具有恶意。

虽然权利人表面上具备了一定的权利基础，但因该权利缺乏授予专利权的实质条件而应当自始无效，其取得专利权时的恶意，可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。

这是因为行为人明知其获得专利权不具有实质上的正当性，而有意提起诉讼，损害他人合法权益或者获取非法利益，可以推定其提起诉讼时主观上必然是恶意的。

2。 难以仅凭专利被提起无效宣告请求或专利被嗣后宣告无效，就认定起诉时有“恶意”。

在专利授权之后，任何个人或组织均可以针对该专利提出无效宣告请求，一项被授权的专利完全有可能常年处于被请求宣告无效的状态，如果认为被请求宣告无效的专利的权利人在此状态中提起的专利侵权诉讼均为恶意诉讼，将使专利保护制度的效力被严重削弱。

另外，根据《专利法》第四十七条第二款规定，因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿，但如果仅仅因为专利被宣告无效而导致他人损失而主观上不具有恶意，专利权人不予赔偿。

因此，仅专利被宣告无效本身不能直接认定专利权人具有恶意。

法院认为：“在涉案实用新型被宣告无效之前，涉案专利权处于合法有效状态，具有正当的权利基础，被告提起诉讼具有法律上的依据。

其次在提起专利侵权诉讼时，被告收集并举示了合理的初步证据，对是否构成侵权作出了初步的预判，作为涉案专利的权利人，当发现有侵权可能时，有权利提起诉讼，不具有主观恶意。

” 1。 明知对方不侵权仍提起专利诉讼的，可以认定为主观上具有恶意。

提起专利诉讼的一方在起诉时通常需要提交侵权比对表以表明存在侵权事实，其认定侵权的过程至少应当体现基本的比对能力。

权利人明知对方不侵权，仍故意通过不当的侵权比对得出侵权结论，提起专利侵权诉讼的情况，属于已经预见自己的行为会导致损害结果并希望这一损害后果发生，具有明显的主观恶意。

2。 不能仅凭起诉方侵权认定结论与法院认定结论不一致，当然推定起诉具有恶意。

在当事人拥有合法有效专利权的前提下，不能仅凭其提交的侵权比对表主张的侵权结论与法院认定结论不一致而当然推定其提起诉讼具有主观上的恶意，相反，提交的侵权比对表可以相对完整地陈述对被诉侵权技术方案构成侵权的分析过程，可以证明当事人在起诉时，至少主观上认为其具备提起专利侵权诉讼的侵权行为事实依据。

3。 以一案双申的发明专利不具备创造性，主张起诉时主观存在恶意，具有不被支持的可能性。

发明专利的创造性标准高于实用新型专利的创造性标准，并非同日发明专利申请因不具有创造性被驳回，实用新型就一定不具有创造性，故不能据此推定专利权人在提起诉讼时明知涉案专利权应当被宣告无效，更不能据此认定专利权人在提起诉讼时存在恶意，还需要考虑实践中发明专利与实用新型专利创造性的审查标准等因素。

在司法实践中，提起诉讼一方明显不当的诉讼行为也会被作为认定恶意的判断因素。

但相比于权利基础和事实依据，诉讼行为很难单独成为认定构成恶意诉讼的情节，而往往是配合其他客观事实综合认定提起诉讼一方的恶意。

1。 明显过高的损害赔偿金额，可能会被认定为起诉具有恶意。

在(2022)沪民终139号案中，法院认为：“原审被告二与原审原告系同业竞争关系，而原审被告一在18号案中提出高达1，000万元的损害赔偿请求，虽然其主张依据(2022)沪嘉证经字第1087号公证书中原审原告在网店销售被控侵权产品时自称的商品单价和销售数量并按照行业通常利润率30%计算原审原告销售被控侵权产品获利近1，000万元，但该金额明显超出了外观设计专利对产品利润的贡献，即便侵权成立也不会获得法院全额支持，故原审被告一提出该项诉请显然具有诉讼维权以外的不正当目的。

” 2。 在竞争对手上市关键期提出专利侵权诉讼，结合其他情节可以认定提起诉讼具有恶意。

在(2023)苏02民初38号案中，法院认为原告（被反诉人）与被告（反诉人）有着直接的竞争关系，在提起诉讼前知晓其专利权处于不稳定状态及被告产品不构成侵权的事实，其利用被告处于上市培育期的关键时机提起该案诉讼，目的是逼迫该案被告中止上市审核，阻碍该案被告上市进程，以此打击竞争对手，其诉讼行为并非正当维权而是滥用权利。

因此，企业IPO遭遇专利诉讼，相比于一般专利诉讼而言，还可以考虑将企业处于上市关键期作为衡量权利人是否具有恶意的因素之一。

专利发明人资格认定介绍

在科创板拟上市企业的上市审核过程中，一方面，企业因为在上市过程中被第三方以职务发明权属纠纷或专利权属纠纷起诉而被拖延上市审核进程的例子屡见不鲜，在纠纷结束前审核机构会持续性地要求企业披露诉讼进程和对诉讼结果的分析；另一方面，即使企业不存在专利权属纠纷，审核机构也会前置性地要求企业对相关专利是否存在权属纠纷进行问询与核实披露。

根据《专利审查指南》的规定，在专利局的审查程序中，审查员对请求书中填写的发明人是否符合法律规定不作审查，专利局也不对专利发明人的数量进行限制。

故专利证书上关于发明人的记载仅具有初步证据效力，实践中人民法院不会直接以专利证书上记载的发明人认定，需由争议双方各自举证予以证明或反证，基于证据优势原则判定。

企业有可能基于规避实际发明人涉及的法律风险或是因为专利流程管理的不规范，导致企业在专利申请的过程中虚列或错列发明人，埋下隐患给日后造成棘手的麻烦，在未来导致如发明人署名权及奖励报酬权纠纷或引发企业之间关于专利权属和侵犯商业秘密的重大技术纠纷。

后文中，我们将结合科创板问询问题、法律法规以及司法案例等角度，探讨分析专利发明人的资格认定的因素。

《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》“6。对发行条件中发行人最近2年内‘董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化’，应当如何理解？”的问题中，上海证券交易所答复如下：申请在科创板上市的企业，应当根据企业生产经营需要和相关人员对企业生产经营发挥的实际作用，确定核心技术人员范围，并在招股说明书中披露认定情况和认定依据。

原则上，核心技术人员通常包括公司技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员、主要知识产权和非专利技术的发明人或设计人、主要技术标准的起草者等。

即拟上市企业的核心技术人员通常需要包括主要知识产权和技术的发明人或设计人，发明人等核心技术人员作为企业的重要竞争力，其资格问题在企业的上市审核问询中常常被重点关注和问询：

科创板问询案例1：在相关专利形成过程中，各发明人所起的作用，特别是在技术方面起重要作用的发明人，其目前在发行人处的任职情况、是否被认定为核心技术人员及原因。

科创板问询案例2：权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

科创板问询案例3：结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规。

科创板问询案例4：各项专利发明人在公司任职及参与研发活动的情况，结合发行人专利申请、取得情况及与核心技术形成过程的匹配情况，说明发行人核心技术是否均为自主研发。

《中华人民共和国专利法 》第六条第二款规定，非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

《中华人民共和国专利法实施细则 》第十三条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。

在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释 》第六条规定，民法典第八百四十七条所称“职务技术成果的完成人”、第八百四十八条所称“完成技术成果的个人”，包括对技术成果单独或者共同作出创造性贡献的人，也即技术成果的发明人或者设计人。

人民法院在对创造性贡献进行认定时，应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。

提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是作出创造性贡献的人。

提供资金、设备、材料、试验条件，进行组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等人员，不属于职务技术成果的完成人、完成技术成果的个人。

国家知识产权局所印发《专利纠纷行政调解指引 》第3章第一节“发明人或设计人资格的构成要件”载明，发明人或设计人有权在一项发明、实用新型或外观设计专利申请文件中署名，其通常应具备以下几个要件：（1）存在专利法意义上的发明创造，包括发明、实用新型或外观设计专利或专利申请；（2）发明人或设计人应当是所述发明创造的实际参与人；（3）发明人或设计人对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。

在认定发明人资格时需注意以下要点：

第一、对于非职务发明或非委托发明，专利的权利人与发明人具有同一性，不存在发明人资格认定问题；而对于职务发明，在企业之间因发明权属纠纷产生争议时，必须先对专利所填列的发明人，通常是企业的员工或前员工是否是案涉专利的实际发明人进行判断认定。

第二、发明人或者设计人首先应当是自然人而不能是法人、非法人组织或者人工智能，发明人专指专利法上发明或者实用新型的完成人，设计人专指外观设计的完成人（如无特殊区分，后文均以发明人统一指代发明人及设计人）；其次，在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，诸如管理人员、实验员、描图员等不应当认为是发明人或设计人。

第三、在剔除前述非实际发明人人员后，发明人应当是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，也就是说判断发明人资格通常应当符合几个要件：（1）存在专利法意义上的发明创造；（2）发明人是发明创造的实际参与人；（3）发明人对发明创造的实质性特点作出了贡献；（4）该等贡献是创造性的。

科创板核心技术人员职务发明相关要点讲解

近年来，资本市场和科技创新更加深度融合，为企业发展带来新机遇、新挑战。

知识产权是企业核心竞争力的重要保障，对企业发展具有举足轻重的重要影响。

以科创板为例，自2022年3月“开闸”运行以来，科创板坚守“硬科技”定位，将知识产权作为关键核心技术和科技创新能力的核心评价指标。

从首席科学家制度产生历程来看，首席科学家概念早期出现在国外政府或者社会组织，在21世纪初期，首席科学家制度引入到我国政府或者企业管理之中。

在国外企业中，首席科学家是高级技术管理人才的一种，与首席技术官、首席信息官、技术总监等职位功能上有所交叉，但又具有独立性。

首席科学家（含首席科学官）的概念、功能及职责并没有统一明确界定，主要指企业中科研项目的总负责人，密切参与企业日常科学技术项目。

事实上，在设置首席科学家的科创板上市公司中，首席科学家可以大致分为两类：（1）作为公司内部高级技术管理人员；（2）仅为公司聘任的外部技术顾问。

统计结果显示，首席科学家披露学历为博士学位的超过90%，年龄平均在55岁以上，且多数由董事长、执行董事、董事、副总经理、技术总监兼任，80%以上被上市公司界定为核心技术人员。

首席科学家在公司制定相关技术领域的研发方向、开展研发活动等方面发挥着重要指导作用，毋庸置疑是公司核心技术人员。

相比于一般的核心技术人员，首席科学家多具有更加深厚和复杂的从业经验、科研以及学术背景，对于企业技术布局、市场机遇可以提供更具前瞻性的意见。

在梳理科创板上市问询关注的知识产权事项中，审核机关对发行人技术是否来源于首席科学家曾任职单位的相关科研成果，是否存在知识产权纠纷或潜在争议也十分关注。

我们认为，不同于一般技术人员，与首席科学家相关的发明创造归属等问题对科技类企业上市的影响将更为突出。

科创板问询案例1：A公司首席科学家从曾任职的某大学退休后，入职发行人。

首轮审核问询中，审核机关要求发行人说明：公司首席科学家在发行人核心技术发展过程中所起作用，发行人核心技术是否涉及核心技术人员曾任职单位的职务发明。

科创板问询案例2：B公司首席科学家担任发行人董事、首席科学家，同时为中国某大学教授。

首轮审核问询中，审核机关要求发行人说明：公司相关技术是否来源于首席科学家在中国某大学相关科研成果，是否存在知识产权纠纷或潜在争议。

科创板问询案例3：C公司首席科学家从曾任职的企业离职后，入职发行人。

首轮审核问询中，审核机关要求发行人说明：发行人核心技术人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，发行人核心技术、产品的研发是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷。

职务发明制度是关于职务发明创造的专利权属在雇员和雇主之间如何分配及奖励的制度。

关于职务发明的专利申请权和专利权的归属，我国采用“雇主优先”的原则。

符合以下条件之一的，构成职务发明：（1）员工在本职工作中作出的发明创造；（2）员工履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（3）员工从原单位离职后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造；（4）员工主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

如前所述，首席科学家可能为发行人员工，属于公司内部的高级技术管理人员，也可能仅仅是发行人聘任的外部顾问：（1）首席科学家为发行人内部高级管理人员的，职务发明问题往往可能涉及“员工从原单位离职后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造”；（2）首席科学家为发行人聘任的外部顾问的，职务发明问题相对较为复杂，主要风险可能在于首席科学家为发行人提供的技术成果，是否涉及其工作单位的“本职工作中作出的发明创造”“履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造”“员工主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”等情形。

同时，根据《专利法实施细则》的规定，专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位。

在首席科学家为发行人聘任的外部顾问的情况下，首席科学家兼职接受发行人的工作任务所作出的发明创造、或者利用发行人的物质技术条件所完成的发明创造也属于发行人的职务发明。

因此，不难看出对于首席科学家兼职形成的技术成果，其任职单位和兼职单位都有可能享有知识产权，从而对职务发明的归属界定模糊不清，容易出现争议。

首席科学家作为发行人聘任的外部顾问所涉职务发明问题，在高校任职人员（包括大学教师等）在发行人公司兼任首席科学家的情况下更为复杂和突出。

我们认为其原因主要来自两个方面：（1）《专利法》《专利法实施细则》等均未明确区分“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”中的“本单位”系任职单位还是兼职单位，也未区分“本职工作”为任职单位的本职工作还是兼职单位的本职工作。

（2）实践中，企业聘任大学教师作为首席科学家，无疑看中其在相应技术领域的学术背景，这也导致大学教师在学校和兼职企业所从事的工作性质、技术领域具有一定的重叠关系、甚至可能具有同一性；还存在大学教师在兼职单位的发明创造利用了学校的物质技术条件等情况。


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