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OEM出口产品上的商标使用 是否构成商标侵权？ |商标资讯

专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间：2020-07-17 23:25:31

 
 
随着最高院就“PRETUL案件” 作出判决，关于“OEM商标使用是否构成侵权”问题的讨论成了焦点。
 
2001年耐克公司诉嘉兴市银兴制衣厂的商标权侵权纠纷，是我国OEM商标侵权第一案。
 
在该案中，深圳市中院认为， “西班牙公司对耐克商标拥有商标权，被告未经原告许可，以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为耐克的男滑雪夹克构成对原告的侵权，认定被告构成侵权。
 
不少人持反对观点，认为该案中的OEM行为不应当构成商标侵权：
 
第一，侵犯商标权其本质是对商标识别功能的破坏，使一般消费者对商品来源产生混淆误认，而涉外定牌加工的商品并未进入我国的流通领域，不会被我国的相关公众接触到，故不会造成消费者混淆误认的可能；
 
第二，定牌加工行为不会对商标权利人在境内的产品市场带来任何实质性的损害，也不会对其享有的商标权利造成损害；
 
第三，定牌加工的实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，承揽人的行为不应认定为商标法意义上的使用。
 
上述争论直接从后续司法实践中得到了反映，不同地域的法院对该问题始终存在不同认识。
 
在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方，涉案产品所贴商标只在境外具有商品来源的识别意义，并不在境内市场发挥识别商品来源的功能，因此被告的行为不构成对原告商标专用权的侵犯”。
 
又如，江苏省高院在相关案件中提出了另一种观点，认为，虽然被告的行为属于涉外定牌加工，但其明知原告‘东风’商标为驰名商标，却仍受托贴牌生产，在被控侵权产品上使用与原告相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，损害了原告的利益，侵犯了原告的注册商标专用权。
 
上述争论也反映在法院系统的一些审判指导性意见中。
 
北京市高院发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第十三条指出，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。
 
然而，其稍晚在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中却又提出了不同的观点，其中第二十一条要求承揽加工带有他人注册商标商品的一方对定作人是否享有注册商标专用权进行审查，否则与定作人构成共同侵权。
 
随后，最高院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》重申了加工方必要的审查注意义务，但依然没有对定牌加工行为是否构成侵权作出明确的判断。
 
PRETUL案件PRETUL案的重要意义在于，其对定牌加工是否属于商标法意义上的商标使用行为、是否侵犯商标专用权第一次做出了明确的回答，对于在后案件的审理具有指导性意义。
 
最高法院在提审判决中，明确认定OEM行为不属于商标使用行为，不构成商标权侵害。
 
是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。
 
在商标不发挥识别作用、不构成商标使用的情况下，判断是否在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标而导致混淆，并不具有实际意义。
 
 新的问题最高法院在PRETUL案件中的分析和结论虽然为OEM是否构成侵权的争论划上了句号，但其并未对一些衍伸出来的法律问题进行解答。
 
那么对于一些外向型企业来说，其生产的产品虽然不是OEM，但是仍然全部用于出口，这样在其生产过程中的商标贴附行为是否也会被认定为非商标使用？
 
如果出口中的商标贴附行为不认为是商标使用，那么出口企业的商标如何维持其注册？
 
PRETUL案是一个典型的OEM（定牌加工）案件，其实质上是委托加工，即境内公司的生产行为是接受境外商标权人的委托而发生的，并不体现独立的意志，其不是生产产品然后销售给委托方，而是向委托方提供产品加工的劳务。
 
境内定牌加工公司是作为承揽人，依照境外定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付一定报酬。
 
最高法院虽然没有在提审判决中对此明确说明，但是其“物理贴附”的表述已经隐含了这一结论。
 
在是否构成商标法意义上的商标使用方面，需要特别注意的是，“中国市场”并不应当单指“零售市场”，也应当包括“批发”或者“出口”市场。
 
在PRETUL案中，亚环公司接受储伯公司的委托生产相关产品并仅仅交给储伯公司出口至境外，除了加工费以外，整个交易与中国没有任何关联。
 
由于OEM性质和受限于与储伯公司的协议，亚环公司过去、现在以及未来均不可能就相关产品与任何境内外第三方发生联系。
 
因此，才能得出结论：在定牌加工中贴附的商标不能实现识别该商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用，不会对境内消费者造成混淆。
 
 
虽然在单笔贸易中，交易双方仍然仅限于特定主体，但这并不排除实施生产、出口的商标权人和被许可人在下次交易中可能选择不同的第三方作为交易主体。
 
因此，这里的销售或出口行为本质上在面对不特定的第三方。
 
另一方面，境外进口商在进口相关商品时，可以依据不同的商标将不同的中国出口商相区分，因此，所贴附的商标已经起到了识别商品来源的功能。
 
法院认为，“所谓商标意义上的使用行为是指能够实现商标本质功能的使用行为。
 
 
小结
 
最高法院PRETUL案的最大意义在于确立了“OEM商标使用并不构成侵权”的原则，结束了OEM商标侵权案件裁判的乱状，并且也理清了对商标标识“商标性使用”与“非商标性使用”的关系。
 
但是，在理解判决书中对于“物理贴附行为”的解释时，不能简单地将“中国市场”理解为“中国零售市场”，也不能机械地认为凡是最终用于出口的产品，其生产过程中的商标贴附行为都是“物理贴附行为”，因此一律不构成商标使用。
 
 
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