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一文看懂 商标转让中的3个法律风险 |商标资讯

专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间：2020-08-08 00:23:24

 
 
商标转让是商标权人在商标注册证上的名义变更，是企业重要的无形资产的转让。
 
商标转让包含商标转让合同的订立，商标行政部门的变更登记；也包括转让过程中商标价值的评估，相应法律风险的控制等。
 
一、商标转让合同
 
是商标转让人为将被许可商标使用权，商标权益让渡给商标受让人而订立的合同。
 
1、注册商标转让合同
 
（1）非要式合同。
 
《商标法》第42条规定，注册商标转让合同属于非要式合同，法律并不禁止合同双方以非书面形式达成意思表示一致。
 
（2）成立和生效。
 
合同成立是事实问题，对于要约的承诺一旦到达要约发出方，合同成立；合同当事人应该按照合同约定行使权利、履行义务。
 
在商标转让人与受让人达成合意时即成立，成立即生效。
 
（3）注册商标的转移。
 
商标转让合同成立生效只是表明商标转让合同依法对双方当事人具有了债法意义上的拘束力,受让方具有获得注册商标的请求权，转让方具有获得相应对价的请求权，但是这并不表明注册商标专用权发生了转移。
 
 
2、未注册商标转让合同
 
一般而言，在我国未注册商标不具有专有性和排他性，非但没有受法律保护的价值，因此，实践中很少有就未注册商标达成的转让协议。
 
但在两种特殊场景下，未注册商标转让合同或会成立：一是该未注册商标因使用而具有较高知名度和一定影响；二是该未注册商标已经提交注册申请正在等待授权。
 
 
3、被许可商标使用权转让合同商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用注册商标，因为商标许可应该报商标局备案，故被许可人的被许可商标使用权具有公示效力，可以对抗第三人。
 
（1）普通许可的被许可商标使用权普通许可方式下，许可人允许被许可人在规定的地域范围内使用合同项下的注册商标。
 
（2）独占许可的被许可商标使用权独占许可方式下，在约定地域范围内，被许可人对授权使用的注册商标享有独占使用权，许可人不得再将同一商标许可给第三人，许可人自己也不得在该地域内使用该商标，被许可人的法律地位相当于“准商标权人”。
 
（3）排他许可的被许可商标使用权排他许可方式下，被许可人除享有使用其注册商标的权利外，还享有排除第三人使用的权利，即许可人不得把同一许可再给予任何第三人，但许可人保留自己使用同一注册商标的权利。
 
 
二、商标价值评估商标转让合同是实现商标转让的合同基础，该合同中的必要条款通常都包括拟转让商标的价格，但因为商标是无形资产，价值存在主观性和不确定性，交易双方常常为此反复磋商谈判，甚至因分歧过大而导致交易失败。
 
（一）商标价值的定性认识
 
商标价值=产品差异形成的商标价值+超额利润产生的商标价值。
 
1、 产品差异形成的商标价值产品差异分为真实的差异和人为的差异。
 
真实的产品差异是指自然特性的差异，两种不同牌子的香皂，它们的实际化学性能的差异属于真实的产品差异。
 
人为的差异则是指内容相同但包装材料、外观设计、商标名称、产品形象、营销过程中的广告、售后服务的不同所产生的差异。
 
2、超额利润产生的商标价值举例而言，目前市场中存在若干家厂商，它们都生产同一种产品，这些厂商生产这种产品成本和质量都相同。
 
企业拥有一个知名商标，容易促使消费者相信它家的产品品质可能要高于其他厂商的产品，那么该厂商就可以将其产品价格提高到比其他厂商较高的水平而不会失去消费者，同样消费者也愿意以更高的价格来购买该厂商的产品，因此，商标的价值也就表现为拥有知名商标给企业所带来超额的利润。
 
3、影响商标价值大小的因素从上述商标价值的形成可以直观看到，商标不仅代表了商品的质量、性能、技术水平及其他特征，更具有使资本价值增值的价值。
 
因而只有正确分析影响商标价值的因素，才可能对商标价值做出公允的评估。
 
（二）商标价值的定量计算
 
1、成本法成本法是典型的有形资产评估方法，原理是计算商标权成本价值的补偿，即对商标权在创制过程中耗费的设计费用、注册费和法律保护费、广告宣传费等成本的补偿。
 
如果待评估的商标权不知名，为企业带来的盈利空间不大，采用成本法进行商标权价值的评估还是比较客观。
 
当商标具有较高调性和知名度，具备一定品牌效应时，使其重置，或计算其历史成本则难以准确反映该商标实际使用所具有的价值。
 
2、收益法收益法突破了传统有形资产评估方法，一度被认为是最能反映商标价值的方法。
 
实践中，收益法在评估参数的选取方面一直存在较大问题，饱受质疑。
 
（1）商标收益额的预测：商标预期的收益是指预期由商标带来的未来收益。
 
但是商标是不能单独创造价值的，它只有和其它企业资产相结合才能产生收益，企业整体资产所创造的收益，既有企业的有形资产创造的收益，也有无形资产创造的收益。
 
（2）商标收益年限的预测：注册商标是有法律保护年限的，在我国注册商标的有效期为10年，但商标可以续展，续展之后的有效期仍为10年。
 
商标并不一定能一直给企业带来超额收益，一旦商标所有者企业发展态势下滑、产品不能够满足市场需求、商标不能够反映企业产品的理念，那么商标即便仍在法律保护期内也不能够为企业带来超额收益。
 
（3）商标收益折现率的预测：折现率的预测更是运用收益现值法中比较棘手的问题。
 
因为当折现率有微小的差异时，评估值会产生很大的差异，一般来说在预测折现率时要考虑到无风险利率，行业风险报酬率，通货膨胀率以及被评估企业的个别风险率等，这些折现率无论采取哪种方法，全部准确命中仍是小概率事件。
 
 
三、商标转让中的法律风险
 
商标的转让是一项复杂的系统工程，除了合同、标的价值外，还涉及转让过程中以及转让完成后一系列法律风险的识别和防控。
 
（一）合规风险商标权属于私权，法无明文不得限制商标权人处分其权利。
 
但考虑到商标权往往牵涉公共利益，各国无一例外又对商标转让设定了一些限制措施，如: 类似商品使用同一商标的不能分割转让，已经许可他人使用的注册商标不能随意转让，集体商标不能转让，联合商标不能分开转让，共同所有的商标任一共有人不能私自转让等，甚至有的国家还规定了商标连同转让原则，要求商标权人转让其商标时必须连同其营业一并转让。
 
如果忽略了这些法律规定的限制，导致商标转让不符合法律的相关规定，便将引发合规风险。
 
（二）操作风险在我国，商标转让适用自由转让原则，商标转让与商标有关的商品生产经营不具有连同关系，商标权利人既可连同其营业转让注册商标，也可将注册商标与营业分开转让，只转让商标权。
 
但实践操作中，商标局对于办理转让注册商标只是要求受让人一方到办理大厅即可，不需要提交书面的商标转让合同。
 
这样的操作设置，可能造成注册商标在商标权人不知情的情况下“被转让”，即由受让人或第三方利用假冒签章而将自有商标非法转让。
 
（三）合同风险
 
1、一标二卖在商标转让人将其注册商标分别转让给不同的受让人的场景下，或将引发合同的效力和违约风险。
 
假如商标转让人与第一个受让人签订商标转让合同之后,隐瞒该事实又与第二个受让人再签商标转让合同,那么第一个商标转让合同成立并生效,而第二个合同则属于可撤销的合同，由受让方享有撤销权。
 
如果第二个商标受让人知道商标已经转让他人的事实，仍然签署商标转让合同或仍然不行使撤销权，那么第二个商标转让合同也有效。
 
2、无偿转让商标转让中商标转让人并没有获得任何对价，那么这种商标转让合同应属赠与合同。
 
对于赠与合同，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以随时单方撤销赠与。
 
3、拟转让商标存在瑕疵因商标为无体物，其存在的瑕疵只可能是权利瑕疵。
 
当拟转让商标设置了质押、或者已经被许可给其他人使用(并在商标局备案登记)、或者已被查封冻结、或者被其他人提“撤三”或无效申请，商标转让合同均存在较大的履约风险。
 
4、善意取得不适用善意取得,指无权处分他人动产的让与人,在不法将其占有的他人动产交付给买受人后,如买受人取得该动产时出于善意,并支付了合理对价，则买受人原始取得该动产的所有权,原动产所有人不得要求受让人返还，以维护交易安全。
 
北京市高级人民法院认为，擅自转让商标权人注册商标的行为是商标侵权行为,受让人不能因此取得商标权。
 
因此，商标受让人应全链路审查拟转让商标的流转情况，不能仅调查前手取得商标的合法性，以避免合同目的无法实现，不能取得注册商标专用权的法律风险。
 
 
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