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专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间：2021-04-04 14:47:51


与在原单位所参与的研发工作有关的发明创造归属认定

近年来，知识产权逐步成为企业的核心竞争力，越来越多的企业开始重视员工携带技术或商业秘密离职的问题。如何准确划分离职员工的本职工作范围并认定诉争发明与“原单位承担的本职工作有关”，是判断员工离职后一年内作出的发明创造是否属于职务发明的重点和难点。
 
本案例中，诉争各方对于发明人的本职工作范围争议较大，在对工作岗位职责、工作任务安排、工作事项内容等因素进行综合判断、全面分析的基础上，法院认定发明人在原单位参与了与涉案专利有关的技术支持、技术标准制定、技术方案的修改等工作，在工作过程中对地铁行业机柜标准、型材的特定需求、现有产品存在的缺陷等内容有了较为深入的接触和了解，且这些内容系涉案发明专利的基础技术信息，故据此认定涉案发明与其本职工作有关，属于职务发明。
 
该认定对于保护企业创新、规范离职员工行为明确了界限。
 
案例：威图电子机械技术（上海）有限公司诉辛柏机械技术（太仓）有限公司、郑某某、杜某某专利申请权权属纠纷案
 
威图公司设立于2001年12月20日，注册资本3563.6万美元，经营范围为生产、加工电子专用设备、数据通信和接入网通信等网络控制设备、智能化冷却系统及工业机柜系统以及销售公司自产产品等。
 
2014年1月24日，辛柏公司取得苏州市太仓工商行政管理局核发的名称预先核准通知书，同年3月6日正式设立，经营范围包括研发、制造、销售配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机柜及配件、IT机柜及配件、机箱等。
 
发起人股东包括万控集团有限公司、太仓市新岛包装材料有限公司、杨某某、赵某及本案被告郑某某。
2014年5月26日，辛柏公司向国家专利局申请一项名称为“机柜框架用型材”的发明专利，该专利申请发明人为杜某某、郑某某，申请号为201410224711.7。该发明创造涉及一种机柜框架用型材，其说明书第一页背景技术中阐述了机柜是用来存放计算机和某些控制设备的物件，第二页发明内容部分则阐述了该发明采用以上结构，相比现有技术具有如下优点：型材的朝向机柜外部的第一外板和第二外板及朝向内部的部分内板的两端部开设安装孔，可通过螺接、铆接等方式将型材连接以组装成机柜框架，相比传统的焊接方式，组装简单方便，在运输、安装、生产、仓储等方面都极大地提升了效率，实现了资源的合理利用及配置，而且节省了资源，减少了对环境的污染；外板上开设多个安装孔即可方便将型材组装也方便安装固定门板、侧板等机柜外部相关配件，内板上按一定序列开设序列孔，机柜内部可自由灵活地扩展安装设备。
 
涉案发明专利申请的发明人之一杜某某毕业于陕西理工大学工业设计专业，于2011年7月18日入职威图公司。威图公司在杜某某的员工信息登记表中登记的职位为产品开发工程师，在双方订立的劳动合同中，载明杜某某的工作部门为PM部门的ProductEngineer（产品工程师）。2014年3月31日，杜某某向威图公司提出离职申请，后进入辛柏公司就职，2015年9月1日，杜某某经工商核准登记为辛柏公司股东之一。
 
涉案发明专利申请的另一发明人郑某某曾留学德国，从事化学专业研究，获工学博士学位证书。2004年9月30日入职威图公司，任执行董事，具体负责每月向股东汇报威图公司的经济状况，编制下一年度的年度计划。2013年10月29日，郑某某向威图公司提出离职，后作为发起人股东之一投资设立了辛柏公司。
 
一审诉讼中，威图公司提交了存储于公司服务器内的公司员工部分往来电子邮件。其中，在2011年12月13日由威图公司的赵某向郑某某转发了由袁某某发送的主题为“地铁行业与杜某某”的一份邮件，提到了当时杜某某已实际进入针对地铁行业机柜产品的研究中，其内容包括：“为了地铁行业业务的持续拓展，spec in team需要PM杜某某留下。
 
原因：
 
（1）spec in绝不是简单销售业务前端操作，而是一个业务组合，需要销售+技术+商务+售后服务这个平台支持，请公司认真考虑和对待；
 
（2）威图机柜与地铁行业工艺要求不符，如果要在这个行业持续深挖拓展，目前根据各地地铁行业业主和集成商的要求和建议，威图需要在2012年开发出针对地铁行业的专业产品。经过与杜某某合作与……等行业内客户交流，我觉得杜某某在产品技术方面是一个十分难得的人才。在10月份起，杜某某已经开始介入针对地铁行业机柜的研究中，这个工作需要连续不中断的着手进行。地铁行业业务竞争越来越激烈，专业要求越来越高，所以恳请部门和公司认真考虑上述意见！”。此后，在2012年3月29日袁某某发送给赵某的一份邮件中提到：“3月28日，在……与针对机电系统机柜规划统一性问题与宁波地铁机电部专工进行了项目沟通，后期技术指标以及图纸等事项，将由PM部门杜某某负责技术部分的处理……”。次日，赵某向“lihongni”转发、向郑某某抄送了由袁某某发送的主题为“建议奖励的人员”的邮件，其中推荐对杜某某进行部门奖励，并提到了杜某某参与了有关项目的机电系统机柜技术确定、6号线综合监控机柜技术处理等工作。此外，在2011年8月8日至2014年2月19日期间杜某某发送的多封电子邮件中，其都在邮件中针对客户机柜产品的需求提出了具体的改进方案，或提交了针对客户机柜产品绘制的结构图及具体参数。
 
苏州中院一审认为：
 
威图公司主张第201410224711.7号、名称为“机柜框架用型材”的发明专利申请系本案第三人杜某某从威图公司离职后一年内作出的、与其在威图公司承担的本职工作有关的发明创造，属于职务发明创造。
 
就涉案专利申请发明人的认定。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条的规定，专利法所称发明人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人。虽然郑某某在涉案专利申请文件上被记载为发明人，但是，根据查明事实，无论从郑某某的专业背景还是工作经历上看，其均不具备研发涉案发明创造的能力；郑某某亦未能举证证明其在作出涉案发明创造过程中有任何创造性的贡献，故此，应认定郑某某并非涉案发明专利的实际发明人。
 
江苏高院二审认为：
 
一审判决确认郑某某并非涉案专利发明人并无不当
 
首先，本案系威图公司起诉要求确认涉案发明创造属于职务发明的案件，但是由于我国专利申请过程中对登记的发明人并不做实质性审查，因此可能存在登记的发明人并非实际发明人的情形。
 
涉案发明专利申请权应归属威图公司所有
 
《中华人民共和国专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
 
涉案发明专利技术方案与杜某某在威图公司所做工作存在关联性。从本案一、二审诸多证据中可知，杜某某虽然是在销售部门工作，但其并非普通的销售人员，而是参与了技术支持、技术标准的制定、技术方案的修改等工作。杜某某亦认可其在威图公司任职是产品售前的技术支持工作，与客户的沟通中会涉及产品技术问题。正因为杜某某工作性质的特殊性，使其对地铁行业机柜标准、型材的特定需求、现有产品存在的缺陷不足等内容有了较为深入的接触和了解。发明创造往往都是克服现有技术中存在的缺陷所作的创新，杜某某在威图公司从事的本职工作，使其掌握了大量该类产品在实际使用中存在的问题及需要改进的内容。在此基础上，杜某某提出并申请涉案发明专利，该发明创造的技术方案与其在威图公司的工作内容必然存在密切关联。
 
据此，涉案发明专利是杜某某在与威图公司终止劳动合同1年内作出的，与其在威图公司承担的本职工作有关的发明创造，其专利申请权应归属威图公司所有。
 
一审判决：一、确认第201410224711.7号发明专利的发明人为杜某某；二、确认第201410224711.7号发明专利的申请权为威图电子机械技术（上海）有限公司所有；三、驳回威图电子机械技术（上海）有限公司的其他诉讼请求。
 
二审判决：驳回上诉，维持原判。


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