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与外国公司签订技术转让合同时，应当注意哪些问题

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间：2021-03-24 10:43:24



        本文为外国律师总结的与中方签订技术转让合同或者技术许可协议时应注意的问题，对于中方也有一定的参考意义。
 
        一、风险

        1、登记备案要求

        应当在技术许可合同生效后60天内向中国商务部提交技术进出口登记申请，否则，可能会影响后续外汇、银行、税务、海关等相关手续。
 
        在中国，技术进口或出口都需要进行合同登记管理。要求进口或出口技术转让合同在生效后60天内向中国商务部备案，备案部门颁发进口合同登记证。对于武器制造等敏感技术，进出口可能被禁止或限制。
申请人凭技术进口许可证或者技术进口合同登记证，办理外汇、银行、税务、海关等相关手续。
 
        2、对技术改进的限制无效
 
        中国法律禁止外国许可方禁止或限制中国被许可方进一步改进许可技术，因为此类限制可能被视为非法垄断技术和/或阻碍未来创新。任何此类合同限制都可能在中国无效和不可执行。
 
        3、对技术改进的所有权
 
        默认情况是，中方被许可方对改进的原始所有权将归中方被许可方所有。双方可以通过合同约定，中方被许可方应将其原始所有权转让给外国许可方，但合同必须包括对于改进的权属应公平合理地分配。
 
        4、对技术改进的回馈授权
 
        与转让任何改进类似，一项普遍采用的允许外国许可方使用中国被许可方改进的技术的授权条款不能免费，必须单独考虑和补偿。
因此，相互交流改进技术的条款要求一方无偿向另一方提供改进技术，或者在非互惠基础上将权利转让给他方，或者不经考虑而共享这些改进技术，这些条款可能被视为无效和不可执行。
 
        5、许可方（或转让方）放弃责任
 
        中国法律禁止外国许可方免除与许可技术有关的责任。如果被许可方在使用许可技术时侵犯第三方权利，许可方应承担与此类侵权有关的所有责任。
 

        二、应对策略
 
        下面我们列出一些措施来应对上述风险：
 
        1、关于改进的所有权
 
        外国公司必须仔细考虑他们应该为中国带来哪些技术，以及中国法律允许进口哪些技术。重要的是要考虑技术转让的形式，并咨询经验丰富的本地顾问，他们可以探索有效的方法来构建许可协议的条款，以便最合适地解决改进的开发，所有权和使用问题。
 
        2、对技术改进的回馈授权
 
        不幸的是，中国法律没有定义在这种情况下应适当考虑的内容。最终，它将归结为双方之间的谈判，以便构建公平合理的交易。再次，获得当地顾问的建议从根本上讲是重要的。
 
        要考虑的一种方法是，在适当情况下以优先购买权进行许可改进。在这种情况下，许可方应要求被许可方定期报告/披露其研发情况以及基于许可技术和专门知识的潜在改进。许可方随后可以根据具体情况决定是否希望获得许可以及准备支付多少费用。
 
        3、在许可方（或转让人）上放弃责任
 
        一种方法是，如果第三方索赔导致损失，双方根据商定的百分比或许可方对任何知识产权侵权的责任上限分摊各自的责任。
 
        此外，双方可以包括一项“声明”条款，声明如果被许可方知道或应该知道被许可产品或技术在签署许可协议时侵犯或可能侵犯第三方权利，但仍继续签署协议，许可方免于承担任何相关责任。
 
        另一种通用方法是在商业上可行的范围内，增加前期许可费，以涵盖中国被许可方造成的侵权或损失风险。
 
        最后，如果由于被许可方的疏忽或故意不当行为而发生第三方侵权，也可以插入一项条款，免除许可方的任何相关责任。

 
        三、需要注意的一般性问题

        保护外国当事人机密信息的最有效方法是不许可或转让超敏感信息和专有技术(如果可能)。然而，实际上，这可能很难实现，因为绝大多数中国方面寻求与外国同行合作，以获得宝贵的外国技术和专门知识。


        总结：

        *按照中国的《技术进出口管理条例》等法律法规的要求，外国公司与中方签订技术转让或者许可协议时，应该特别注意以下事项：
 
        *应当在技术许可合同生效前60天内向中国商务部提交技术进出口申请，否则，可能会影响后续外汇、银行、税务、海关等相关手续；
 
        *不得限制对技术进行改进；
 
        *约定对技术改进成果的权属，否则，中方作为被许可方默认拥有改进技术的权属；
 
        *约定对改进技术的回馈授权（grant-back license），否则，中方可以将改进的技术再有偿许可给外国公司；
 
        *中国规定，对于技术进口协议，如果进口的技术侵犯第三人的权益时，由许可人承担责任，所以，侵权免责条款是无效的，可以在合同中约定双方按比例承担责任；
 
        *约定保密条款；
 
        *在中国反向工程是合法的，可以在合同中约定禁止反向工程条款。



关键词： 专利代理 专利转让  

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