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企业专利管理:专利撰写质量、高质量专利、高价值专利的判断方法


企业专利管理:专利撰写质量、高质量专利、高价值专利的判断方法

为实施国家专利质量提升工程具有企业层面的可操作性,制定中国的“高质量专利”的定性评价指标、“高价值专利”的定性和定量评估方法。不同行业、不同企业因地制宜的标准。对不同质量级别的专利给予不同的权重,在考虑了全球性的专利质量因素的影响之后,可更好的指导专利实践。
 
专利质量存在差异的客观原因 
 
撰写专利申请文件(权利要求书、说明书、附图等)并不是简单的文字工作(介绍发明创造),而是复杂的法律工作(为未来可能的诉讼提前准备权利依据)。专利申请文件的撰写者极难预测到未来针对本专利申请的技术方案所有可能的改进、规避设计、和竞争对手的变换实施方式,极难预测到在未来的专利侵权诉讼中争议会发生在哪句话或哪个词,极难预测到说明书中不公开“技术秘密”对保护发明成果是有利还是有弊,也极难预测到说明书中对技术特征解释得更详细对专利权人是福还是祸。
 
在实践中,由于委托人方面的原因,或由于撰写者的责任心不强、技术背景不强、对专利法律了解不够、缺乏在发明人技术方案交底基础之上的周密思考、或专利诉讼经验不足,导致专利申请文件存在撰写瑕疵,即申请文件存在的各种内在缺陷,从而导致专利的实际法律效力小于期望的保护范围。
 
专利申请文本撰写质量的评价标准 
 
在专利侵权诉讼中,专利侵权判定是严格的“法律问题”。专利权人主张权利的唯一法定证据是内在证据(包括专利说明书、权利要求书和专利审查档案)。在诉讼过程中,专利权人提交的外在证据(包括专家证词、发明人证词、用户证词、本领域的技术人员的理解等)一般只能用来澄清“事实问题”,用于定案的可能性很小;采用“等同原则”主张权利的成功比例在国际上也越来越小,因此,专利申请文本的撰写质量对维护专利权人的权益极其重要。
 
“专利质量”就是权利要求书、说明书、附图的撰写质量。而“高质量专利”是指所谓专利申请文件的撰写质量高,即所获得的专利权难以被发现法律保护漏洞、难以被宣告无效、难以在诉讼中难以被现有技术抗辩成功、最终取得胜诉,等等。
 
权利要求书的质量瑕疵:保护范围不清、要求保护的多但说明书公开的少、没有要求保护说明书已经公开的某个或某些技术方案、要求保护的范围包含了现有技术、独立权利要求存在多余限定、要求保护的主题过窄、从属权利要求的布局不足或不当,等;
 
说明书的质量瑕疵:该公开的没有公开、写入的多余信息限制了权利要求得到有利于专利权人的解释、写入的个别信息与权威认知有矛盾、写入的不同信息前后矛盾不能自圆其说、写入的某些信息不同人有不同的理解、产品略加改进或升级就可脱离专利的保护范围、公开面广却没有把已有产品无可置疑地纳入保护范围。
 
专利申请文件的撰写质量可按“明白标准”、“授权标准”、“胜诉标准”三个层次依次进行评价。由于撰写不利、由于内在证据缺乏,本来应该受到的专利保护有时却无法被依法认定。
 
明白标准是指专利申请文件只介绍清楚了发明的基本构思,不一定能够获得专利授权,更难以获得有效的法律保护;
 
授权标准是指专利申请文件符合授权条件,但可发现潜在的一种或多种法律漏洞,导致各种“伪专利侵权”抗辩成功;
 
胜诉标准是指专利申请文件鲜有与前人相同的撰写失误,构成专利侵权要件后就难以被抗辩成功,因此,撰写者必须掌握以往的各种典型判例、可预测到各措辞可能对未来专利侵权诉讼成败的影响。
 
撰写出“高质量专利”需要足够的投入 
 
撰写专利申请文件时,需用面对许多未知因素,撰写者极难准确预测到未来的情况,包括:谁是将来的侵权者,专利侵权何时发生,侵权者如何规避权利要求,侵权者如何进行抗辩,发明人自己还会进行怎样的改进,竞争对手如何模仿专利产品,等等。撰写专利申请文件的人不是先知,可能由于在专利侵权文件中多写或少写了什么而导致专利权人在诉讼中败诉。
 
企业的竞争对手可能随着市场的变化而变化。撰写专利申请文件是与还可能没有现身的竞争对手进行博弈,是与一个还不认识的人谈判签署“市场划分合同”,是在瓜分目前可能还不存在的“蛋糕”。撰写专利申请文件是与预测市场走向和防止竞争者侵犯有关的事情,甚至可以说,专利申请文件的撰写是在构造堡垒、防范隐藏在未来的不可见的敌人。撰写出在未来的诉讼中当矛当盾都有效的、法律效力强大的专利申请非常困难。
 
专利权人的排他权利的范围与发明人的实际发明没有关系,专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书和附图起辅助的解释作用。专利的保护范围以写在权利要求书中的文字为准,并不以实际的发明创造客观事实为准。技术好不等于专利好。专利好与不好只由形成文字的权利要求书、说明书、附图来评价。确保专利的撰写质量,才能保护创新成果。
 
专利撰写瑕疵可能导致争议双方息诉难
 
在专利侵权诉讼中,作为原告的专利权人和作为被告的被控专利侵权者都要付出巨大的人力、物力和财力,双方都不愿意“打官司”。可在现实经济生活中,经常有经历了一审、宣告专利权无效、和二审的专利侵权案件,有的甚至请求最高人民法院再审或发回重审。
 
如果被控专利侵权者相信,一旦成为被告一定败诉,双方就会自行和解,不会去打官司,更不会其中一方不服一审败诉判决而继续上诉。司法实践中存在漫长而昂贵的专利侵权诉讼,是因为争议双方都认为自己应该胜诉。作为原告的专利权人不了解“专利权”的实际法律效力,盲目自信应该胜诉;而作为被告的被控专利侵权者则根据涉案专利文本本身存在着这样或那样的法律保护漏洞,根据屡屡胜诉的国内外先例,使得“侵权”者具有胜诉的信心,敢于挑战所谓的“专利”。
 
在专利诉讼中,胜诉的专利权人不是依靠专利的数量,而是专利的撰写质量;虽然说明书和附图对权利要求书具有“解释”作用,但权利要求书中记载的文字起更大的决定性作用,这与各级领导给予的高度赞誉、鉴定专家的知名度、获得过金奖银奖等都没有关系。曾经有败诉的专利权人认为是法外因素导致自己败诉,到处申冤告状,殊不知其实是自己的专利质量有问题。
 
“高质量专利”与“高价值专利”的定性评价指标
 
专利的价值评估应考虑多大程度上可实现如下因素:防卫竞争市场、获得市场竞争优势、给竞争者的市场扩张造成障碍、成为获取交叉许可的条件等获得的间接经济效益,通过诉讼获得赔偿或取得许可费收入等直接经济效益。可通过专利授权文本的表象定性地判断专利的价值。
 
1) 原创发明/改进发明
 
如果申请专利的发明创造是原创性的,专利的质量很高、专利的价值也很大;如果申请专利的发明创造是瓶颈技术的突破,专利的质量较高、专利的价值也较大;如果申请专利的发明创造是小改新,专利的质量靠撰写质量决定,专利的价值靠市场机遇决定。
 
2) 专利审查历程
 
授权过程越长、授权之前经历的创造性审查过程越复杂的专利,越有质量保障,也越有价值。因为授权过程越长,往往是由于涉及的现有技术多,经历的审查意见次数多而且复杂,也可能有竞争对手提交过用于阻止授权的相关文献,一旦被授权就是审查员认真考虑之后的结果,被宣告全部无效的可能性小,对竞争市场的威慑力大。相反,仅克服了形式缺陷就获得专利授权的专利,经受不住竞争挑战的可能性就大得多。
 
3) 历经无效宣告程序后得以维持
 
如果一项专利曾经被竞争对手宣告过无效,但历经专利复审委员会的无效宣告程序被维持有效,就在实践中验证了专利的稳定性,反应了专利的质量较高;另外,有竞争对手想方设法宣告该专利无效,说明该专利妨碍了竞争对手的商业活动,反应了该专利具有市场价值。
 
4) 历经过专利权转移
 
如果一项专利权曾经实施过专利许可、或专利转让,且专利受让方经过尽职调查后没有对专利本身提出过质疑,或虽然有质疑但在双方谈判之后受让方哪个接受,从一个方面证实专利的质量没有原则性问题,另外一方面也证实专利具有较大的市场价值。
 
5) 历经专利侵权诉讼且胜诉
 
如果一项专利权曾经用于提前专利侵权诉讼,且战胜了被控侵权者的种种质疑,最终获得了胜诉,从一个方面证实专利的质量经受住了司法实践的考验,另外一方面也彰显了专利具有较大的市场价值。
 
6) 具有多国同族专利
 
如果一项专利申请能够在多个国家通过专利审查,在多个国家都能获得同族专利,专利权的稳定性更高,从一个方面证实专利的质量没有大的问题,另外一方面也彰显了专利具有国际市场价值。
 
“高质量专利”与“高价值专利”相关的定性评价指标
 
“高价值的专利”通过市场优势或许可费收入就已经回报丰厚。而必须通过起诉才能维权的专利往往是实际法律效力比较弱的、容易被挑战的、竞争对手不情愿支付许可费的那些专利,这就是为什么专利巨头在专利侵权诉讼中经常败诉的原因。
 
专利质量的定性评估标准至少包括:
 
1) 说明书引证现有技术文献
 
很多专利说明书只简要说明现有技术的不足,不引证任何现有技术文献。其实,涉及现有技术越多的专利越有价值。因为专利申请人主动公开的现有技术越多,审查员参考的现有技术越多,在授权之前被审查的幅度越宽,专利的稳定性越好,被宣告无效的可能性也越小,对竞争市场的威慑力也越大。
 
2) 专利说明书无歧义
 
司法实践中,专利权人与被控侵权者的争议往往集中在对个别术语真实含义的理解上。如果在说明书对关键术语的解释有歧义,有两种或多种合理的不同解释,专利权人会陷入被动。
 
2) 专利说明书自圆其说
 
在专利侵权诉讼中,如果说明书对技术特征的解释存在相互矛盾的表述,或者,存在争议的术语在说明书中有完全相反的两种解释,一种解释对专利权人非常有利,而另外解释对专利权人非常不利,导致专利权人无法自圆其说,专利权人会陷入被动。
 
3) 专利说明书公开的针对性
 
司法实践中,某些涉案专利的说明书公开了多种实施例,但并没有都纳入权利要求书的保护范围。公开的个别实施例没有要求保护,就构成了捐献行为;或权利要求书仅保护了部分实施例,具有相同发明构思的其他实施例写入了其他专利,甚至被他人变换形式申请了专利。某些专利撰写人认为,要求小的保护范围便于获得专利权,说明书中多余的实施例用于印证应当享受等同侵权的认定。可司法实践的结果却恰恰相反。诚实撰写专利申请文件是一个职业原则,任何投机取巧的所谓经验都可能给专利权人带来损失。
 
4) 专利说明书浮夸
 
在说明书夸大发明技术效果的现象是常见的。然而,专利说明书中反复强调某个零件的作用和优点,这在侧面证明了专利权人在提交专利申请时实际希望保护的技术方案恰恰包括这个零件,而不是其他类似零件。过分夸大发明的优点,在诉讼中不但没有益处,而且成为保护范围被依法进行较窄解释的依据。
 
5) 对附图的文字解释不足
 
某些专利申请文字中,提供了大量的附图,但对附图的解释文字不足,在很多细节上一语带过。在专利侵权诉讼中,专利权人试图通过附图达到获得对自己有利的权利要求解释的机会。然而,司法实践中,没有理由认为没有相应文字说明的附图可构成实施例。法院通常认为,充分公开原则大于等同原则,专利权人试图仅通过附图隐晦公开发明创造的设想难以获得成效。
 
6) 专利说明书篇幅明显不足
 
某些专利说明书仅有一个实施例,详细说明部分的文字说明与发明内容部分几乎完全相同,与权利要求书的文字也几乎完全一样,说明书全文不超过两页,权利要求仅仅1-3个。这样的专利文本,一旦在专利诉讼中遇到挑战,几乎无话可说。
 
7) 权利要求的数量
 
某些专利的权利要求书中,只有2-3个权利要求,甚至只有一个权利要求,一旦在专利无效宣告程序中遇到挑战,几乎无路可退,这样的专利质量明显堪忧。而欧美企业的专利,权利要求的数量基本都在10-20个,甚至上百个。其实,权利要求越多的专利越有价值。因为权利要求越多,表明专利权人维权的决心越大、为获得高质量的专利而投入的力度越大、被宣告全部无效的可能性越小、对竞争市场的威慑力越大。
 
8) 权利要求的保护范围虚大
 
多数专利申请人往往都希望“保护范围大”,希望理性的“保护范围适度”的申请人还不多。其实,如果权利要求书保护范围不适当地过大,保护范围会被依法缩小解释,专利权人并不能得到额外的利益;更大的害处是,为自己以改进的技术方案进一步申请专利设置了障碍,容易导致被控侵权者的现有技术抗辩成功,也容易导致涉案专利被宣告无效或部分无效。
 
9) 权利要求书具有非必要技术特征
 
“多余制定原则”已经退出历史舞台。但权利要求中的个别不适当的特征可能仍然阻挡等同原则适应,例如,如果适应等同原则,就相当于删除了一个权利要求中的技术特征,或者使得与技术特征的字面含义恰恰相反,或者使得某个从属权利要求与独立权利要求的保护范围变得完全一致。这样,即使完全符合等同侵权的要件,也难以享受等同侵权的法律救济。
 
10) 权利要求的法律自认
 
一般认为,通过“其特征在于”等标志把独立权利要求划分为前序部分和特征部分仅仅是“形式问题”,因为前序部分和特征部分作为一个整体通盘考虑,用于确定专利的保护范围;按通常的理解,某个技术特征写在独立权利要求的前序部分或特征部分不应该影响到对专利侵权的判定结论。然而,如果一个关于争议焦点的与现有技术共有的技术特征写在了特征部分,但说明书中的解释不足,被控专利侵权者可主张争议焦点是与发明点密切相关的内容,用于澄清争议的各种外在证据都不能依法被采用。
 
11) 权利要求的保护主题
 
即使被控专利侵权者实施了专利权人的专利技术,如果权利要求保护主题撰写不当,就可能导致专利权人在专利侵权诉讼中败诉。例如,如果一项专利要求保护一种具有凹入键的“大哥大”,而被控专利侵权者生产了一种具有凹入键的手机。关于大哥大是否就是手机的问题,双方就可能存在争议。如果没有有力证据表明,大哥大是手机的一种,即使通常公众可能这么理解,法院也难以认定。如果专利申请文件的撰写者当初要求保护一种具有凹入键的“移动通讯装置”,专利权人在专利侵权诉讼中就变得主动了。
 
“高价值专利”与“高价格专利”相关的定性评价指标
 
某些专利的价值容易定性识别,例如,以下各类专利容易被认为具有价值。例如:标准必要专利、具有涉嫌侵权者、是专利组合的一部分、基础性专利、核心专利、特定产品的关联专利、有明确竞争对手的专利、为企业发展特定产品而布局的专利等等。
 
专利价值的定性评估指标至少包括:
 
1) 专利保护主题的竞争密度
 
对于后参与竞争的企业,在密集专利布局中立足有利于获得竞争机会;对于新开辟市场领域的企业,在专利布局空白的领域率先获得的专利,更用排他性。
 
2) 缴纳年费的年度数量
 
对于取得专利证书之后不缴纳年费或仅缴纳1年或几年就不再缴纳的专利,即使专利质量很高,对专利权人也不再具有经济价值,对他人的市场价值也往往不大;缴纳年费年代越久远,说明对专利权人的价值越大,对市场的约束也越大。
 
3) 要求的优先权的数量
 
要求的优先权越多,表明专利权人在该专利领域的正在持续研发、不断改进,一旦被无效相当于几个发明或一系列的发明都得不到保护,专利权人的撰写方面更加投入,专利的质量往往较高,被宣告全部无效的可能性越小。
 
4) 被引用的次数
 
被专利权人自己的后续专利申请引用、被审查员在审查其他专利申请过程中引用、被竞争对手的专利申请引用,都表明该专利在相关技术领域具有重要作用,更被竞争者感兴趣,市场限定作用越强,对竞争市场的威慑力越大。
 
5) 发明的投资额
 
发明投资越大的专利越有价值。因为可投入巨额资金进行发明创造的专利往往是有规划的研发,而不是突发奇想,不容易被放弃,对竞争市场的威慑力较大。
 
6) 拥有分类号的数量
 
跨越的专利分类越多,市场覆盖面越广,对竞争市场的威慑力较大。
 
7) 具有关联专利
 
关联专利越多的专利越有价值,例如,自身为分案申请、要求优先权的数量多、后续还有其他专利申请、具有国际上的同族专利。 
 
8) 专利的剩余寿命
 
发明专利的保护期限一般是20年,如果专利权人一直在缴纳年费,剩余的年限越短专利越有价值,专利权人在专利权终止之前发起专利侵权诉讼的可能性越大,对市场的威慑力越大。
 
9) 专利权人的专利拥有量
 
专利权人、或其母公司、子公司、亲属名下的专利数量越多,说明其申请专利具有长远的打算,对市场的约束力越大。
 
10) 技术可替代性
 
如果发明的技术暂时没有可替代的技术,市场价值就大;如果发明的技术有或很快就会有可替代的技术,市场价值就小。
 
“高价值专利”的定量评估方法
 
专利的价值评估,可以用于无形资产的价值依据、从银行取得贷款的抵押物价值依据、转让专利的最低报价、或收取许可费的依据等等。
 
虽然专利的真正价格是市场供求关系而调节的,不一定能够完全实现专利的价值,但了解国际上正规的专利价值评估方法是非常必要的。
 
1) 核实专利的有效性。没有缴纳当年的专利年费并且已经超过了滞纳期,或已经被放弃的专利,专利的价值就是0!
 
2) 调查专利的经营史。相关商业计划、市场研究、财务报告、独立评价;过去和现在的所有涉案诉讼资料;所有关于涉案专利的商业合同、许可合同、许诺许可资料;关于实施该专利的经济资料;与该专利有关的产品促销和宣传资料;成本审计记录和可行性研究报告。以往合理的专利许可费收入,是确定专利价格的重要依据。
 
3) 搜集专利的授权史。包括:专利审查档案;各国同族专利的审查情况。
 
4) 组建价值评估小组。包括专利律师、专利交易专家、财务专家、技术专家四类高级人才,每类专家可以有多名,但相互之间独立工作、相互隔离信息、确保不相互影响;不同类专家之间各有分工。
 
5) 阅读专利文本原文。评估小组成员仔细阅读专利的权利要求书、说明书,感受专利质量。专利的申请日可用于计算专利的剩余寿命。
 
6) 调查权利要求书与市场的相关性。了解背景技术、审查案卷、审查过程中引用的专利、相关的专利、和被引用的专利,以及专利权人在后申请的相关专利,禁止反悔原则是否可能发挥作用。
 
7) 与原专利代理人对话。经过专利权人同意,在不公开的场合与在专利申请过程中提供专利代理服务的专利代理人讨论专利技术的细节和法律细节,包括该专利是否经历过专利侵权诉讼,结果如何;专利被宣告无效的可能性有多大;被侵权的可能性有多大;成为从属专利的可能性有多大。
 
8) 调查专利的生命力。再次检索证据,评估该专利是否可能被宣告无效;必要时向专利复审委员会提出无效宣告请求,以试探专利的生命力。
 
9) 调查专利的市场地位。了解该专利是基础专利,还是从属专利。
 
10) 考虑专利拥有量。如果一个专利权人拥有多项专利,就可以降低他人基础专利或从属专利的约束,提升某一项专利的市场价值。
 
11) 调查国外同族专利的实施情况。一项发明在越多的国家获得专利权,在国外实施得越好,受专利保护的市场范围就越大,被宣告无效的可能性也越小,因此,专利本身的价值也越大。
 
12) 考虑专利的剩余寿命。考虑从评估之日到专利保护截至日期的期限长短,该期限越长,专利的市场价值越高。
 
13) 分析未来专利的直接利润。调查从过去到现在专利许可费的变化,许可人和被许可人的商业关系、许可人或被许可人是否愿意承担后续研发成本,许可人或被许可人是否可能从中受益,许可人或被许可人是否提起可能的专利侵权诉讼以及获得赔偿的数额。
 
14) 调查专利是否经历过专利侵权诉讼。如果胜诉,更提升专利的价值,并且暗示竞争者远离该市场。相反,如果败诉,专利的价值评估就受到不利的影响。
 
15) 调查下一代可替代性技术。预测成本的变化和价格的浮动。分析竞争技术以确定专利潜在的市场空间和专利的价值定位。
 
16) 绘制专利产品的需求曲线。在专利产品和替代产品相互竞争的领域进行调查,弄清楚在不同的价格点上企业的销售收入分别预期在什么水平。
 
17) 确定专利产品具有最大利润点的价格。不同的价格定位,就会有不同的销售量,不同的成本,不同的利润。
 
18) 专利的市场优势评估。详细分析被评估专利与竞争专利之间在保护范围、法律稳定性、经济上和技术上的不同、许可和销售的条款的差异等。
 
19) 专利的市场收益评估。专利的经济价值包括专利权人在许可协议下可以预期的许可费收入和专利带来的直接利润。根据被评估的专利是单独运作,还是作为专利集合的一部分进行运作,考虑销售前景和专利投资回报的风险,进行利润最大化分析。
 
20) 专利的价值评估汇总。各专家提交各自的意见,集体讨论撰写《专利价值评估报告》,该报告应该包括被评估专利的基本信息、所作的各种假设、所作分析的局限性、评估的步骤和程序、评估结果、评估小组成员的资历和在评估过程中所作的具体工作。如果评估小组缺乏某种能力的成员,或某位成员在具体评估作业中因故缺席,报告中应该分析这种缺席对评估准确性的实际影响。
 
专利投资风险评估包括如下:
 
1) 专利地位:满足以下条件则专利地位高,即在中国和欧、美、日等国际主要经济热点国家都获得了专利权;与主要的合作者都签署了保密协议;获得的保护范围宽而适度的专利;而且是可替代性比较低的专利;而且产品拥有理想的商标和名称。
 
2) 可实施证据:如所需的样品或样机、测试、考验、评价都均已经完毕,则可实施性强。
 
3) 投资经费:有足够的用于专利维持、市场化和研发的经费。
 
4) 市场需求量:市场应该具有持续的需要,甚至具有需要量的增长,足可以保持投资的回报。
 
5) 市场推广阻力:产品应该受到市场欢迎,符合各种法律法规。
 
小结
 
我国学者2004年就已经着手研究“高质量专利”的问题,起步时间几乎与国际同步,研究成果与国际差距也不大。2017年底启动的国家专利质量提升工程,使得专利价值各项评价指标,有坚实的研究基础和丰富的使用经验,在企业实务层面,为实施国家专利质量提升工程提供了具体的可操作性的办法。

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