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化学、生物医药领域发明创造性审查意见答复技巧汇总

专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间：2021-03-24 21:52:27


化学、生物医药领域发明创造性审查意见答复技巧汇总


创新驱动是世界大势所趋，专利成为国家创新的核心要素和经济发展的根本驱动，提升专利申请质量刻不容缓。创造性体现了专利的创新程度。代理人是否能够准确抓住发明本质，并在《专利法》和《专利审查指南》的框架下有针对性、有效地答复关于创造性的审查意见，对于能否获得专利授权具有很大影响。
 
本文针对化学、生物医药领域发明关于创造性的审查意见中几种常见的容易低估专利申请创造性的情形，对此类审查意见提出答复思路。
 
化学、生物和医药为代表的实验科学，该领域专利申请通常需要提供实验数据来证明发明能否实施以及达到何种技术效果。因此，化药领域专利申请在创造性评价中，对于事实认定和法律适用的思维精度和维度有着更高的要求。
 
《专利法》第22条第3款明确规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。也就是说，发明应当满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件，才能被认为具备创造性。相对而言，“显著的进步”这一条件较容易满足，只要技术方案解决了一定的技术问题，即可认为发明具有有益的技术效果。
 
因此，发明是否具有突出的实质性特点成为实质审查的核心，也是创造性判断的关键。《专利审查指南》（下称指南）第二部分第四章第2.2节给出了突出的实质性特点的判断标准：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。也即发明是否显而易见的判断标准。
 
目前的专利申请多以改进发明为主，审查员按照“三步法”的逻辑来判断发明是否具有突出的实质性特点，进而判断发明是否具备创造性。
 
代理人在收到审查意见后，尝试在“三步法”框架下答复创造性审查意见时，却常常遇到瓶颈。
 
由于审查员是在了解发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低。
 
因此，代理人在借鉴“三步法”原则进行创造性审查意见答复时，应当与审查员的角度有所不同。回归技术本质，还原研发历程，寻找可能破解审查意见的方向。
 
“三步法”原则的理解与运用
 
指南给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法“三步法”。判断过程具体如下：
 
化学、生物医药领域发明创造性审查意见答复技巧汇总
 
代理人在答复有关创造性的审查意见时，可参考“三步法”原则，判断审查意见是否合理，并通过意见陈述的方式作出恰当有效的答复。采取以下步骤：
 
（1）在收到审查意见后，代理人首先应当仔细研究审查意见，申请文件和对比文件，从整体上把握该发明与对比文件技术方案的异同。
 
（2）判断审查员引证的对比文件是否公开了与该发明最接近的现有技术。此步骤应当重点关注最接近的现有技术所属的技术领域，所要解决的技术问题与该发明是否相关，以及技术上的接近程度。
 
（3）基于最接近的现有技术确定区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。该步骤包括区别特征的确定和技术问题的构建两个子步骤。所构建的技术问题可分为几种情况：1）发明实际解决的技术问题与申请文件记载相同；2）发明实际解决的技术问题是该发明的子发明点；3）发明实际解决的技术问题与申请文件记载不同。
 
（4）在确定了区别特征和实际解决的技术问题后，判断权利要求所要保护的技术方案是否显而易见。判断显而易见的具体方法是：确定现有技术整体上是否存在某种教导或启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。
 
审查意见中常见的低估发明创造性高度的情形及应对策略
 
3.1 确立最接近的现有技术出现选择错误或不当的情形
 
指南规定，最接近的现有技术是现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案。指南进一步规定：“最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。最接近的现有技术选择不当，可能直接导致判断结论错误，“三步法”的后两步失去意义。
 
 
3.2 区别特征找不准、找不全，对区别特征的技术事实认定不当，或者对区别特征达到的技术效果认定不准确的情形
 
3.2.1 区别特征找不准、找不全，或者对区别特征的技术事实认定错误容易导致显而易见性评判结论有误。
 
3.2.2 区别特征达到的技术效果是确定发明实际解决技术问题的事实基础，如果技术效果认定不准确，会直接影响发明实际解决技术问题的确定，并可能影响最终创造性的结论。
 
3.2.3 审查意见中常见 “相当于”等类似描述，“相当于”后面的特征为审查员认定的对比文件公开的与专利申请相同或等同的技术特征。核查对比文件中的特征是否如实“相当于”专利申请中的技术特征，如果有任何一个特征并不是审查员所认定的“相当于”的关系，则可将该技术特征作为争辩点，并据此来说明该特征实质并未被公开。
 
3.3缺乏对发明实际解决技术问题的认定或者认定有误的情形
 
指南规定，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。“三步法”判断中发明实际解决的技术问题是基于区别技术特征所能达到的技术效果确定的技术问题。假如不去认定技术问题或者技术问题认定有误，可想而知这对于创造性评判结果的影响可能是颠覆性的。
 
3.4 “判断是否显而易见”环节中对现有技术整体给出的教导认定不准确，对技术启示产生的动机把握不准确，对所属领域技术人员的能力和水平把握不当，以及涉及“事后之明”的情形
 
由于“三步法”中第3步判断环节，即技术启示的判断环节直接决定着创造性的评判结论，因此该步骤是创造性判断中最核心、最关键的步骤。在技术启示的判断环节，把握整体发明构思，透过技术方案的文字记载从深层次理解发明创造，有助于准确把握发明的技术贡献，从而提升启示判断的客观性。
 
代理实务中的一些建议
 
缺乏创造性，是发明专利申请过程中常见的烧脑问题。应理解的是，创造性是一个相对概念，不是简单的“0”和“1”的关系，而大多数是从“0”向“1”趋近的状态。
 
专利申请的创造性审查过程因各种原因，容易低估专利申请的创造性高度。对于与现有技术相比确实具备一定的“高度”，且发明人确实做出实质创新工作的发明创造而言，当面对被指出专利申请的全部权利要求不具备创造性的审查意见时，代理人以维护发明人的利益为根本，结合现有技术的整体状况对发明申请的技术方案进行全面细致的分析，有针对性、有重点地答复审查意见，力争专利申请最大范围授权。
 
（1）对于与现有技术差别大，创造性程度高但仍被认为不具备创造性的专利申请，应当以技术争辩为主。如果专利申请与现有技术差别小，创造性相对较低，可将程序争辩作为重点。谨慎客观地指出审查员在“三步法”运用中的不当之处，以及审查意见中可能存在的矛盾或逻辑错误，找到有力的争辩点。摆事实，讲道理，做到有理有据、恰当到位的陈述，才能够提高说服力，并且易于被审查员理解和接受。
 
（2）代理人应当对发明的本质有着深刻的理解，才能够做出恰如其分、令人信服的答复。发明人往往对于本领域的技术理解比较深入，代理人可以通过与发明人沟通准确地挖掘出其发明与现有技术之间的实质性区别，以形成更有说服力的论据。
 
（3）由于区别技术特征存在“小且散”的特点，容易遗漏，意见陈述时可以采用列特征对比表的形式，全面确定区别技术特征，并有助于准确抓住核心区别技术特征，以简驭繁。
 
（4）审查员所引用的作为审查基础的对比文件来源广泛，而这些对比文件的质量也是参差不齐。代理人应重点核查对比文件中与启示相关的每一处技术细节，如果审查员所引证的内容前后矛盾、有瑕疵或者与实际情况不符，可以合理地提出质疑，并以此作为争辩点。
 
（5）对于技术启示判断环节，避免以直断式的逻辑直接给出发明方案非显而易见的结论。缺少缜密推理和论据支持而只是一味地强调发明具备创造性，对于有效答复审查意见并没有任何实质性的帮助。一个完整的答辩，实体性论述不可或缺。同时，意见陈述的内容应当尽量真实、客观，减少主观臆断。
 
（6）考虑到不同审查员的思维模式，审查风格各异，在发明点不是很明朗，并且代理人尚不确定以何种角度出发能够说服审查员的情况下，代理人可以尝试从多个角度，全方位，层次分明地进行意见陈述，以期捕捉到合适的切入点打动审查员。
 
（7）意见陈述的内容和形式应当符合指南的规定。同时，应使相关内容在意见陈述中的呈现方式是有助于创造性的整体抗辩是令人信服的，既要做到有理有据，也要有度有序。必要时，可辅助加粗字体或下划线等工具，以突出并强化自己的观点。
 
（8）对于补交实验数据证明发明技术效果的，应当在说明书中有实验数据或其它证据支持，仅在说明书中简单地表述而没有任何切实的实验数据或证据支持，之后在答复审查意见中补交实验数据的，审查员一般不会予以考虑。通常审查员予以接受补交实验数据的情况是：原始申请文件中对该发明的某项技术效果记载了相关实验数据，申请人补交了对比文件作为对照组与该发明中记载的效果数据进行对比，对比的前提是对照组采用的实验条件和实验步骤应当与原始申请文件记载一致。
 
（9）为使创造性答复易于通过，在撰写中要设好伏笔。多一点记载就会多一份机会，多一点坚持就会多一份成功。
 
（10）代理人应当熟练掌握“三步法”的逻辑思维模式，针对具体案情，灵活应对。另外，代理人应当掌握一定的检索技巧，具有敏锐的洞察力，善于发现问题，解决问题。同时，应当提高自己的思辨力及语言组织能力，力求语言凝练，避免散乱冗长的行文。
 
小结
 
成功的专利代理，专利申请阶段，帮助发明人将其技术及巧思通过专利的形式在最大范围内获得法律保护，给竞争对手设置难以逾越的专利壁垒；专利挖掘阶段，引导发明人朝着有希望的方向进行研发和专利布局；专利授权和确权程序中，最大程度的巩固专利稳定性，为发明人保驾护航。
 
专利质量提升是一项复杂的系统工程，而提升专利代理质量是专利质量提升的重要一环。作为专利代理人，应加强学习，努力提高自己的代理水平。与知识产权法官、专利审查员、知识产权律师等一起，为实现知识产权强国目标贡献应有之力。


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关键词： 专利申请流程 发明专利申请  

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