当知识产权诉讼遇不公开质证制度，微生物领域的可专利性

今天，乐知网律师 给大家分享： 当知识产权纠纷诉讼遭遇不公开质证制度，微生物领域不同发明保护主题的可专利性浅析 。

当知识产权纠纷诉讼遭遇不公开质证制度

《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见，作为在知识产权服务领域有多年执业经历的律师和专利代理师，笔者就涉及商业秘密的证据的质证问题也提出了一点个人看法，并在此分享给读者，希望在遇到此类问题时能给大家提供一些启发和帮助。

该意见稿第三十一条至三十五条的规定如下：第三十一条 交换和质证的证据涉及商业秘密的，当事人不得查阅、摘抄、复制、拍照，但经人民法院准许的代理律师、专利代理师、有专门知识的他人可以查阅。

人民法院可以根据当事人申请或者依职权作出秘密保持的裁定、责令证据接触者签署保密承诺书或者组织诉讼参加人签订保密协议。

第三十二条 当事人申请人民法院作出秘密保持裁定的，申请书应当载明涉及商业秘密的证据名称、受秘密保持裁定约束的诉讼参加人、保密期限和有关理由。

申请理由成立的，人民法院应当作出裁定。

受秘密保持裁定约束的诉讼参加人不得出于本案诉讼之外的任何目的披露、使用在诉讼过程中接触到的秘密信息。

违反秘密保持裁定的，人民法院可以依照民事诉讼法第一百一十一条的规定进行处罚；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条 签署保密承诺书的诉讼参加人，不得出于本案诉讼之外的任何目的披露、使用在诉讼过程中接触到的秘密信息。

违反保密承诺书的，人民法院可以参照民事诉讼法第一百一十一条的规定进行处罚。

第三十四条 各方当事人均同意对涉及商业秘密的证据不进行交换、质证的，人民法院可以不组织该证据的交换、质证。

当事人不得撤回上述同意。

第三十五条 当事人对证据是否涉及商业秘密提出异议的，应当提供反驳证据。

人民法院可以组织当事人就该反驳证据先行交换和质证。

异议成立的，被异议方提供的证据按照非涉密证据进行交换和质证。

上述规定本意是在民事诉讼过程中对权利人的商业秘密给予有力保护。

但是笔者认为，由于该意见稿对商业秘密的构成条件本身没有做出规定，也没有就此对相关规范文件进行引用，那么在实践操作中，将可能导致当事人双方的诉权不对等的情形。

基于此，笔者提出，该规定应明确——举证人主张其所提交的证据涉及商业秘密，要求不公开质证的，应满足两个条件：①该证据符合相关法律（即《反不正当竞争法》）对商业秘密的定义，并提交其满足商业秘密构成要件的初步证据；②在质证前的合理期限（或举证期限）内，就该不公开质证的证据的种类、涉及内容的概要通知对方当事人，以便对方合理安排参与质证的人员。

关于第①点 首先，从实践上来说，对于一份证据材料是否构成商业秘密、能否适用不公开质证规则，存在不同观点：

第一种观点认为，民事诉讼证据规则中涉及的商业秘密应与《反不正当竞争法》的相关定义和构成要件要求相同（该法第九条规定：本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息），且举证人至少应提交证据证明其对该证据采取了保密措施，并对该证据不为公众所知悉、具有商业价值做出说明；第二种观点则认为，在相关法律规范没有明确规定的情况下，证据规则中的商业秘密并不当然适用《反不正当竞争法》的定义和要求，要求举证人承担相关证据构成商业秘密的举证责任于法无据。

上述观点各有道理，因此若不在规则层面加以明确，则实践适用上就可能出现适用标准不统一的情形。

其次，从举证责任的分配上来说，对于不公开质证的证据，对方当事人仅有特定人员、当庭参与质证，若怀疑该证据已被公开，几乎不存在当庭提供反证的可能，即使有庭后搜集证据的机会，也没有证据复印件作为参考，且不能请他人提供帮助，因此，对方当事人搜集反证难度极高。

而对应的，要求举证人就其证据构成商业秘密承担初步证明责任，才能基本平衡双方的举证责任，实现合理的分配。

更深一层，从诉讼权利的保障上来说，公开质证作为民事诉讼的重要原则有其价值和意义，对于不公开质证的例外情况理应受到严格限制，若对商业秘密的定义和构成要件不加以规范和明确，就存在举证人滥用不公开质证规则、妨害对方当事人诉权的可能。

第②点 鉴于不公开质证程序本身严苛限制了参与质证的人员、时间和场所，笔者认为给予对方当事人合理安排参与质证的人员的机会，对于保障对方当事人诉权以及查明案件事实都非常重要。

以专利案件为例来说，对方当事人若没有提前获知举证人可能提交的不予公开质证的证据的种类和涉及内容，仅根据涉案的其他情况安排出庭人员，那么，参与质证的人员可能仅熟悉程序、规范而不熟悉产品技术细节，也可能仅擅长技术分析而看不懂财务报表，在面对相关证据时，将在实质上影响对方当事人诉权的行使，且不利于案件事实的查清。

因此，虽然《反不正当竞争法》对商业秘密的构成有明确规定，但是《民事诉讼法》、民诉法解释以及去年修改的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，对于在民事诉讼相关证据规则中涉及的商业秘密是否适用《反不正当竞争法》的相关规定、是否需要举证人承担相应的初步证明责任，都没有明确规定，这在实践中就存在举证人滥用该规则、妨害对方当事人本应享有的公开质证的诉权的可能性。

相较而言，我国《刑法》对侵犯商业秘密罪的规范条文则显得更为严谨，该法第二百一十九条规定：本条所称商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

上述刑法条文对商业秘密的定义虽与《反不正当竞争法》不完全相同，但为具体案件的判断和裁量提供了依据，值得借鉴。

另一方面，《刑法》和《反不正当竞争法》对商业秘密的不同定义，也正说明了在认定是否构成商业秘密时可能存在不同的标准，在其他规范性文件中明确其所称的商业秘密的具体构成要件，对于该规范的具体适用更具有实践指导意义。

微生物领域不同发明保护主题的可专利性

上世纪70年代初，美国Chakrabarty案揭开了现代生物技术专利保护的序幕，美国在全世界率先承认微生物本身可以被授予专利权。

我国从1993年1月1日第二次修订的专利法实施，微生物的专利权也开始得到法律的认可。

2。微生物专利的相关法律规定及成立要件 2.1微生物的可专利性 微生物领域涵盖众多学科知识，传统生物学意义上的微生物包括细菌、放线菌、真菌、病毒、原生动物、藻类等。

由于微生物既不属于动物也不属于植物的范畴，因而微生物不属于中国专利法第25条第1款第4项所列的情况，可以获得专利保护。

但是未经人类的任何技术处理而存在于自然界的微生物由于属于科学发现，所以不能被授予专利权。

只有当微生物经过分离成为纯培养物，并且具有特定的工业用途时，微生物本身才属于可给予专利保护的客体。

落实《生物多样性公约》的具体法律规定 A26.5 依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。

为落实A5.2服务 申请专利的发明涉及新的生物材料，该生物材料公众不能得到，并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的，除应当符合专利法和本细则的有关规定外，申请人还应当办理下列手续：

(一) 在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的，指优先权日)，将该生物材料的样品提交国知局认可的保藏单位保藏，并在申请时或者最迟自申请日起４个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明；期满未提交证明的，该样品视为未提交保藏； (二) 在申请文件中，提供有关该生物材料特征的资料； (三) 涉及生物材料样品保藏的专利申请应当在请求书和说明书中写明该生物材料的分类命名(注明拉丁文名称)、保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号；申请时未写明的，应当自申请日起４个月内补正；期满未补正的，视为未提交保藏。

符合A26.3的要求，且符合《专利审查指南2010》第二部分第五章3.2。1中对于发明再现性的规定 发明专利申请人依照本细则第二十四条的规定保藏生物材料样品的，在发明专利申请公布后，任何单位或者个人需要将该专利申请所涉及的生物材料作为实验目的使用的，应当向国知局提出请求，并写明下列事项：

(一) 请求人的姓名或者名称和地址； (二) 不向其他任何人提供该生物材料的保证； (三) 在授予专利权前，只作为实验目的使用的保证。

发明公布后公众获得生物材料的方法及使用方法 专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料；专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。

就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的，申请人应当在请求书中予以说明，并填写国知局制定的表格。

必须提交的材料，不提交该材料申请将被驳回 依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形包括：(一) 申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形；(二) 申请不符合专利法第二十六条第五款的规定。

与生物材料相关的驳回条款 无效宣告请求的理由之一：

被授予专利的发明创造不符合专利法第五条、第二十五条的规定。

与生物材料相关的无效条款 2.3微生物专利成立之要件 与一般通用领域相比，微生物领域的专利申请具有一定的特殊性，要求所保护的技术方案不但要具备“三性”，还应当对申请中涉及的公众不能得到的，而完成发明必须使用的生物材料进行保藏，以满足说明书公开充分的要求。

2.3。1新颖性 新颖性是发明取得专利的首要条件。

新颁布实施的专利法已将专利申请的新颖性标准提高为绝对新颖性标准。

世界范围内已经公开的相同或相似技术和产品都会破坏专利申请的新颖性（包括发明人自己发表任何语种的技术论文）。

微生物及相关领域，技术更新速度快，应密切关注该领域中技术的发展水平和发展动态，这不仅是科研创新的基础，也是有效保障专利申请获得授权的关键。

2.3。2创造性 具有创造性的微生物必须与已知种的分类学特征明显不同（即新的种）。

如果发明涉及的微生物属于新的种，那么即使用途相同，该微生物及其应用的发明也具有创造性。

如果发明涉及的微生物的分类学特征与已知种的分类学特征没有实质区别，但是该微生物产生了本领域技术人员预料不到的技术效果，那么该微生物及其应用的发明具有创造性。

2.3。3实用性发明的实用性包括发明的再现性和有益性。

专利审查指南（2010）中规定：“再现性，是指所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案。

这种重复实施不得依赖任何随机的因素，并且实施结果应该是相同的。

” 由于微生物领域的发明创造多数以实验科学为基础，而实验结果的可预见性通常较低，因此该类专利申请的说明书中应提供足够的实验数据，使所要保护的技术方案既要满足新颖性和创造性的规定，还应保证实验结果的确定性、可预期性，使所要保护的发明创造具有再现性。



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