PPH请求中提出实质审查申请的时机讲解，专利侵权中“现有技术”抗辩讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：PPH请求中提出实质审查申请的时机讲解，专利侵权中“现有技术”抗辩讲解 。

PPH请求中提出实质审查申请的时机讲解

专利审查高速公路（Patent Prosecution Highway，以下简称PPH）是指申请人提交首次申请的受理局（Office of First Filing，OFF）认为该申请的至少一项或多项权利要求可授权，只要相关后续申请满足一定条件，申请人即可以首次申请受理局的工作结果为基础，向后续申请受理局（Office of Second Filing，OSF）对后续申请提出加快审查请求。

由于PPH请求具有审批加快、节省费用、授权率高等优点，因此已越来越多地被申请人所利用。

一、修改权利要求时实质审查请求提出时机的选择 作者迄今为止已经累计提交了近二百件PPH请求。

其中，在处理有关PPH事项的咨询时，有些案件因为不满足提出要件而不能提出PPH请求。

最主要的原因在于后续申请的权利要求与首次申请的权利要求不对应且因主动修改时机已过而不能将权利要求修改为与首次申请的权利要求对应。

在此，结合一个具体案例对此进行介绍并说明可能的解决方案。

（一）案例介绍 该案例是一件PCT申请进入中国国家阶段的申请，在进入中国国家阶段的同时基于专利合作条约第41条对权利要求进行了修改。

申请人希望根据日本授权权利要求在中国提出PPH请求。

中日专利审查高速公路于2011年11月1日启动试点，2022年11月1日起延长五年，至2023年10月31日止。

该申请大致处理流程如下：

该申请的对应PCT申请在进入中国国家阶段的同时提出了实质审查请求，随后于2022年1月31日公布及进入实质审查阶段。

按照专利法实施细则的第五十一条第一款的规定，申请人可以在收到进入实质审查阶段通知书后三个月内主动提出修改。

基于上述进入实质审查阶段的日期可知，该案件的主动修改的起始日期是2022年1月31日且截止日期是2022年4月30日（由于，实际的截止日期通常会加上15天的邮政日，因此，加上15天邮政日之后的最终截止日期是2022年5月15日）。

该申请的日本对应申请在上述主动修改期限内被授权且被授权的权利要求与该申请的当前的权利要求不一致，但是申请人在上述主动修改期限内未针对该申请提出主动修改。

申请人随后于2022年5月29日（此时主动修改时机已过）指示提出PPH请求。

但由于日本对应申请的被授权的权利要求与该申请的当前的权利要求不一致且已过主动修改期限，故不能将该申请的当前的权利要求修改为与日本对应申请的被授权的权利要求一致，并且由于日本对应申请的被授权的权利要求的保护范围小于该申请的权利要求的范围，因此，不满足PPH的权利要求需要充分对应的提出要件，不能提出PPH请求来加快审查。

（二）解决方案 回过头来看该申请，如何才能避免上述因权利要求不对应而不能提出PPH请求。

在此，对具体的方案进行了研究，大概分为如下两种方案。

方案1：在收到公布及进入实质审查阶段通知书之后，利用主动修改时机，将该申请的当前的权利要求修改为与日本对应申请的被授权的权利要求一致。

就该申请而言，由于日本对应申请的授权日期早于主动修改截止日期，因此，可以在主动修改截止日期之前将该申请的当前的权利要求修改为与日本对应申请的被授权的权利要求一致。

但是，采用此方案的前提条件是主动修改截止日期之前日本对应申请已授权。

如果日本对应申请的授权日期晚于主动修改截止日期，则无法采用此方案。

而且，该主动修改的时间窗口仅在2022年1月31日~2022年4月30日。

就该申请而言，结合日本对应申请的授权日期可知，能够用于提出主动修改的时机仅在于2022年3月6日~2022年4月30日。

对于申请人而言，无法准确地预知日本对应申请的授权日期。

因此，对此方案而言，上述主动修改的时间窗口不容易把握。

另外，假设日本对应申请的授权日在主动修改的起始日期（2022年1月31日）之前例如为2022年12月，申请人也只能在主动修改的时间窗口即2022年1月31日~2022年4月30日这期间内提出主动修改。

提出主动修改的时机比较局限，不灵活。

方案2：在进入中国国家阶段时不提出实质审查请求，在实质审查期限届满前提出实质审查。

具体而言，本案的最早优先权日是2022年6月30日，因此，可以在2022年6月30日之前提出实质审查请求。

就该申请而言，可以在日本对应申请的授权日期即2022年3月6日起~2022年6月30日之前提出实质审查请求的同时提出主动修改以将该申请当前的权利要求修改为与日本对应申请被授权的权利要求一致。

并且，关于提出PPH请求的时机，由于可以在提出实质审查请求的同时提出加快审查请求，因此，本案可以在上述期间即2022年3月6日~2022年6月30日期间内提出实质审查请求的同时一并提出PPH请求。

就可选择的时间窗口而言，方案2可选择的时间窗口（2022年3月6日起~2022年6月30日）与方案1的可选择的时间窗口（2022年3月6日~2022年4月30日）相比，延长了接近两个月 。

另外，假设日本对应申请的授权日在上述起始日期即2022年1月31日之前例如为2022年12月。

申请人可以在日本对应申请的授权日之后随时提出实质审查请求，与此同时提出主动修改。

即便在提出实质审查请求的同时未提出主动修改，也可以在收到进入实质审查阶段通知书之后的三个月内提出主动修改。

提出主动修改的时机与上述方案1相比，可选择的时间窗口显著扩大。

与此相应地，能够提出PPH请求的时机包括：如上所述在日本对应申请的授权日之后随时提出实质审查请求的同时、以及收到进入实质审查阶段通知书之后（且发出审查意见通知书之前）的任意时机。

基于上述对比可知，对方案2而言，无论是提出主动修改的时机还是提出PPH请求的时机，作为可选择的时间窗口，都明显优于方案1。

二、无需修改权利要求时实质审查请求提出时机的选择 在此，假设另一种情况，即不需要对权利要求进行修改即满足PPH所要求的权利要求充分对应性。

在这种情况下，上述两种方案在提出PPH请求的时机选择方面，情况又会如何呢？ 就该申请而言，由于日本对应申请的授权日在进入实质审查阶段之后，因此，对于上述方案1，可以在日本对应申请的授权日之后随时提出PPH（PPH的另一个要件是已进入实质审查阶段）。

相比之下，对于上述方案2，同样地也可以在日本对应申请的授权日之后随时提出实质审查请求的同时提出PPH请求。

两方案在提出PPH请求的时机选择方面没有明显差异。

然而，如果日本对应申请的授权日在进入实质审查阶段之前，对于上述方案1，不能在日本对应申请的授权日之后立刻提出PPH请求，而必须等待直至进入实质审查阶段，可以在进入实质审查阶段之后随后提出PPH请求。

相比之下，对于上述方案2，由于PPH的另一个提出要件的限制（必须在公开以后），同样也需要等待公布而不能在日本对应申请的授权日之后随时提出实质审查请求的同时提出PPH请求。

由此可知，在不需要对权利要求进行修改即可满足PPH所要求的权利要求的对应性的情况下，上述两方案在提出PPH请求的时机选择方面没有明显的差异。

需要说明的是，上述案例是针对提出常规PPH（在此为JP-PPH）的情况。

如果想要提出PCT-PPH，情况又会如何呢。

三、PCT-PPH请求情形实质审查请求提出时机的选择 对于PCT-PPH请求的提出而言，可利用的国际阶段工作结果仅限于三种，即国际检索单位的书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位的书面意见（WO/IPEA）或国际初步审查报告（IPER）。

这三种国际阶段工作结果通常在对应PCT申请进入中国国家阶段已经作出。

在对应申请想要基于上述国际阶段工作结果提出PCT-PPH请求时，在进入中国国家阶段时基于上述国际阶段工作结果对权利要求进行相应的修改即可。

如果采用方案1，即在进入中国国家阶段的同时提出实质审查请求，则PCT-PPH的提出时机限于收到公布及进入实质审查阶段通知书之后。

如果采用方案2，即在进入中国国家阶段的同时不提出实质审查请求，而是随后提出实质审查请求，则大致分为两种情况。

一种情况是在公开之前 提出实质审查，则PCT-PPH的提出时机限于收到公布及进入实质审查阶段通知书之后。

另一种情况是，可以在公开之后提出实质审查请求的同时提出PCT-PPH请求，即PCT-PPH的提出时机仍然限于公开之后。

由此可知，对上述两种方案而言，PCT-PPH的提出时机没有实质上的差异。

专利侵权中“现有技术”抗辩讲解

一、关于现有技术抗辩和先用权抗辩的法律规定 《 专利法》第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

”第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

” 《 专利法》第六十九条第一款第(二)项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

” 二、本案案情及主要争议点 在本案中，原告王业慈起诉称被告徐州华盛实业有限公司（下称华盛公司）生产销售侵害涉案专利权的潜水泵产品，而被告华盛公司针对原告的诉讼请求提出了现有技术抗辩作为抗辩理由。

一审认定被告华盛公司所主张的现有技术抗辩成立，判决驳回原告王业慈的全部诉讼请求。

原告王业慈不服一审判决，上诉至最高人民法院。

在二审中，被告华盛公司又补充了一部分新的证据以及现有技术抗辩理由。

经审理，最高人民法院认定被告华盛公司提出的现有技术抗辩部分成立，在纠正原审判决关于现有技术抗辩认定的错误的基础上维持原审判决。

本案是关于现有技术抗辩的典型案件。

在二审判决书中，最高人民法院针对现有技术抗辩的争议点论述翔实、说理精到，对于专利工作者有很大的启发和参考价值。

在本案中，被告华盛公司以四份现有技术为依据，分别提出不同的现有技术抗辩。

针对这四项不同的抗辩理由，最高人民法院分别进行了分析。

1、关于现有技术抗辩中“无实质性差异”的辨析 在本案中，被告华盛公司提交了七洲集团生产的水泵实物，主张该水泵实物构成被诉侵权产品的现有技术方案，据此提出现有技术抗辩。

对此，经法院当庭勘验，七洲集团水泵实物与被诉侵权产品在卡簧位置上存在区别：前者的卡簧设置在电机壳底部靠近下端环的位置，而后者的卡簧位于下端环内孔。

原审法院认为，二者卡簧的位置虽然略有区别，但是其功能都是起到固定定子下端的法兰盘和轴承座的作用，是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，且本领域普通技术人员无需创造性劳动就能联想到。

因此，该技术特征构成等同。

对此，最高人民法院认为，原审法院上述判断方法混淆了等同侵权与现有技术抗辩的判定方法。

最高人民法院指出，现有技术抗辩应遵循被诉落入专利权保护范围的全部特征与一项现有技术方案相应特征相同或无实质性差异的判断标准。

被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

本案中，七洲集团的潜水泵实物与被诉侵权产品的卡簧分别设置在电机壳底部和下端环内孔两个不同位置上，差别明显，且卡簧设置在下端环内孔是涉案专利的发明点所在，应认为二者上述技术特征存在实质性差异。

因此，不应认为该水泵实物作为在先产品构成被诉侵权产品的现有技术方案，此项现有技术抗辩不能成立。

2、关于现有技术抗辩中“为公众所知”的辨析，及现有技术抗辩与先用权抗辩的区别 在本案中，被告华盛公司提交了圣龙公司生产的型号为QS20-30的潜水泵旧电机壳。

江苏省高级人民法院作出的133号民事判决查明，该电机壳与该案中被诉侵权潜水泵电机壳结构相同，可以同时安装在不同型号的潜水泵上。

该电机壳铭牌上标注的生产时间为2008年11月，早于涉案专利申请日。

江苏省高级人民法院认为，QS20-30旧电机壳与该案中被诉侵权潜水泵电机壳结构相同，具备涉案专利电机壳的全部技术特征，因此此项现有技术抗辩能够成立。

对此，最高人民法院认为，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

对于产品而言，通常包括使用公开、销售公开、展示公开等公开方式。

133号民事判决虽然认定圣龙公司在涉案专利申请日前即已生产上述QS20-30电机壳，且实际安装在不同型号的潜水泵产品上，但在先生产行为并不等于在先销售。

133号民事判决并未认定圣龙公司电机壳或安装有该电机壳的潜水泵产品在涉案专利申请日前已经通过公开销售等方式为公众所知，在案证据也不能证明圣龙公司上述电机壳产品的具体销售时间。

因此，133号民事判决认定内容虽可以证明圣龙公司先用权抗辩成立，但尚不足以证明圣龙公司电机壳产品构成涉案专利的现有技术。

因此，华盛公司依据圣龙公司电机壳产品提出的现有技术抗辩不能成立。

在本案中，最高人民法院明确阐释了现有技术抗辩中“为公众所知”的认定标准。

对于产品而言，通常包括使用公开、销售公开、展示公开等公开方式，而在先生产行为并不等于在先销售。

因此，针对圣龙公司在先生产的QS20-30旧电机壳，圣龙公司的先用权抗辩能够成立，但华盛公司依据圣龙公司电机壳产品提出的现有技术抗辩不能成立。

3、关于现有技术抗辩中公开时间的辨析 在本案中，被告华盛公司提交了在公证下购买的潜水泵作为现有技术证据。

该水泵具有涉案专利的权利要求1的全部技术特征。

对此，最高人民法院认为，关于该潜水泵的形成时间，因标签及铭牌上标注的时间为“2009年2月”，并未具体到某日，因此应认定为2月的最后一日，晚于涉案专利申请日2009年2月27日。

此外，华盛公司提交的出货单显示该水泵的销售时间为2009年4月18日，晚于涉案专利申请日。

因此，依据上述公证购买的华盛公司潜水泵实物提出的现有技术抗辩亦不能成立。

在本案中，最高人民法院指出，当主张产品为现有技术时，证明在涉案专利申请日前通过销售公开等方式为公众所知至为关键。

由于该水泵的销售时间晚于涉案专利申请日，因此该水泵不能构成被诉侵权产品的现有技术。

4、关于现有技术抗辩中“为公众所知”的辨析 在本案中，被告华盛公司主张其委托案外人俊祥机械厂根据QT(J)D145-04A电机壳图纸试生产并销售了电机壳产品，该图纸所绘的电机壳相关结构与涉案专利的结构相同。

对此，最高人民法院指出，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

对于企业生产产品的图纸而言，因记载有产品的技术方案，具有相应的商业价值，通常不会对外界公开，因此仅凭图纸记载的日期不足以证明该图纸在涉案专利申请日前已处于为公众所知的状态。

最高人民法院针对被告华盛公司提出的四项不同的现有技术抗辩进行了分析和认定，认定其 项现有技术抗辩可以成立，而另外三项现有技术抗辩不能成立。

特别地，基于其 项产品的现有技术抗辩虽然不能成立，但其先用权抗辩可以成立。

专利侵权判定：“轴流风轮”发明专利无效宣告请求案讲解

案情简介 涉案专利名称为“轴流风轮”、专利号为ZL200710026747.4、申请日为2007.1。31、授权公告日为2009.3。4、专利权人为广东美的制冷设备有限公司。

涉案专利包含5项产品权利要求，主要以自定义参数和公式对轴流风轮的结构、叶片立体曲面的外形和尺寸作了具体限定。

专利权无效宣告请求人分别为珠海格力电器股份有限公司和宁波奥克斯空调有限公司，它们对该专利提起了多次无效请求，最终专利权通过使用公开证据而于2022年6月9日在无效宣告决定第50181号中被宣告全部无效。

在用于空调机的室外机组的轴流风轮的技术已经日趋完善的情况下，申请人或发明人仍然致力于针对现有技术存在的技术问题而持续不断进行技术研发。

涉案专利通过改进轴流风轮的叶片的形状和尺寸以减少附面层分离和降低转子尾迹来抑制噪音和提高流量。

所研发的3叶式轴流风轮不仅仅可以很好地解决常规的3叶或4叶风轮重量过重而导致电机负载增加的问题，而且可以解决常规2叶轴流风轮叶片负载过大而导致流量降低和静压升不足的问题，减轻了风轮重量，降低了电机负荷和降低风轮成本25%以上；同时还保留了常规2叶、3叶和4叶风轮的所有优点。

正是由于申请人或发明人的不断技术革新，推进了科学技术的进步，才使得公众用上了越来越高效节能的轴流风轮。

代理师依据涉案专利对轴流风轮的改进点主要涉及叶片的形状和尺寸而采用一种新颖的撰写方式，即，用自定义参数和公式对轴流风轮的结构进行具体限定。

仅以涉案专利的权利要求1所涉及的技术特征为例来说明自定义参数和公式的撰写方式。

权利要求1限定了技术特征1）“叶片的尾缘区域向叶片前缘进气方向凹陷；轴流风轮的外直径定义为D2，轮毂直径定义为D1，设定(D2-D1)/2为叶片高度Rm，叶片尾缘凹陷开始的位置A所在圆周直径定义为D3，有(D3-D1)/2＝(0.10～0.47)Rm；叶片尾缘凹陷结束的位置B所在圆周直径定义为D4，有(D4-D1)/2＝(0.8～1.0)Rm”。

具体地，相关参数D1-D4为自定义参数，而且自定义公式由参数D1-D4相关联地限定。

由此，技术特征1）以区别于现有技术的独特方式限定了叶片的尺寸和形状。

正是由于运用了独特的自定义参数和公式，证据1（CN1865709A，最接近的现有技术，实审审查员和无效请求人均引用了该文献）即使公开了类似的叶片曲线（其中，图3a公开了翔实的数据曲线，并且图3b提供了具体参数表），也无法由此获得涉案专利的技术特征1）。

因此，涉案专利顺利获得授权。

而且，涉案专利在无效过程中也无法仅通过专利文献的组合被无效掉，而是不得不选用使用公开证据来举证技术特征1）属于现有技术，这无形中增大了无效难度。

这种撰写方式启发专利代理师在涉及尤其是尺寸技术特征时可采用自定义参数的形式进行限定，而且参数特征最好用相关参数之间的关联关系来定义，而非直接给出具体的数值范围。

如公知的，在专利申请的实质审查过程中，从附图中的测量或推导出的数据不能用来修改权利要求。

那么，这样的数据是否能作为证据来评价另外一项专利申请或专利的新颖性和创造性呢？ 在涉案专利的无效审理过程中，涉及下述问题：证据1的图3a所示的曲线图（如图2所示）与图3b的数据表（未示出，图3b是以图3a中坐标轴（X，Y）是（70，100）的位置为基准点（0点）时的各坐标位置的高度）相结合能否用来证明涉案专利的技术特征1）已被公开。

合议组认为，证据1对叶片尾缘开始的位置并无文字说明，仅从附图测量所得出的尺寸不能作为证据公开的技术内容。

另外，，合议组认为，利用证据1的说明书中公开的内容与相关附图相结合来证明证据1采用的降噪手段是确定叶片的倾斜位置和角度、而并不是设计叶片尾缘凹陷开始的位置和叶片尾缘结束的位置，由此从发明构思的原理上直接否定证据1的证明力。

另外，合议组还采用了反例举证，即指出特殊点A（-20，60）和B（30，200）不在证据1的图3a所示翼片曲线的范围内，因此证据1的图3b 中的坐标位置与图3a的翼片曲线并不一一对应，由此不能准确反映翼片实际的形状尺寸，不能从证据1的图3a直接读出或计算得出A点和B点落入涉案专利的技术特征1）的数值范围内。

显然，合议组并不认为证据1的图3a和图3b的组合可用来评价涉案专利的创造性。

由于涉案专利以自定义参数和公式来限定权利要求极具特殊性，仅就技术比对而言，出版物公开的单篇现有技术通常不能公开全部参数特征，能够全面覆盖的多篇现有技术又可能存在无法结合的问题，故而请无效宣告请求人无法仅通过结合多篇专利文献来无效掉涉案专利。

其间，无效宣告请求人曾采用多种应对策略，有得有失，最终通过使用公开证据将涉案专利全部无效掉。


更多关于 PPH请求中提出实质审查申请的时机讲解，专利侵权中“现有技术”抗辩讲解 的资讯，可咨询 乐知网。

(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 申请专利 专利代理