专利创造性审查中对公知常识的充分说明，印度提交专利分案申请讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：专利创造性审查中对公知常识的充分说明，印度知识产权制度：提交专利分案申请讲解 。

专利创造性审查中对公知常识的充分说明

在专利审查过程中，如何才能进行客观的创造性评价，是一个在审查员、代理人和申请人之间反复讨论的问题。

为了使创造性的判断有一个尽可能统一的标准，在《专利审查指南 》第二部分第四章第2.4节中，给出了“所属技术领域的技术人员”这一概念。

“所属技术领域的技术人员”是一种假设的“人”，假定他知晓申请日或优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

显然，引入这一概念的目的在于统一创造性的判断标准，尽量避免受审查员主观因素的干扰。

然而审查员在审查过程中，要避免主观因素的干扰是非常困难的。

同时笔者在代理实践中还发现，在不同审查员之间，对于公知常识的认定有时也会有较大差异，从而给代理人和申请人带来困惑。

一、问题产生的根源分析 《专利审查指南 》第二部分第四章第3.2。1.1节对公知常识作了这样的规定“（i）所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”。

通过上述描述可知，在进行创造性评述时，可以认定技术方案中的部分技术手段为公知常识或惯用手段。

接下来，《专利审查指南2010》第二部分第八章第4.10。2.2节第（4）项规定：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

” 根据上述规定，由于在进行创造性评述时可以采用说理的方式，并且采用说理方式时无需进行举证，因此审查员更倾向于通过说理的方式来判定有关技术手段为公知的，从而容易导致滥用公知常识或惯用手段情况的发生。

《专利审查指南 》上述规定的本意，并不是对“谁主张、谁举证”这一举证原则的颠覆，只是对于那些确凿属于本领域公知常识的技术手段来说，通过说理的方式可以加快审查效率，当需要进行举证时，审查员还是应当提供相应证据加以证明。

审查员通常会 将上述内容理解为在证明公知常识时可以不需要进行举证，仅通过说理即可。

从而导致在创造性审查过程中，公知常识、惯用手段的使用过于频繁，这会导致请求保护的技术方案的创造性被轻易否定。

此外，由于不同审查员对相同或相似技术的理解难免存在差异，因此对相同或相似申请的处理结果可能完全不一致，使得申请人、代理人以及社会公众无法准确了解审查员对公知常识的评判尺度。

二、具体案例 一项发明专利申请（以下称本申请）涉及实时流媒体多点传输。

审查员以本申请全部权利要求相对于对比文件不具备创造性为由驳回了该申请。

在复审阶段，复审请求人认为，本申请权利要求1同对比文件1相比，至少存在两点区别：

区别1），父节点的确定方式不同。

在本申请中，当有新节点A加入时，服务器从节点A选择的频道节点列表中选择连接节点最少的一组，从该组的节点中选择权值最小的节点B作为节点A的父节点。

即在本申请中，父节点是节点最少的一组中权值最小的节点。

而在对比文件2中，在为新节点A选择父节点时，在树中查找具有空余能力接收新节点的节点，如果有多个可使用的节点，从中随机选择一个节点作为新节点的父节点。

显然，在对比文件2中，由于以随机的方式为新节点选择父节点，从而无法从整体上保证负载的均衡性，同时也增大了数据传输中断的概率，降低了媒体播放的稳定性。

审查员承认上述区别1）与对比文件2之间存在差别，但同时认为两者之间的差别仅为本领域的惯用技术手段。

区别2），节点退出时的处理不同。

在本申请中，为了避免节点退出导致的播放中断，在节点A退出时，若节点A正在给节点C传送数据，则另外选择一个节点D，由节点D替代节点A向节点C传送数据。

从而，即使节点A退出，也不会给正在传送的数据造成影响，从而有效避免了播放中断。

而在对比文件2中，当客户端离开网络时，分发树中与其相对应的节点被移除，服务器识别该退出节点的子节点，并为各子节点执行加入操作，从而为其找到新的父节点。

显然，在对比文件2中，由于要退出的节点被直接移除，因此必然导致与该退出节点相关联业务的中断。

审查员认为，对本领域技术人员来说，当网络中退出的节点正处于通信传输中，选择网络中可以提供替代服务的节点来代替该节点进行通信，从而保证当前通信不受影响，为本领域的惯用技术手段。

有两件授权专利（以下分别称为专利1和专利2）分别涉及上述区别1）和区别2），并且专利1和专利2的申请日在本申请的申请日之后。

其中：

专利1：在权利要求1中涉及节点在接入网络时，通过对跳数以及信道统计度量值的大小进行排序，选择跳数少或者信道统计度量值小的节点作为父节点，从而能够合理地分配信道和选择路由，避免个别信道负载过重、时延增加的现象，充分发挥多信道并行传输优势。

由此可知，专利1采用的技术方案与本申请上述区别1）的内容相似，都是在选择父节点时，选择权值最小的节点作为父节点，以确保系统负载的均衡性。

专利1的申请日在本申请的申请日之后，并且通过审查获得专利权。

由此可以相信，在专利1的审查过程中，通过选择权值最小的节点作为父节点以确保系统负载的均衡性并未被认定是本领域的惯用技术手段。

专利2：在权利要求1中涉及预先在多播树中为子节点确定备用父节点，在当前的父节点退出多播树时，备用父节点作为父节点加入多播树，从而子节点无需与备用父节点进行冗余交互，进而避免了多播树分裂或通信中断。

由此可知，专利2采用的技术方案与本申请上述区别2）的内容相似，都是在节点A退出时，若节点A正在给节点C传送数据，则另外选择一个节点D，以便由节点D替代节点A继续与节点C进行通信。

从而，即使节点A退出，也不会给正在传送的数据造成影响，进而有效避免了播放中断。

同时专利2的申请日在本申请的申请日之后，并且通过审查获得专利权。

由此也可以相信，在专利2的审查过程中，通过为退出的节点A选择一个替代的节点D以便继续向节点C传送数据并未被认定是本领域的惯用技术手段。

如何选择靠谱的专利代理机构？

在专利申请蓬勃发展的今天，专利代理机构是专利申请过程中沟通专利申请人（客户）和国家知识产权局的桥梁，一方面要保证代理工作符合专利法、专利法实施细则、审查指南等相关法律法规的要求，另一方面也要满足客户各项个性化的服务要求。

依据专利法，发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。

实用新型和外观设计专利申请在审批中不进行公布和实质审查，分为受理、初审和授权三个阶段。

专利申请流程工作的主要内容是辅助专利代理师做好专利申请受理、审查、授权各个阶段中的文件递交、期限监控、费用缴纳等工作。

由此可见，专利申请流程工作作为面对客户的第一扇窗户，显得尤为重要。

本文将从面向客户和面向国家知识产权局两个角度浅淡专利申请流程工作中的几个注意事项。

（一）面向客户 随着市场经济的发展，代理机构间的竞争愈加激烈，优质的服务往往蕴含在细节中。

优质服务源于专业，贵在细节。

专利申请流程工作中专利代理机构应当提供及时、准确和专业的服务。

1、及时 递交前收到客户的咨询信函，积极响应答疑解惑。

递交国家知识产权局的案件需要及时报告客户；收到国家知识产权局发出的各类通知书及时向客户转达。

还有在流程工作中重要的一点，及时提醒客户需要注意的时限，给客户留出足够的时间准备文件或者做出决定。

2、准确 代理机构收到客户发来的指示时，需要认真阅读、仔细核对客户的各项要求和提供的信息，确保准确地执行客户每一项指示。

比如：收到客户发来的递交新申请指示时，分为以下两种情况：按照PCT国际申请进入中国国家阶段的，需要核对客户指示的信息是否和国际公开本上一致；按照巴黎公约进中国的新申请，需要核对客户提供的信息，用以填写相关请求书。

如果有不确定的信息或者缺少关键信息，需要跟客户核实。

新申请递交之前，要分析需要客户提供的签字或者盖章的证明文件，如申请权转让证明、优先权转让证明、专利代理委托书等。

新申请立卷确认函相当于是跟客户的第一次见面，第一印象很重要，一封信息齐全、逻辑清晰的新申请立卷确认函，会给客户留下值得信赖的印象。

3、专业 随着客户的需求日趋多样，代理机构的建议更需要专业、全面、恰当，专利申请流程工作也要做好相应的把控和提醒。

比如，面对符合费用减缴的中国申请人客户，需要提醒客户做好费减备案，以便在后续提出申请时可以享受费用减缴（减缴项目包括：申请费、实质审查请求费、复审费、自授予专利权当年起10年内的年费）。

又如，有的客户希望能够尽快授权，可以采取提出提前公开请求、尽早提出实质审查请求、同日申请（即同一天既提出发明申请也提出实用新型申请），视案卷情况判断是否可以提出PPH请求等策略。

有的客户希望能够推迟授权，需要提醒客户是否提出延迟审查请求。

（二）面向国家知识产权局 向专利局递交文件时，有很多注意事项。

有可能一个小小的疏忽，就造成部分权利得不到保护或者“死案”这样严重的后果。

1、文件 需要仔细核对向国家知识产权局上传递交的文件。

1.1在申请日误交或者漏交而造成权利丧失或部分权利丧失的文件。

比如，错误递交或漏交以下文件将会导致收到不予受理通知书，而丧失中国申请日的情形：发明或者实用新型专利申请缺少请求书、说明书（实用新型无附图）或者权利要求书的，或者外观设计专利申请缺少请求书、图片或者照片、简要说明的；请求书中缺少申请人姓名、名称或者缺少地址等。

又如通过巴黎公约途径递交的中国国家申请，如果超过最早优先权日起1年的期限，则将会丧失优先权。

1.2 在申请日后可以补交的文件 比如：关于提出保密审查请求，需要明确专利申请本次以及后续是否会向国外申请专利，若可能会向国外申请专利，则需要保密审查；若不向国外申请专利，还需明确专利申请的内容是否会涉及国家安全或者重大利益，如有涉及国家安全或者重大利益的，也需要保密审查。

还有专利代理委托书，优先权证明文件等。

印度知识产权制度：提交专利分案申请讲解

印度德里高院发布的一项新判决，该判决对印度专利法第16条的解释进行了澄清，放宽了对印度分案申请的要求。

根据该新判决，（1）分案申请的提交/维持不以初始提交申请的权利要求中记载了多个发明为前提，而以初始提交申请的临时说明书或完整说明书中公开了多个发明为前提；（2）只要初始提交申请的临时说明书或完整说明书中公开了多个发明，申请人可以主动提交分案申请，也可以应审查官的缺乏单一性驳回意见提交分案申请；（3）参考避免重复授权原则，要求分案申请的权利要求与母案的权利要求不同，允许分案申请权利要求的范围大于母案权利要求的范围。

据此，未来申请人将有望在印度采取更灵活的专利保护策略。

印度德里高院就Syngenta Limited v。 Controller of Patents and Designs一案发布判决，推翻了之前Boehringer Ingelheim v。 Controller of Patents and Designs一案判决中的观点，对印度专利法第16条的解释进行了澄清，放宽了对印度分案申请的要求。

一、印度专利法第16条 关于分案申请，印度专利法第16条原文如下：

“16。 Power of Controller to make orders respecting division of application。—(1) A person who has made an application for a patent under this Act may， at any time before the grant of the patent， if he so desires， or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention， file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application。

(2) The further application under sub-section (1) shall be accompanied by a complete specification， but such complete specification shall not include any matter not in substance disclosed in the complete specification filed in pursuance of the first mentioned application。

(3) The Controller may require such amendment of the complete specification filed in pursuance of either the original or the further application as may be necessary to ensure that neither of the said complete specifications includes a claim for any matter claimed in the other。

Explanation。—For the purposes of this Act， the further application and the complete specification accompanying it shall be deemed to have been filed on the date on which the first mentioned application had been filed， and the further application shall be proceeded with as a substantive application and be examined when the request for examination is filed within the prescribed period。” 印度专利法第16条参考译文如下：

“审查官有权针对申请的分案做出命令。

（1）已经根据专利法针对专利做出申请的个人，在该专利授权前的任何时候，如果他愿意的话，或者针对审查官根据完整说明书的权利要求涉及多于一项发明而发出的驳回进行补救，可以就首次提及的申请（first mentioned application）中已经提交的临时说明书或完整说明书中所公开的发明提交进一步申请（further application）。

（2）根据第（1）款提出的进一步申请应当附有完整说明书，但该完整说明书不应包括根据首次提及的申请提交的完整说明书中未实质公开的任何内容。

（3）审查官可以要求对根据原始申请或进一步申请提交的完整说明书进行必要的修改以确保任一完整说明书不包括针对在其它完整说明书中要求保护的任何内容（matter）的权利要求。

解释——就本法而言，进一步申请及其所附完整说明书应被视为已在首次提及的申请提交之日提交，并且进一步申请应作为实质性申请进行并且当在规定期限内提出审查请求时予以审查。

” 二、Boehringer Ingelheim v。 Controller of Patents and Designs的判决要点 Boehringer Ingelheim案的判决中关于专利法第16(1)条的解释，持如下观点：

“ 根据专利法第16条，分案申请必须是由于母案申请公开了 多个发明 才会产生的申请。

在第16条第(1)款中， the claims of the complete specification relate to more than one invention 阐明了这一点。

第16条第(3)款也阐明在两个说明书即母案说明书和分案说明书中不能存在权利要求的复制。

” 关于如何确定“多个发明”，判决引用了专利法第10条的内容。

判决认为专利法第10条规定了完整的说明书要以一个或多个权利要求结束，并且这一个或多个权利要求限定了该发明寻求保护的范围。

因此，“发明本身是在权利要求中限定的。

尽管这样的权利要求确实必须基于说明书中的公开，但是公众不阅读完整说明书而想要识别该发明，则要找到该发明也是在 权利要求书 中找。

因此，发明存在于权利要求书中。

据此， 发明的单一性 / 多个发明 以及它们是否构成 单一发明构思 必须是从对权利要求的阅读中确定。

” 该判决认为一个专利申请只有在其权利要求书中要求保护多于一项发明时才可以分案。

如果说明书在权利要求书中要求保护或者一项发明或者相互关联构成单一发明构思的一组发明，则满足“发明的单一性要求”。

因此，如果没有基于“多个发明”的单一性驳回，则意味着完整说明书的权利要求书包含或者一项发明或者相互关联构成单一发明构思的一组发明，而在这种情况下，不允许分案。

该判决进一步认定，“如果发明没有包含在母案的权利要求中，就不能允许仅仅基于说明书中进行的公开来准许分案申请。

如果在母案没有要求保护这样的权利要求的情况下，准许基于完整说明书中的公开来提交这样的分案申请，则将与专利法的基本原则 未要求保护即放弃保护 相违背。

类似地，专利法第59条也规定不允许超出说明书和权利要求的范围的修改。

” 总结而言，该判决主要包含以下观点：

（1）如果在初始专利申请（母案）的权利要求书中没有包含多项发明，则分案申请不可维持； （2）不允许仅仅基于说明书的公开提交或维持分案申请。

（3）在母案的权利要求书中不包含多项发明的情况下提交分案申请有悖于专利法的基本原则即“未要求保护即放弃保护”。

Boehringer Ingelheim案的判决中对第16条的解释不利于申请人，申请人很难通过提交分案申请来保护那些仅记载在母案的说明书中但是没有在初始提交的权利要求书中要求保护的方案。

三、Syngenta Limited v。 Controller of Patents and Designs案情简介以及判决要点 Syngenta Limited于2005年12月28日提交初始专利申请（母案）并于2012年5月1日获得授权。

其于2011年9月15日提交分案申请。

在申请人答复第一次审查报告以及听证通知之后，审查官驳回该分案申请，理由是维持分案申请的前提是母案必须包含对多于一个发明的公开，然而，该母案并没有包含涉及多个不同发明的任何权利要求并且母案的第一次审查报告并没有提出单一性驳回。

由此可见，审查官驳回该分案申请时采取了与Boehringer Ingelheim案的判决中相似的逻辑和观点。

Syngenta Limited上诉到德里高院，独任法庭的独任法官不认同Boehringer Ingelheim案的判决，将该案移交到合议庭，由合议庭审理并于2023年10月13日作出判决。

独任法官在移交该案时，提出了两个问题：

“(i)为了使得分案申请可维持，即使分案是由申请人主动提交而不是基于审查官发出的任何驳回，是否仍然要求母案中包含多个发明？(Does the requirement of a plurality of inventions being contained in the parent application， in order for a Divisional Application to be maintainable， apply even where the Divisional Application is filed by the applicant suo moto， and not on the basis of any objection raised by the Controller？) (ii)假设母案中有多个发明这一要求对于分案申请的维持是必须的，那么是必须在母案的权利要求书中反映这多个发明，还是在母案中伴随权利要求书的完整说明书的公开中反映了这多个发明就足够了？(Assuming that the requirement of a plurality of inventions in the parent application is necessary for a Divisional Application to be maintainable， does the plurality of inventions have to be reflected in the claims in the parent application or is it sufficient if the plurality of inventions is reflected in the disclosures in the complete specifications accompanying the claims in the parent application？) ” 问题(i)涉及如何理解第16(1)条中的语句“if he so desires， or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention”。

在Boehringer Ingelheim案的判决中，将“the claims of the complete specification relate to more than one invention”作为主动分案和应单一性驳回分案这两种情形的共同要求。

而Syngenta Limited案中，独任法官认为如果分案申请是作为审查官发出的驳回的补救措施而提交的，则权利要求中必须存在多个发明。

独任法官认为，第16(1)条中的“if he so desires”后面的逗号，意味着“the claims of the complete specification relate to more than one invention”仅仅针对的是“with a view to remedy the objection raised by the Controller”这种情况。

换言之，独任法官认为“the claims of the complete specification relate to more than one invention”仅仅是应单一性驳回分案的要求，而不是申请人主动分案的要求。

问题(ii)针对的是分案的前提是必须在母案的权利要求书中包含多个发明还是可以扩展到从临时说明书或完整说明书中得出这多个发明即可。

判决认为不管是哪种形式提交分案（主动提交或应单一性驳回提交），都应该有相同的标准，即在母案的临时说明书或完整说明书中对发明进行了公开即可。

判决认为：“我们注意到，第16(1)条明确规定，只要在已经提交的临时说明书或完整说明书中公开了发明，就可以就该发明提交进一步的申请。

正如独任法官正确论述的那样，似乎没有合理的理由将分案申请的提交仅限制到在权利要求中找到多项发明这一情形。

该条款使用了 disclosed in the provisional or complete specification（在临时或完整说明书中公开） 这一表述的意义既不能被忽视，也不能被抛弃。

虽然立法机关可以通过规定必须在最初提交的权利要求书中体现或识别出来多个发明来限制该条款的范围，但该条款已经明确规定了多个发明可从临时说明书或完整说明书中识别出来。

该条款的结构没有留下任何含糊不清的余地，文字的语言也没有使人对该条款的明确意图有任何怀疑。

因此，我们无法同意Boehringer Ingelheim对该条款的解释。

” 判决还针对临时申请进行了推理。

专利局实践和程序手册第05.02。02项规定“由于提交临时说明书的目的是为了得到优先权日，因此，临时说明书中可以不包含权利要求书。

”因此，如果Boehringer Ingelheim中的理解正确，即必须在权利要求书中找到多个发明的存在，则第16(1)条将导致不协调的情形，即，当仅提交了临时说明书时，将有可能无法提交任何分案申请。

判决认为，专利法第16(1)条并没有关于发明采用“disclosed and claimed”或“claimed”这样的表述，而是采用了“disclosed in the provisional or complete specification”这样的表述，因此没有合理的理由将该条款解读为必须在权利要求中找到或反映多个发明。

实际上，这样的解读相当于重写了第16(1)条，即将“disclosed in the provisional or complete specification”替换为“disclosed in the claims”。

判决认为，不论是由申请人主动提交分案申请还是作为对审查官发出的驳回的补救而提交分案申请，都可以维持该分案申请，前提是从临时说明书或完整说明书的公开中证实了多个发明。

关于如何识别“多个发明”，判决引用Koninklijke Philips Electronics NV v。 Nintendo of Europe GmbH案中关于重复授权的解释。

该解释认为重复授权驳回是为了保证分案的权利要求与母案不同，而不适用分案的权利要求与母案的权利要求范围重叠的情形，并且允许申请人在通过母案获得较小范围的权利要求之后，在分案中追求更大保护范围的权利要求。

根据该解释，只要分案的权利要求保护的方案与母案的权利要求保护的方案实质不同，不造成重复授权，就构成多个发明。

最后，判决认为“未要求保护即放弃保护”规则涉及侵权分析，并不适用分案提交和权利要求修改。

根据该新判决：（1）分案申请的提交/维持不以初始提交申请的权利要求书中记载了多个发明为前提，而以初始提交申请的临时说明书或完整说明书中公开了多个发明为前提；（2）只要初始提交申请的临时说明书或完整说明书中公开了多个发明，申请人可以主动提交分案申请，也可以应审查官的单一性驳回提交分案申请；（3）参考避免重复授权原则，要求分案申请的权利要求与母案的权利要求不同，允许分案申请权利要求的范围大于母案权利要求的范围。

在印度专利实践中，Syngenta Limited案的判决中对专利法第16条的解释开创了新的先例，这对于申请人至关重要。

根据该判决，申请人可以在母案未决之前，通过提交分案来保护发明的不同方面。

申请人甚至有可能在母案获得的授权范围很可能不理想的情况下，尝试通过提交分案来获得更大的保护范围。


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