专利权评价报告在侵权诉讼中的应用，企业在国外遇到恶意专利诉讼怎么办

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专利权评价报告在侵权诉讼中的应用讲解

《专利法》第六十一条第二款规定了专利权评价报告制度，即专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国知局对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

专利权评价报告由权利人（包括利害关系人）应法院或者地方知识产权局的要求而请求国家知识产权局制作或者主动请求国家知识产权局制作。

《专利审查指南》第五部分第十章的规定，专利权评价报告不是行政决定，权利人不能就此提起行政复议和行政诉讼，其主要用于人民法院或者地方知识产权局审理、处理专利侵权纠纷时确定是否需要中止相关程序 。

2022年修正的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条也规定，人民法院要求原告提交专利权评价报告而原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。

专利权评价报告实际上是实用新型专利 和外观设计专利有效性的初步证据，并非原告提起专利侵权诉讼的条件。

在诉讼中，当专利权评价报告对专利的有效性持肯定意见而被告请求宣告涉案专利无效的理由或证据并不充分时，法院或者地方知识产权局更倾向于不中止侵权案件的审理。

在海关备案、展会或电子商务平台维权、专利权许可、质押、转让与入股或者在申请临时禁令或者保全的时候，如果权利人能够应要求或者主动提供说明专利有效的专利权评价报告，则更容易得到有关部门的支持或者达成交易。

专利权评价报告有利于相关部门或者公众评估实用新型和外观设计专利的稳定性，避免权利滥用，减轻当事人诉累，节约司法和行政资源，缩短专利侵权纠纷案件的审理周期。

专利权评价报告制度也引起了一些争论和批评。

首先，请求国家知识产权局作出专利权评价报告的请求人是否应当扩展到第三人？有人认为，对请求人资格的限制阻碍了有利害冲突的第三人主动了解实用新型和外观设计专利的有效性。

但是，如果第三人也可以请求国家知识产权局制作专利权评价报告，那么在此情形下专利权评价报告制度采取单方程序还是双方程序？如果采取单方程序，则权利人没有任何陈述意见或者更正专利权评价报告错误的机会，专利权评价报告的权威性减弱。

如果采取双方程序，则偏离了制度设计的初衷，引入了更加复杂的准司法程序。

其次， 专利权评价报告是国家知识产权局对专利有效性作出的一种单方的判断意见，没有给予权利人严格的程序保障。

不管其对专利有效性的评价如何，法院或者地方知识产权局有较大的自由裁量权综合案情和相关证据决定是否中止侵权纠纷案件的审理。

例如，在诉讼中，当专利权评价报告对专利的有效性持肯定意见、而被告请求宣告涉案专利无效的理由或证据与专利权评价报告引用的理由或证据不完全相同并且看起来比较充分时，法院或者地方知识产权局是否应当中止侵权案件的审理呢？专利权评价报告的性质决定了其能够发挥的作用受到一定限制。

最后，基于相同的理由和证据，专利权评价报告给出的意见可能与后续无效宣告请求审查决定的意见不一致，导致权利人和公众的信赖利益受损。

为了制作专利权评价报告，审查员已经做了大量实质审查工作， 专利权评价报告制度现有的程序设计很难利用好国家知识产权局的专业优势进而充分发挥专利权评价报告的作用，作为专利权评价报告制度中长期的发展方向，补充实质审查程序是一种可行的探索。

补充实质审查程序指的是，对于实用新型和外观设计专利申请，申请人在提交专利申请的时候可以请求国家知识产权局对该申请进行实质审查，或者在授权后、行使专利权之前，权利人应当请求国家知识产权局对相应专利进行实质审查。

如果申请人在提交实用新型或者外观设计专利申请的时候没有请求实质审查，那么该专利申请经过包括形式审查和明显实质性缺陷审查的初步审查程序后即予授权。

国家知识产权局在补充实质审查后作出授予专利权、驳回专利申请、确认专利权或者驳回专利权的决定。

专利申请人或者权利人可以请求专利复审委员会对驳回决定进行复审。

对复审决定不服，还可以向北京知识产权法院提起行政诉讼。

补充实质审查程序为申请人或者权利人提供了充分的程序保障来陈述意见和寻求救济。

经过该程序授权或者确认有效的实用新型或者外观设计专利如同发明专利一样具有很高的稳定性。

对驳回决定不服时请求专利复审委员会复审的程序设计符合我国目前的专利申请实践，并且能充分发挥专利复审委员会的专业知识和技能。

补充实质审查程序进一步提高了专利权的稳定性，可以较之专利权评价报告更有效地阻拦无效的专利申请，促进专利申请质量的提高，防止权利滥用，减少诉累。

除特别情形外，法院和地方知识产权局可以假定主张权利受到侵害的实用新型和外观设计专利有效，进而减少中止侵权审理的次数，缩短审查周期。

澳大利亚专利实践中的过渡性词语讲解

澳大利亚《专利实践及程序手册》中对常见的过渡性词语“comprise”、“include”、“consist of”以及“contain”等的解释和适用情况给出了具体的规定，现简要摘录如下。

“comprise” “comprise”的含义应依据其所处的上下文来确定。

在某些情况下，该词语的含义是穷举性的，即明确地排除了存在另外的要素；而在另一些情况下，则明确地不排除另外的要素。

当满足以下两个条件时，“comprise”可以以非穷举性的含义进行解释：

a。发明的优点是由明确列出的特征带来的，而不是由未明确列出的特征带来的；以及 b。当一个要素用“comprise”连接某些特征时，则这些特征一般但不必然地是该要素的主要特征。

“include” “include”一般不要求其后的要素以显著量存在，而“comprise”会要求其后的要素是主要组成部分。

“consists of” 一般认为，“consisting of”应按穷举的含义来理解，即理解为“consisting only of”。

然而，实际中很少有权利人希望以这样的方式限定其发明。

此外，如果严格按照穷举的方式来理解，在有些领域里会显得有些不合理。

例如在化学领域，就会排除任何杂质的存在。

然而，如果本意就是要说明某个特征不存在，那么就应将该词语按照穷举的方式来理解。

“consisting essentially of”，即“基本上由…组成”应被明确地解释为非穷举性的。

“contains” “contains”被认为与以上“comprise”的含义相同。

以上是澳大利亚专利实践中对过渡性词语的指导性规定。

至于在何种具体情况下包含过渡性词语的权利要求会被认为是封闭形的，可从一件澳大利亚最高法院的判决中略窥一二。

该判决因涉及曾获诺贝尔化学奖的蓝光LED发明以及遍及全球各地的同族专利侵权无效案而备受关注。

2014年，日亚化学公司起诉亿光公司经销商侵犯其拥有的一项涉及白色发光器件的澳大利亚专利权。

2022年，历经多轮审理程序后，澳大利亚联邦法院全席法庭(full court)判决最终确认亿光公司的产品不侵权且日亚化学的专利被无效。

本案有关侵权问题的争议主要涉及权利要求3，其内容如下：

“根据权利要求1所述的发光装置，其中所述荧光体含有(contains)由通式 (Re1-rSmr)3(Al1-sGas)5O12：Ce表示的荧光材料，其中0≤r

企业在国外遇到恶意专利诉讼怎么办

所谓恶意诉讼，是指当事人以虚假的事实提起诉讼，利用诉讼获取不正当利益的诉讼行为。

专利领域的恶意诉讼主要是指权利人明知被诉侵权人的行为不构成侵权仍然发起诉讼，意图从中获得不正当的利益，或者达到打击竞争对手的目的。

专利诉讼中的恶意诉讼通常呈现两大特征：一是权利人通常并没有实业，本身并不使用自己的专利；二是权利人主张的专利与涉案技术方案并无明显的关联性，或者涉案技术方案明显不落入专利保护范围。

对于海外诉讼，一些被诉的中国企业考虑到诉讼成本或者其他因素，有可能不愿意被拖入诉讼，而是采取息事宁人的方式，通过支付一定费用或者停止使用涉案技术方案与权利人达成和解。

这些专利权人正是利用中国企业的这种心态发起诉讼，以达到其目的。

近年来，中国企业在大规模“走出去”的过程中确实遇到了一些恶意诉讼。

但在杨国旭看来，恶意诉讼只是偶有发生，并不能说“频发”。

恶意诉讼也有一定成本，如果被诉侵权人坚持诉讼的话，权利人极有可能败诉，并承担败诉的不利后果，甚至可能被要求承担被告的损失和律师费。

偷鸡不成蚀把米，得不偿失。

我们还要把权利人正常的维权行为与恶意诉讼区别开来。

在专利领域，由于技术的复杂性，是否构成侵权有时难以判断。

有时权利人在主观上并不存在恶意，只是在认识上认为构成专利侵权而提起诉讼，一般也不能轻易认定为恶意诉讼。

中企应拿起法律武器 中国企业要想“走出去”参与国际竞争，必须遵守相关的游戏规则。

对于参加展会或者向国外销售产品的中企， 在产品设计开发之初及投放市场之前，要进行FTO（freedomtooperate）检索和评估。

如果存在侵权风险，要及早进行规避设计，或者寻求相关权利人的许可。

而且，要建立知识产权管理制度和知识产权预警机制，培养或聘用专业人员，由专人负责此项事务。

“一旦发生恶意诉讼，中国企业应临危不乱，积极应对。

提起恶意诉讼的权利人很可能就会知难而退，偃旗息鼓。

” 在这种情况下，中国企业也可以考虑反客为主，由被动变为主动，向恶意诉讼人提出反诉，要求赔偿损失和律师费。

如今，在国际经贸领域，利用知识产权诉讼打击竞争对手的态势越发明显。

根据华裔美国律师协会知识产权研讨会统计，2000年至2013年，中国大陆企业卷入的美国专利侵权案件终局判决总数为56件，而中国大陆企业作为原告胜诉比例是0，作为被告胜诉比例为31%，整体胜诉比例为29%，三项数据均远低于中国香港和中国台湾的同类数据。

中国企业应该采取不同的方式应对各种各样的知识产权问题：

一是要注意防止侵犯他人的知识产权。

自主开发产品的企业要注意是否可能侵犯他人的在先权利，必要时请当地专利律师进行分析并给出法律意见。

以贴牌、代工方式出口的外贸企业，还要注意下单的外商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利证明文件。

中国企业拥有的自主知识产权，应及时在目标市场所在国进行专利、商标等知识产权权利的登记注册，以及时获得保护。

二是如果被诉知识产权侵权或者在美国遭遇“337调查”，应当积极应诉，制定诉讼策略。

如果不应诉，可能完全丧失权利。

对于“337调查”这样可能以多家中国企业为被告的案件，可以寻求行业协会和政府的支持。

因为“337调查”的律师费高昂，加上调查节奏快、难度大，有必要发挥行业协会、政府的作用，全行业共同出击，参与国际协调，通过应诉费用分摊等机制增强应对能力。

三是在特定情况下，中国企业也可以考虑和解。

据统计，在美国诉讼案件的和解比例高达90％，“337调查”案件和解的比例达到50%左右。


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