专利申请审查中新颖性、创造性审查，劳务派遣人员职务发明归属权和奖励制度

今天，乐知网律师 给大家分享：专利申请审查中新颖性、创造性审查对比讲解，劳务派遣人员职务发明归属权和奖励制度 。

专利申请审查中新颖性、创造性审查对比讲解

专利案件的新颖性和创造性审查涉及专利案件与现有技术的比对。

在审查过程中所引用的相关文件称为对比文件。

引用对比文件判断发明或实用新型的新颖性或创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。

那么是否对比文件所公开的内容都属于现有技术呢？本文结合最高人民法院的案例指导对对比文件公开内容与现有技术之间的关系进行探讨。

1、关于现有技术和对比文件的相关法律法规和审查指南规定 《专利法》第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

” 《专利审查指南》第二部分第三章第2.1节规定：“现有技术包括在申请日(有优先权的，指优先权日) 以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

” 《专利审查指南2010（2022年修订）》第二部分第三章第2.3节规定：

“为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件。

由于在实质审查阶段审查员一般无法得知在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，因此，在实质审查程序中所引用的对比文件主要是公开出版物。

对比文件是客观存在的技术资料。

引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。

该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。

” 2、案例介绍 关于对比文件公开内容与现有技术之间的关系，最高人民法院的（2022）最高人民法院知行终83号案件给出了很好的启示。

该案涉及一个专利复审行政诉讼案件，该案的判决对同一现有技术文献中存在矛盾记载时公开内容的认定做了阐述。

涉案申请是申请号为202210452769.1，名称为“次硝酸铋在电泳漆中的应用”的发明专利申请，在审查过程中被驳回的权利要求1如下：

“1。 水不溶性的碱式硝酸铋在可阴极沉积的电泳漆中作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度的用途， 其中所述电泳漆含有至少一种粘结剂、至少一种交联剂和至少一种颜料，其中在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋，和其中水不溶性的碱式硝酸铋以包含至少一种颜料的颜料膏的形式被混入到所述电泳漆中。

” 专利审查阶段引用的对比文件1（EP1518906A1）是一份欧洲专利文献，该专利文献记载的是一种“通过阴极电沉积涂覆在导电基材上制备涂层的方法”。

该案焦点问题之一在于对比文件1是否公开了“水不溶性的碱式硝酸铋”以及“在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋”。

关于此问题，专利申请人巴斯夫涂料有限公司与一审法院持不同意见。

专利权申请人巴斯夫涂料有限公司认为“对比文件1的发明目的就是用水溶性金属硝酸盐替换其背景技术WO01/40550中使用的水不溶性硝酸盐而实现粘合力的改善，因此对比文件1的权利要求和说明书都明确要求电泳漆必须使用水溶性金属硝酸盐，否则无法实现发明目的；对比文件1背景技术涉及的WO01/40550也能够佐证对比文件1公开的是水溶性硝酸铋，排除了非水溶性硝酸铋；碱式硝酸铋是非水溶性的，对比文件1关于碱式硝酸铋的公开内容违反了其发明内容，属于错误公开。

” 一审法院认为：

“首先，对比文件1说明书第[0020]段公开了金属硝酸盐选自原子数为20-83的金属的水溶性金属硝酸盐 在对比文件1中对于水溶性硝酸盐范围的解释是包括碱式硝酸铋的 基于对比文件1对于碱式硝酸铋的定义，且水溶性是物质本身的固有属性，本领域技术人员可以理解其为水溶性硝酸盐所涵盖范围在对比文件1中的重新定义，并不会因为该定义与本领域常规解释不一致就认为对比文件1没有公开碱式硝酸铋；同时对比文件1没有记载硝酸盐的水溶性与其解决技术问题存在联系，并不能得到采用碱式硝酸铋无法实现发明目的的结论。

其次，根据对比文件1中说明书第[0010]-[0012]段的记载……无论是水溶性还是水不溶性金属硝酸盐均可以解决粘合力不足的技术问题，金属硝酸盐是否为水溶性与提高粘合力这一要解决的技术问题并无关联……无论水不溶性有机亚硝酸盐和/或硝酸盐还是水溶性金属硝酸盐均能和CED基料混合并形成涂料组合物，且WO01/40550中水不溶性有机亚硝酸盐与硝酸盐是和/或的关系，即水不溶性有机亚硝酸盐与硝酸盐均可作为单一的化合物进行配制，因此对比文件1在提高粘合力上并未排除使用水不溶性金属硝酸盐（碱式硝酸铋）的教导。

再次，如前所述，水溶性是物质本身的固有属性，本领域技术人员在看到对比文件1中水溶性金属硝酸盐包括碱式硝酸盐时，无论对此矛盾之处作何解读，不可否认的是，本领域技术人员会看到对比文件1客观上在其声称的“水溶性金属硝酸盐”所涵盖范围中公开了水溶性金属硝酸盐和碱式硝酸盐，并不会仅因碱式硝酸盐是非水溶性而将其排除在外。

将本申请和对比文件1进行对比时，对比文件1客观上公开了碱式硝酸铋，对应本申请中的水不溶性碱式硝酸铋，以及在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋。

” 因此，一审法院认定对比文件公开了“水不溶性的碱式硝酸铋”以及“在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋”。

然而，最高人民法院作出了与一审法院相反的判决。

最高人民法院的判决指出：

“以出版物公开方式公开的现有技术，其技术方案的内容以该出版物的客观记载为准。

但是如果该出版物关于该技术方案的记载内容与其他关联内容存在明显前后矛盾，且本领域技术人员根据该出版物记载的其他内容以及其掌握的本领域的公知常识无法给出合理解释的，则不能认定该技术方案被该出版物所公开，即不能构成专利法意义上的现有技术。

本案中，根据对比文件1发明背景部分的记载内容（对比文件1说明书第[0007]-[0010]段），背景技术WO01/40550通过一种用于制造电沉积涂层的方法解决了随后的涂层不充分粘合的问题 其中使用的电沉积涂料组合物包含一种或多种水不溶性有机亚硝酸盐和/或硝酸盐 在上述背景技术的基础上，对比文件1提出了一种解决背景技术所要解决的技术问题的替代方案，即在第[0010]段记载的“如果在CED涂料组合物中使用某些水溶性金属硝酸盐作为添加剂来代替WO01/40550中公开的水不溶性有机亚硝酸盐和/或硝酸盐 的解决方案。

”因此，对比文件1所记载的专利技术方案所采用的金属硝酸盐添加剂，应当理解为具有水溶性的物理性质。

相应地，作为记载在对比文件1的说明书第[0015]、[0016]、[0020]、[0034]、[0038]段中，用于具体说明对比文件1所记载的专利技术方案的具体实施方案，也应当理解为采用的是具有水溶性的金属硝酸盐。

然而，在对比文件1的说明书第[0020]段中却记载了采用碱式硝酸铋这一水不溶性的金属硝酸盐的技术方案，明显与对比文件1第[0010]段所记载的技术构思存在矛盾。

由于对比文件1的其他部分并没有就碱式硝酸铋这一水不溶性的金属硝酸盐也能够实现对比文件1所记载的专利技术方案的发明目的作出特别说明（事实上，从对比文件1记载内容来看，对比文件1将碱式硝酸铋当作水溶性的金属硝酸盐予以对待），亦无其他证据能够对上述明显的矛盾作出合理解释，故对比文件1记载的采用碱式硝酸铋添加剂的技术方案，应当被排除在对比文件1公开的范围之外，不应当被认定为属于现有技术。

” 最高人民法院在各方均未提交新证据的情况下另查明涉案申请说明书第[0008]段分析了水溶性硝酸铋的技术缺陷：“与本申请中所用的水不溶性的次硝酸铋相比，硝酸铋具有良好的水溶性。

溶解的Bi盐在所述电泳漆中，可能会表现出一些缺点。

可溶性盐会在超滤液中被吸收，并因此以这种方式被持续地从所述电泳漆中除去。

而且，在车身的预处理之后，外来离子可能会被带入电泳漆浴中。

这些外来离子可能会使可溶性Bi催化剂失活（EP1342757）。

3、案件启示 从这个案例可以看出，并非对比文件公开的所有内容都属于现有技术，需要结合对比文件本身的目的以及其他技术内容来整体考虑。

特别是当对比文件中公开的某些内容与其他内容相互矛盾时，只有在本领域技术人员根据该对比文件记载的其他内容以及其掌握的本领域的公知常识能够给出合理解释时，才能认定这些内容构成专利法意义上的现有技术，而不能理所应当地认为这些内容属于现有技术。

这也与专利审查指南第二部分第二章第2节对于说明书的规定相符。

该部分规定了说明书的内容应当清楚，具体应满足的要求包括主题明确，即说明书应当从现有技术出发，明确地反映出发明或者实用新型想要做什么和如何去做，使所属技术领域的技术人员能够确切地理解该发明或者实用新型要求保护的主题。

换句话说，说明书应当写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果。

上述技术问题、技术方案和有益效果应当相互适应，不得出现相互矛盾或不相关联的情形。

劳务派遣人员职务发明归属权和奖励制度

劳务派遣人员在用工企业工作期间，有可能会在执行用工企业的任务中或者主要是利用用工企业的物质技术条件做出一定的发明创造。

用工企业一般会与劳务派遣公司签订合同，劳务派遣公司会与劳务派遣人员在合同中约定，劳务派遣人员在用工企业工作期间因执行用工企业工作任务或主要利用用工企业的物质技术条件所做出的发明创造归用工单位所有。

《专利法》第六条的规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

”劳务派遣人员的本单位是劳务派遣公司而非用工企业，而劳务派遣人员在用工企业工作期间，是执行用工企业的任务或者主要是利用用工企业的物质技术条件所完成的发明创造。

与法律规定并非完全一致。

那么劳务派遣人员在用工企业工作期间因执行用工企业工作任务或主要利用用工企业的物质技术条件所做出的发明创造是否应当属于职务发明创造呢？从立法精神上看，答案是肯定的。

《专利法实施细则》第十一条第二款的规定， “专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位”。

而“临时工作单位”一般认为包括借调单位、临时聘用单位等。

虽然劳务派遣人员的编制和工资关系在派遣公司，但是实际上劳务派遣人员是到用工企业工作，用工企业把他们纳入本单位的工作计划并安排其完成一定的工作任务。

所以，劳务派遣人员应视为用工企业的人员。

另外，《劳动合同法》第六十三条也规定， “被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。

用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法。

” 因此，无论从立法精神还是法律规定来看，劳务派遣人员在用工企业工作期间执行用工企业的工作任务或者主要是利用用工企业的物质技术条件所完成的发明创造都应该属于职务发明创造。

《专利法》第十六条规定，“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

” 用工企业是被授予专利权的单位，因此用工企业有义务对劳务派遣人员就其所做出的职务发明创造给予奖励和报酬。

用工企业应该像对待正式员工一样，根据公司依法制定的规章制度或者约定，对劳务派遣人员给予职务发明创造的奖励和报酬。

当然，由于劳务派遣人员的工资关系在派遣公司，该奖励和报酬也可以支付给派遣公司，由派遣公司来发给劳务派遣人员。

从司法实践 上看，上海市高级人民法院于2013年公布了《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》，对职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷提供了指导意见。

其中第十三条明确规定，“劳务派遣员工是用人单位的职工，作为职务发明创造的发明人、设计人对其在用人单位所完成的职务发明创造可以主张职务发明创造奖酬。

” 因此，无论法律规定还是司法实践上来看，劳务派遣人员在用工企业工作期间，执行用工企业的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造应当属于职务发明创造。

劳务派遣人员就其所做出的发明创造享有专利法第十六条规定的奖励和报酬的权利。

被授予专利权的单位，即用工企业有向劳务派遣人员给予奖励和报酬的义务。

印度专利审查质量和速度，创造性讲解

在Wisig Networks Private Limited诉印度专利局一案中(OA/ 11/2022/PT/CHN)， 知识产权上诉委员会(IPAB)撤销了印度专利局的驳回决定。

上诉委员会认为驳回决定缺乏理由，因此发回重审，同时要求专利局给予上诉人听证机会，并在上诉委员会命令发出之日起3个月内对该印度专利申请重新作出决定。

审查历史 上诉人Wisig Networks Private Limited是一家印度初创公司，于2022年8月29日向印度专利局(IPO)提交了印度国家阶段专利申请第202247032415号。

专利局对该申请进行了实质审查，于2022年2月25日发出第一次审查意见通知书，审查员在该通知书中提出，权利要求相对于“一通”中所引用的现有技术，因缺乏创造性而不能被接受。

上诉人于2022年8月23日提交了修改的权利要求，并对审查员的意见进行了答辩。

专利局收到对“一通”的意见陈述后，在“一通”引用的对比文件基础上，又结合了另外一些对比文件再次审查，但坚持对创造性的反对意见，另外还于2022年10月15日为上诉人提供了会晤的机会。

会晤后，上诉人于2022年10月24日提交了一份意见陈述并再次修改了权利要求书。

经再次审查后，专利局于2022年1月14日做出决定，以该发明不符合1970年印度专利法第15条之规定驳回申请。

理由是修改后的权利要求超出原始提交的权利要求范围，另外该发明相对于现有技术缺乏创造性，但没有给出适当的理由。

上诉人于是根据专利法第117A条的规定提出上诉，认为驳回决定没有正确适用非显而易见性、即发明是否具备创造性的判断步骤。

上诉委员会决定 上诉委员会（IPAB）的意见如下：

一、从数量审视质量的重要性 经审理后，上诉委员会认为，专利局的驳回决定没有提供任何理由说明权利要求请求保护的主题相对于所引用的现有技术是显而易见的，即缺乏创造性。

根据上诉委员会的说法，本案的驳回决定似乎有点草率，没有经过审慎的考虑。

上诉委员会认为，这种未经适当举证即做出的驳回决定，可能是因为专利局根据审查员工作数量进行评分的制度造成的。

上诉委员会表示，尽管由于大量积压的专利申请，对专利局审查员工作的数量做出规定是必要的，但官员所做工作的质量不容忽视。

上诉委员会进一步强调，审查员和专利局的工作应该是数量和质量的有机结合。

上诉委员会指出，虽然及时审查专利申请是必要的，但在保证速度情况下的准确性也是必不可少的。

上诉委员会因此总结到，在审查专利申请时，有必要把重点放在质量管理上，在考虑到正在完成的工作数量的同时，质量不应受到损害。

二、一个合理决定的重要性 上诉委员会认为，驳回决定直截了当的得出请求保护的发明已在引用的对比文件中公开，而且对于所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，但并没有给出任何推理为什么本发明相对于现有技术不具有创造性。

纵观大量的司法决定中，都赋予准司法机关需做出合理决定的义务。

因此上诉委员会撤销专利局的驳回决定，发回重审。

上诉委员会还表示，在各种司法裁定中，举证是每个结论的核心，它使得决定清晰明了。

没有适当的举证推理，裁定就会变得不可靠和毫无生气。

此外，自然正义还要求决策者对其所有陈述和结论都要写出适当的理由。

因此，在准司法程序中给出合理的举证以支持其决定对于遵循自然正义原则同样重要。

三、创造性判断步骤 通过合理举证做出行政决定，也是向专利申请人保证决策者是基于相关理由做出了决定。

此外，在决定中提供决定理由的责任也迫使决策者在做出决定之前应用适当的判断步骤。

因为专利局的驳回决定中，未经如何推理和举证就声称发明主题是显而易见的，相对于现有技术不具有创造性，上诉委员会认为，在本驳回决定中，专利局没有采用任何判断步骤即做出了决定。

因此撤销驳回决定，将本案发回重审，要求专利局根据案情重新作出决定。

根据最新的计算机相关发明(CRI)审查指南，要确定一项发明是否具有创造性，需要以下步骤对该发明从整体上进行判断：

1。 确定“本领域普通技术人员”； 2。 确定该本领域普通技术人员在优先日具备的常识； 3。 确定权利要求所限定的发明主题，如果不能轻易做到，则需对发明主题做出解释； 4。 确定由引用的对比文件构成的部分技术方案，与权利要求所限定的发明主题之间存在的区别； 5。 假定在不了解本发明的情况下，前述区别对于本领域普通技术人员来说是显而易见的？还是该区别需要创造性的劳动才可以获得？ 由于专利局的驳回决定中，缺少上述判断步骤，很显然审查员没有适用上述判断步骤对本发明的创造性进行分析。


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