专利诉讼外观设计专利如何保护色彩，美国专利侵权诉讼中功能性特征的讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利诉讼：外观设计专利如何保护色彩？美国《专利法》专利侵权诉讼中功能性特征的讲解。

专利诉讼：外观设计专利如何保护色彩？

Magmatic Limited（下称Magmatic公司）的创始人Robert Law设计的乘骑式儿童行李箱于2003年获得欧盟注册外观设计No。43427-0001。

从2004年起，Magmatic公司以商标“Trunki”制造并销售与所述注册外观设计非常近似的乘骑式儿童行李箱。

2013年，Magmatic公司起诉PMS International Limited（下称PMS公司），认为PMS公司在英国和德国进口、销售的“Kiddee”行李箱侵犯了其注册外观设计。

根据《欧盟理事会共同体外观设计保护条例（（EC） No。 6/2002）》第3（a）条的规定，“外观设计”是指由产品本身的特征，尤其是线条、轮廓、色彩、形状、质地和/或材料，和/或其装饰形成的整体或部分产品的外观。

其第10（1） 条规定，共同体外观设计的保护范围包括没有给见多识广的用户产生不同的整体印象的任何设计。

英国高等法院法官Arnold认为Magmatic公司的注册外观设计明显保护的是行李箱的形状，因此侵权比较将只针对Kiddee行李箱的形状，Kiddee行李箱表面的图案不应予以考虑。

Arnold法官发现Kiddee行李箱与注册外观设计没有产生不同的整体印象，因此构成侵权。

PMS公司提起上诉。

2014年初，英国上诉法院作出判决，认定PMS公司的Kiddee行李箱并未侵犯Magmatic公司的Trunki儿童行李箱的注册外观设计。

上诉法院认为，一审法官没有注意到注册外观设计的视图传达了带角动物的印象，不仅仅是因为行李箱的形状，还因为没有其他涉及该印象的表面设计。

法官援引了三星公司和苹果公司诉讼案中的观点，“缺乏装饰本身也是苹果外观设计的一个特征”。

由此认定，应当考虑Kiddee行李箱的表面装饰，因为其“显著影响了形状本身对视觉的冲击”。

另外，上诉法院认为，Arnold法官没有对注册外观设计中轮子和带子以及行李箱体之间的颜色对比进行考虑也是错误的。

尽管注册外观设计提交的是黑白视图，表明其不保护色彩，但是，颜色对比是“外观设计整体很重要的一个方面”，而在Kiddee行李箱中则显然不存在这种颜色对比。

随后，Magmatic公司向英国最高法院提起上诉。

2022年3月9日，英国最高法院作出终审判决（PMS International Group Plc v Magmatic Limited [2022] UKSC 12）。

5位法官以一致意见驳回了Magmatic公司的上诉请求，并维持了上诉法院的判决。

Neuberger法官宣读了英国最高法院的判决。

对于上诉法院对Arnold法官意见的批评，英国最高法院概括为三点：第一，Arnold法官没有给予注册外观设计作为带角动物的整体印象以正确的权重，该带角动物与Kiddee行李箱产生的印象显著不同，后者是带有触须的昆虫或者带有耳朵的动物；第二，Arnold法官没有考虑注册外观设计的表面缺少装饰带来的效果；第三，Arnold法官忽视了注册外观设计中行李箱体和轮子之间的颜色对比。

关于第一点，Neuberger法官指出，“不能要求初审法官在每个案件中都指出影响其决定的所有点 ……当法官进行了全面和仔细的判断、负责地认定了对其有影响的相当数量的点时，上诉法院可以认为，该法官没有提及某一个重要的点就意味着他遗漏了该点。

考虑到争论点比法官提到的其他很多点都更加重要，这一结论在此是有效的，因为其属于视图的整体印象而非细节特征并且是‘整体印象’最终起作用。

”而根据“整体印象”，Kiddee行李箱产生的是带有触须的昆虫或者带有耳朵的动物的印象，与Trunki的带角动物不同。

关于第二点，Neuberger法官认为，尽管该上诉法院在这一点上的批评是正确的，但是这一点的“说服力有限”，他认为：“除非在事实上主动地分散所述装饰……否则所述装饰不太可能在淡化注册外观设计产生的带角动物的印象上具有太多效果，原则上，缺少装饰可以视为欧盟注册外观设计的一个特征。

” 关于第三点，Neuberger法官认为，“欧盟注册外观设计的申请人选择提交产品的CAD视图，其主体显示为均匀的灰色，但是具有黑色条、黑色的带子和黑色的轮子，自然的推论是以黑色显示的部件和主体的颜色形成对比颜色。

”因此，上诉法院是正确的，即注册外观设计不只保护特定的形状，而是保护具有两种对比颜色的形状。

考虑到上述三点，英国最高法院指出，“因为上诉法院正确地适用法律来判定侵权问题，本法院将不会干涉上诉法院得出Kiddee行李箱没有侵犯所述注册外观设计的结论。

本法院对于Magmatic公司和Law表示同情，但是外观设计权保护的是设计而非思想。

” 该案中，权利人申请注册外观设计时或许没有想到即使是黑白视图，其中颜色的对比依然对保护范围有限定作用。

另外，缺少装饰是否可以被认定为外观设计的一个特征也颇具争议。

在注册外观设计没有装饰的情形下，如何认定这是该外观设计的一个“特征”，从而使得具有装饰的被诉产品将不构成侵权也成为一个问题。

在收到上述判决后，Law表示他“对该判决感到困惑，因为该判决给英国设计人员带来巨大的不确定性”。

美国《专利法》专利侵权诉讼中功能性特征的讲解

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释 （以下简称“《司法解释（一）》”）第四条，功能性特征是指“权利要求中以功能或者效果表述的技术特征”。

《司法解释（二）》第八条进一步规定，“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

” 是否属于功能性特征关系到如何解释该技术特征的具体含义，进而会对专利权利要求的保护范围产生很大的影响，所以不可避免地成为了司法审判中的焦点问题。

一般认为，只有权利要求中纯粹以功能或者效果表述的技术特征才属于功能性特征。

如果通过结构或者方法步骤等对该功能性特征作了进一步限定，则该特征当以普通技术特征对待。

另外，有些技术特征虽然符合功能性特征的定义，但是本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式，那么这些特征也不作为功能性特征对待。

例如，北京市高级人民法院认为以下两种技术特征不属于功能性特征：

1。以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征，如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等； 2。使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。

根据《司法解释（一）》第四条，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

” 这一规定使得功能性特征的含义具体明确。

要想对功能性特征限定的技术方案进行有效保护，必须在说明书中对实现该功能或者效果的具体实施方式的结构或者步骤进行记载。

而且记载的这种结构或者步骤的实施方式越多，就越有可能获得宽泛的保护。

由于需要根据说明书对权利要求书中的功能性特征进行限定，所以功能性特征是专利申请人在特定情况下不得已才采用的一种特殊的权利要求撰写方式。

根据《司法解释（二）》第八条，“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。

根据这一规定，至少有两点需要特别注意。

第一点，我国功能性特征侵权判断的基本方式是“以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果”和“无需经过创造性劳动”。

《司法解释（二）》没有对功能性特征做字面侵权和等同侵权的严格区分。

即使功能性特征的字面侵权是“三个相同”而等同侵权是“一个基本相同、两个相同”和“无需经过创造性劳动”的侵权判断方式，与《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2022年修正）》第十七条确定的 “三个基本相同”和“无需经过创造性劳动”的等同侵权判断方式相比，功能性特征的等同侵权判断方式较之于普通技术特征的等同侵权判断方式也更加严格，保护范围更窄。

第二点，我国功能性特征侵权判断的关键日期，不论是字面侵权还是等同侵权，看起来均是侵权行为日。

在通常的认识当中，判断字面侵权的关键日期是授权日（也有法院主张是申请日），因为直到专利授权的当日，权利要求书的字面意思才确定下来，不得再进行更改；而判断等同侵权的关键日期是侵权行为日，因为设立等同原则的一个很重要的考虑是应对专利授权后发展起来的技术，“由于技术的进步，在专利授权之后可能会开发出发明的变型，该变型与专利请求保护的发明相比可能只具有非实质性变化，所以应当构成侵权”。

比较美国关于功能性特征的规定可以更清楚地理解上述两点。

美国《专利法》第112条(f)款规定了功能性特征的字面侵权，该字面侵权下的等同和等同原则的区别在于时间和功能两个方面：1。第112条(f)款以授权日为评价日期，等同原则下的等同以侵权日为评价日期；2。对于字面侵权，被诉侵权的结构必须完成权利要求限定的功能，等同原则则覆盖以基本相同的方式、完成基本相同的功能并实现基本相同的效果的被诉侵权结构或者方法。

对于功能性特征，只是基于缺少相同的功能而判断没有字面侵权的情况下，并不排除等同原则下的侵权。

美国等同侵权的判断方式一样适用于功能性特征，采用“非实质差别”“实现基本相同的功能、以基本相同的方式达到基本相同的效果”等判断方式来判断是否构成等同。

功能性特征的含义结合说明书和附图描述的实现该功能或者效果的具体实施方式来确定，所以不存在人们通常担心的保护范围过于宽泛和含糊不清的问题。

甚至其所限定的字面范围比通常的结构特征或者方法特征还要窄。

在此基础上，对功能性特征的侵权判断方式做进一步限定没有法理支撑。

申请人在撰写申请文件的时候都希望在考虑发明创造的内容和现有技术的基础上撰写出尽可能宽的权利要求。

使用功能性特征限定的保护范围比使用通常的结构特征或者方法特征限定的保护范围要小，所以申请人在撰写权利要求书的时候将会尽力避免使用功能性特征。

即使如此，功能性特征不是完全可以避免的。

在权利要求书的撰写中，不少结构特征或者方法特征的上位特征会自然地以功能性特征的形式表现出来。

如果非要用结构特征或者方法特征来表达的话，则必须罗列很多结构特征或者方法特征，导致权利要求变得繁琐。

另外，由于表达方式的限制或者行业习惯，有些特征只能以功能性特征的方式表达。

将权利要求中以功能或者效果表述的技术特征与说明书和附图描述的实现该功能或者效果的具体实施方式结合起来，确定该技术特征的内容，解决了权利要求不清楚及保护范围过宽的问题。

在此情况下，将功能性特征与普通技术特征同等对待，进行解释和侵权判断，是最符合逻辑的方式。


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