中国企业如何通过PCT途径申请专利？专利无效如何判断说明书是否充分公开

今天，乐知网律师 给大家分享：中国企业如何通过PCT途径申请专利？小i机器人专利无效案中判断说明书是否充分公开的思路 。

中国企业如何通过PCT途径申请专利？

目前，中国企业的技术开发和创新发展到较高水平，知识产权保护意识也不断增强，尤其是2022年中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要(2022~2035年)》，在更高层次上助力提升知识产权保护意识和增强企业知识产权的创造、运用、保护和管理能力。

同时，很多中国企业不断扩展海外市场，将产品或技术推广到海外，由此更需要加强海外知识产权保护，为企业的发展保驾护航。

中国企业通常是基于国内研发的产品和工艺技术到海外申请专利，来获得在海外的知识产权保护。

中国企业到海外申请专利通常可以依据我国加入的《保护工业产权巴黎公约》（巴黎公约途径）和《专利合作条约》（PCT途径）办理 。

一、为什么选择PCT途径 1。市场 如果企业想要到多个（例如三个以上）海外市场发展或者在海外有潜在的竞争对手，需要在相关的多个海外司法管辖区实施专利布局，则经由PCT途径申请一件国际专利申请在多个指定国生效是一种有效和有利的途径。

另外，经由PCT途径提交申请后，可以在优先权日起30个月（有些国家是31、20或21个月）内，根据当时国内和国际市场的状况再决定选择进入哪些国家或地区。

这样就可以给申请人足够的考虑和决策时间。

2。程序和费用 经由PCT途径，可以一种语言在一个专利局（受理局）提交一件专利申请，进而在申请中指定的每一个PCT成员国都产生专利申请的效力。

由此，申请人只需完善一件申请文本而实现后续进入多个国家或地区，这相对于经巴黎公约等途径分别单独进入各个国家而言程序更简单，并明显节约费用和工作量，尤其是考虑到直接经由巴黎公约等途径需要准备多个不同国家的官方语言文本。

3。保密审查 由于专利制度的实质是“以技术公开换取法律保护”，如同世界上其他国家一样，中国也不断加强了国内技术在申请专利时的保护和保密审查，即审查专利申请是否涉及国防利益需要保密，或者要求保护的发明或者实用新型是否涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密（中国专利法第4和19条、实施细则第7条）。

因此，对于完全或部分（技术方案的实质性内容）在中国境内（这里指中国大陆，不包括香港和澳门，这是根据“一国两制”基本原则，内地与香港和澳门地区采用不同的知识产权保护制度）完成的发明或者实用新型向海外申请专利之前，必须经过保密审查（中国专利法2022年修正版第19条第1款（之前2008年修正版第20条第1款）、实施细则第8条）。

否则，对于相关技术在国内申请的专利不能被授予专利权（中国专利法第19条第4款和实施细则第53条）；并且即使授予了专利权，也可能会因为没有事先经过保密审查就到海外申请专利而被无效（中国专利法第45条以及实施细则第65条）。

而向中国国家知识产权局（CNIPA）作为PCT受理局提交PCT申请视为同时提出向外国申请专利的保密审查请求，一般在提交后的大约一个月内如果收到了国际申请号和国际申请日通知书（PCT/RO/105表），即意味着已经完成和通过了保密审查。

由此，避免了单独提交保密审查请求的程序。

4。检索报告 PCT申请提交后会收到一份国际检索报告（优先权日起9个月，或收到检索本起3个月，以后到期者为准；PCT实施细则第42.1条）。

国际检索单位会同时给出一份专利性国际初步报告（书面意见）。

申请人可以根据检索报告中引用的现有技术文件和检索单位的初步专利性分析来考虑是否继续该PCT申请，是否进入国家阶段。

这对申请人的决策提供了有益的帮助和参考。

二、什么情况下选择PCT途径 1。 进入国家数量 如果企业想要到多个（例如三个以上）国家或地区实施专利布局，PCT途径是一种成本、程序上有效和有利的途径。

2。保护类型 经由PCT途径，可以申请发明和实用新型专利，但是不能申请外观设计专利（专利合作条约第2条）。

对于外观设计，中国刚刚加入了海牙协定，中国企业可以依据海牙协定提交外观设计国际申请。

三、如何经由PCT途径申请专利 1。提交文本的语言 中国企业在撰写PCT申请时，考虑到中文为母语，为了准确表达发明构思和便于文本撰写，可以直接以中文撰写，以中文向CNIPA作为PCT的受理局提交。

当然，目前中国发明人的英语水平都比较高，为了便于到国外申请或者与外国同事的交流，也可以以英文撰写。

CNIPA作为受理局可以受理中文或英文撰写的文本。

2。申请主体和受理局 根据专利合作条约第9和10条和专利合作条约实施细则第19条，PCT缔约国的任何国民或居民可以向所在国的国家局作为主管受理局提出国际申请，也可以向国际局提交国际申请。

如果申请人的国籍和居所分属于不同缔约国，可以由申请人从中选择一个国家局作为国际申请的受理局。

因此，中国企业（中国法人）通常可以向CNIPA提交PCT申请。

如果该中国企业是外国企业在中国的子公司，又想为了便于后续总公司的全球专利管理而选择国外的总公司作为申请人，这时可以考虑选择一个中国发明人作为本申请不太可能进入的国家的共同申请人，例如塞舌尔（SC）或马达加斯加（MG）。

3。检索单位的选择 在提交PCT申请时，还需要同时指定国际检索单位（ISA）。

对于中国企业，一般可以选择CNIPA为国际检索单位。

根据CNIPA和欧洲专利局（EPO）于2022年12月1日启动的为期两年的PCT国际检索单位试点项目，中国申请人向CNIPA或国际局作为主管受理局按照专利合作条约以英文提交的国际申请将可以选择EPO作为国际检索单位，当然仍可选择CNIPA作为国际检索单位。

如果企业对于相关的发明创造更关注海外尤其是欧洲的知识产权保护，特别是对于国外的总公司作为申请人的情况，可以选择EPO作为检索单位，但是需要按照PCT实施细则第16条的规定足额缴纳检索费。

选择EPO作为ISA，国际检索费数额目前为1775欧元；在过渡期内，该费用要求申请人以欧元直接缴纳至EPO。

如果选择EPO作为ISA，则在进入欧洲阶段的时候就无需EPO再进行补充欧洲检索，申请人无需另外支付补充欧洲检索的官费，由此也可以加快欧洲阶段的授权程序。

此外，对于选择EPO作为ISA的PCT申请，根据国际单位与国际局之间的协议内容，如果申请人要求对PCT申请进行国际初步审查，应选择EPO作为国际初步审查单位（IPEA）。

四、PCT申请国际阶段的修改和初步审查 对于PCT申请，在收到国际检索报告（PCT/ISA/210表）后，如果有明显破坏新颖性的对比文件，申请人可以考虑根据PCT第19条在国际阶段修改权利要求书（“19条修改”）。

这是考虑到很多国家或地区的司法实践中对于新颖性的判定是比较相似的，而对于创造性的评价方式相差比较大。

19条修改会随原始国际申请文本一起公布，以该修改后的权利要求书在后续进入各国家阶段时作为审查基础可以避免收到多个类似的反对新颖性的审查意见通知书，减少通知书的次数和相关的律师费用。

申请人可以在国际检索报告传送日起2个月或者自优先权日起16个月，以后到期为准，提交19条修改（PCT实施细则第46.1条）。

19条修改仅限于对权利要求书进行修改，并且直接送往WIPO国际局。

申请人也可以选择提出国际初步审查请求（自优先权日起22个月或者自传送国际检索报告之日起3个月，以后到期为准；PCT实施细则第54条之二。1），并可以在提交国际初步审查要求书时或者在初步审查过程中，直至国际初步审查报告制定之前提出修改（“34条修改”），并且可以针对国际检索单位发出的书面意见（当提初步审查请求时，这通常视为国际初步审查单位的第一次书面意见）和可能的国际初步审查单位的第二次书面意见进行答辩（PCT实施细则第66条）。

34条修改可以涉及权利要求书、说明书和附图。

申请人应直接将文件提交至主管国际初步审查单位，对于中国申请人来说，一般是指CNIPA或者EPO。

34条修改不进行国际公布。

在后续进入国家阶段时，可以选择同时提交该修改作为审查基础，以加快后续国家阶段的审查进程。

由于目前国际检索单位会在提供检索报告的同时出具一份比较详细的可专利性初步意见（国际检索单位的书面意见），这已经给予申请人比较深入的专利性分析；同时，国际检索单位的书面意见也通常会视为国际初步审查单位的第一次书面意见；另外，由于各个国家的审查制度的差异，当国际检索单位的书面意见或国际初步审查报告为正面时，进入国家阶段时并不必定得到国家局的认可，因此目前实践中较少进一步提出国际初步审查请求。

当然，在国际检索单位的书面意见(PCT/ISA/237表；WO-ISA)、国际初步审查单位的书面意见（PCT/IPEA/408表；WO-IPEA）或国际初步审查报告(PCT/IPEA/409表；IPER)对于全部权利要求或部分权利要求的评价是肯定的情况下，申请人可以通过专利审查高速路项目（Patent Prosecution Highway；PPH；在此具体是指PCT-PPH）加快国家阶段的审查和授权程序。

为此，申请人也可以在国际阶段提出国际初步审查请求来进行答辩或修改，争取获得国际阶段的正面评价。

另外，也有一些国家的检索和审查水平相对较弱，这些国家的国家阶段的审查可能更多参考国际检索报告或国际初步审查报告。

如果有意向进入这些国家，在国际阶段提出国际初步审查请求来争取获得国际阶段的正面评价也是有利的。

另一方面，尤其是，提出国际初步审查还可以推迟PCT申请进入某些国家的国家阶段的时间。

对于某些不受专利合作条约第22条规定的进入国家阶段的30个月期限约束的国家（例如2022年2月10日为止有卢森堡（20个月）、坦桑尼亚（21个月）； 在自优先权日起19个月内提出国际初步审查请求可以将进入这些国家的期限从自优先权日起20或21个月推迟至30或31个月内。

因此，如果考虑进入这些国家，则可以考虑提出国际初步审查请求。

这里，还可以关注一点，卢森堡也可以在31个月期限届满前通过欧洲申请进入，坦桑尼亚可以在31个月期限届满前通过非洲地区知识产权组织进入。

小i机器人专利无效案中判断说明书是否充分公开的思路

近日笔者获悉，最高人民法院已经正式受理了小i机器人案的再审申请，原本已将渐渐平息的小i机器人案即将迎来最终的结局。

一旦再审，最高院势必将会对小i机器人案中的各个法律要点给予全面的阐述。

本文旨在回顾小i机器人案的要点，并提出本文的观点。

一、案件事实 1。 权利要求 “小i机器人”专利的权利要求1如下：

1、一种聊天机器人系统，至少包括：

一个用户和一个聊天机器人，该聊天机器人拥有一个具有人工智能和信息服务功能的人工智能服务器及其对应的数据库，该聊天机器人还拥有通讯模块，所述的用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人进行各种对话，其特征在于，该聊天机器人还拥有查询服务器及其对应的数据库和游戏服务器，并且该聊天机器人设置有一个过滤器，以用来区分所述通讯模块接收到的用户语句是否为格式化语句或自然语言，并根据区分结果将该用户语句转发至相应的服务器，该相应的服务器包括人工智能服务器、查询服务器或游戏服务器。

从权利要求1中的“其特征在于”之后的文字描述可知，过滤器将用户语句判断为格式化语句或自然语句这两种形式之一之后，将其分发至人工智能服务器、查询服务器或游戏服务器这三种服务器之一。

整个案件的焦点即集中于此处的游戏服务器。

更具体的，集中于究竟是在判断出怎样的结果之后将用户语句发送到游戏服务器。

2。说明书 让我们看一下说明书对此究竟给出了怎样的说明。

除了发明内容部分与权利要求实质相同的记载之外，纵观整个“小i机器人”的说明书，其中关于“游戏服务器”的实质性记载仅有三处：

1）一种聊天机器人系统，至少包括一个用户1和一个聊天机器人9，该聊天机器人9拥有通讯模块21、人工智能服务器3、査询服务器4、游戏服务器5，以及相应的数据库。

2）其技术架构图如图1所示。

聊天机器人9本质上是一个或若干个机器人服务器2，其中设置有通讯模块21、过滤器22、对话模块23、查询模块24，其一端连接用户1，另一端连接人工智能服务器3和/或查询服务器4和/或游戏服务器5。

3）游戏互动在机器人中我们特别倡导互动性，机器人可以实现以下互动游戏（智力闯关、智力问答、24点、猜数字等） 二、案件回放 整个案件最核心的法律要点在于说明书是否充分公开了包括游戏服务器在内的技术方案。

复审委员会和北京市第一中级人民法院认可说明书已经充分公开了包括游戏服务器的技术方案。

然而，在二审中，北京市高级人民法院推翻了一审判决，小i机器人专利由此被判决无效。

由前文可知，小i机器人专利对于游戏服务器这一部件的描述极为简单。

这样有限的记载能否达到充分公开其游戏功能的标准成为了案件的焦点。

一旦被判断为公开不充分，那么随之而来的，包含游戏服务器的权利要求1是否清楚、是否概括合理等都将画上大大的问号。

三、案件评析 1。关于一审判决 对于游戏功能公开是否充分这个焦点问题，一审判决认定公开充分的理由主要有二：其一为游戏功能是一种“附加功能”，并不是实现本发明必不可少的技术内容；其二是认为本领域技术人员可以认识到聊天机器人系统必然对用户语句进行语言分析，将语言分析后与游戏相关的内容发送至游戏服务器。

本文认为，一审判决中的这两点理由均值得斟酌，尤以第一点为甚。

小i机器人权利要求1已经明确包括了游戏服务器这个技术特征，然而，一审判决在专利确权诉讼中却将其视为“附加功能”的“非必要技术特征”。

这种做法实际上是在专利确权诉讼中将该特征从权利要求1中排除出去。

换言之，一审判决在判断公开充分时，所考虑的技术方案并不是权利要求1中的全部技术特征，而是认定其中具有一个实现“附加功能”的技术特征。

本文认为，一审判决的上述论述似乎等同于对权利要求1进行了“多余指定”，认定其中的一个特征是非必要技术特征——这显然是不恰当的。

专利法第五十九条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。

此处的权利要求的内容显然包括了权利要求中的全部技术特征。

最高人民法院在其司法解释中也明确规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

根据上述规定，应当说，记载在权利要求中的所有技术特征均为必要技术特征，在权利要求中并不存在非必要技术特征一说。

对于公开充分而言，说明书必须对权利要求中包含全部技术特征的整个技术方案给予充分的公开，而不能因为某个特征被声称为实现的是附加功能而认定不是实现本发明必不可少的技术内容。

再简单一点说，凡记载于权利要求中的内容，都必须给予充分公开。

另一方面，如果人民法院可以在专利确权诉讼中确定某一个特征属于“非必要技术特征”，那么所有专利确权诉讼的首要任务就会变成首先重新判断一个授权的权利要求中哪些特征是必要特征而哪些特征是非必要特征，随后才展开对必要技术特征的审查或者对于必要和非必要技术特征进行区分的审查。

这显然使得人民法院承担了本应由国家知识产权局承担的专利授权审查的职责，也使得授权权利要求的保护范围对于公众来说处于一个相当不确定的状态。

这显然是值得商榷的。

基于上述两方面，本文认为，一审判决中的第一点理由似乎稍显欠妥。

对于第二点理由，一审判决认为本领域技术人员可以认识到聊天机器人系统必然对用户语句进行语言分析，将语言分析后与游戏相关的内容发送至游戏服务器。

然而，正如本文所给出的，小i机器人专利关于游戏服务器记载的内容非常简单，并无与一审判决论述相关的记载。

一审判决的上述论述似乎替“小i”额外补充了说明书的公开内容。

2。关于终审判决 终审判决就上述两点均进行了纠正。

首先，终审判决结合专利审查过程中专利权人的意见陈述，认为在专利授权过程中专利权人认可游戏服务器功能是其专利具备创造性的重要原因，因而否定了一审判决将其认为是“附加功能”的理由。

本文认为，实际上根据前文所述，似乎可以更加直接地指出，权利要求中的所有技术特征均为必要技术特征，并不存在附加功能/附加技术特征之说。

换言之，正如前文所述，凡记载于权利要求中的技术特征，在考虑公开充分时均应当纳入考虑范围之内，不存在例外。

另一方面，未记载于权利要求中的技术方案，其公开充分与否，并不影响权利要求的有效性。

举一个极端的例子，如果权利要求中的整个技术方案已经被说明书充分公开了，那么即使在说明书的其它部分存在公开不充分的技术方案，甚至写一本小说，则也不会影响该权利要求的有效性。

当然，终审判决引用专利权人在授权过程中的陈述也是一种相当令人信服的评述方式，毫无疑问也是正确的。

本文查阅了小i机器人在授权过程中的意见陈述，其在答复第一次审查意见通知书时做出了如下意见陈述：“由此可见，权利要求1与对比文件1的主要区别在于：权利要求1中的聊天机器人还包括‘查询服务器’和‘游戏服务器’……区别特征‘游戏服务器’所要解决的问题是：为用户提供游戏，也就是说权利要求1的聊天机器人就有游戏的功能，用户能够与聊天机器人实现互动游戏，共同在一个机器人的虚拟世界中生活”。

很显然，专利权人认为，游戏服务器是其与对比文件1相互区别的重要技术特征。

另一方面，北京高院对于游戏服务器及相关功能公开是否充分给予了更加详细的论述。

囿于篇幅所限，本文并不大篇幅地引用相关判决，而是结合小i机器人专利的内容对相关部分进行总结和概述，以方便读者理解。

根据该专利的技术方案， 如果用户输入是格式语句，则会通过查询模块24、查询服务器4和信息服务器7这一路来处理；而如果用户输入是自然语言，则会通过对话模块23、人工智能服务器3和对话服务器6这一路来处理。

权利要求记载的是区分用户输入是格式化语句或自然语句，由此，用户输入只会被送往相应的处理支路，而不存在送到游戏服务器5的可能性。

这样，游戏服务器5成为了一个“孤岛”，无法得到输入，由此也无法产生输出。

即，无法实现游戏功能。

一审判决认为，聊天机器人系统必然对用户语句进行语言分析，将语言分析后与游戏相关的内容发送至游戏服务器。

对此，本文希望评述的是，小i机器人专利仅记载了位于游戏服务器5上游的过滤器22可以区分格式化语句还是自然语句，并未记载该过滤器22可以识别语义。

在小i机器人专利中，具体的语义识别功能是由人工智能服务器3和查询服务器4承担的，而从说明书的文字记载以及附图内容来看，这两个部件与游戏服务器5并无输入/输出关系。

由此，本文认为，依据专利文件的记载，游戏服务器5上游的部件没有语义分析的功能，而具有语义分析功能的部件则与游戏服务器5不具备输入/输出关系。

由此，小i机器人实际上在游戏服务器5上游无法识别哪些输入与游戏功能相关，进而也无法将相关的输出送到游戏服务器5——这与一审判决的认识背道而驰。

一审判决认为游戏服务器能够得到语义分析的结果似乎超出了专利记载的范围，为小i机器人增加了新的内容。

终审判决也正是基于这一点原因，推翻了一审判决中的相关论述。

北京高院这样写道：“本院不同意原审判决中的上述认定。

因为本专利说明书中并未记载这样的语言分析模块或装置，更并未记载如何对相关的语句进行分析处理后将与游戏相关的内容发送到游戏服务器”。

本文认为，小i机器人专利最大的症结在于对于游戏服务器5的记载过于简单，而终审判决的结论正是直指这一核心问题。


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