发明专利“说明书公开不充分”的审查意见答复， 日本专利申请加快审查讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：发明专利申请“说明书公开不充分”的审查意见答复， 日本专利申请的加快审查讲解 。

发明专利申请“说明书公开不充分”的审查意见答复

部分公开不充分是指从属权利要求所涉及的技术方案在说明书中没有充分公开的情形。

目前在审查实践中，当说明书中存在部分公开不充分缺陷的情形时，审查员在指出说明书不符合专利法第26条第3款规定的同时，还会同时指出相应的从属权利要求不符合专利法第26条第4款的规定。

例如复审第27826号决定就涉及了这样的情况。

该申请涉及一种信道链路的补偿方式，其中在说明书中除了描述基本的信道链路补偿方式之外，还涉及了基于上述基本补偿方式的更加精细的补偿过程，即还公开了一种更优选的实施方式。

在该优选的实施方式中使用了公式SNR=(1-q)S‘/(N’+qS')，但是在说明书中没有具体说明如何得到该参数q。

从而审查员以说明书存在部分公开不充分的缺陷为由驳回该申请，同时还指出与该优选实施方式相对应的从属权利要求12没有以说明书为依据，不符合专利法第26条第4款的规定。

申请人在提出复审请求时认为，说明书中清楚地记载了参数q来自一个信号部分，因此对于本领域技术人员来说是足够清楚的，同时权利要求12的技术方案能够从说明书公开的内容中得到，因此能够得到说明书的支持，符合专利法第26条第4款的规定。

事实上，对于从属权利要求12而言，由于所属技术领域的技术人员无法确定如何获得公式所使用的参数q，因此认定从属权利要求12的概括范围过大，不符合专利法第26条第4款的规定，而申请人应当根据说明书充分公开的内容进行具体限定来克服这一缺陷。

但是说明书在这一环节公开不充分，因此从属权利要求12没有修改的基础和依据，只有将其删除才能克服从属权利要求12不符合专利法第26条第4款的缺陷。

然而从申请人的意见陈述可以看出，申请人显然没有了解审查意见中关于从属权利要求12不符合专利法第26条第4款的本意。

而围绕同一个缺陷同时使用两个条款来评述确实会对申请人造成理解上的困难。

专利法第26条第4款要求权利要求应当以说明书为依据，这也就意味着权利要求只要能够得到说明书支持，就能够符合专利法第26条第4款的规定。

因此在实践中，如果将不符合专利法第26条第4款规定的权利要求按照说明书的内容进行合理的概括，则该权利要求就能够得到说明书的支持，也就是说，即使一项权利要求存在得不到说明书支持的缺陷，只要通过适当的修改就能够克服这样的缺陷。

但是在上述案例中，无论如何修改从属权利要求12，即使将其修改为与说明书中相一致的表述，也不能克服这样的缺陷。

不能克服专利法第26条第4款所指缺陷的根本原因不在于从属权利要求12的具体撰写方式如何，而在于从属权利要求12所涉及的技术方案属于需要所属技术领域的技术人员通过过度实验才能实现、甚至是根本无法实现的情况。

但是申请人在看到从属权利要求存在得不到说明书支持的缺陷时，往往更多的是考虑如何从属权利要求的撰写进行修改，而很难将其与说明书中存在公开不充分缺陷的内容联系起来。

根据以上问题，可以建议审查员在评述部分公开不充分时仅适用专利法第26条第3款即可。

这样可以更加明确地向申请人表达出这样的信息，即在说明书的优选实施方式中存在的公开不充分缺陷并不会绝对导致该申请没有授权前景，条件是在权利要求中不得涉及该缺陷内容。

这将有助于申请人更好地理解审查员的用意并配合修改。

《专利审查指南》修改内容的讲解

国家知识产权局于2022年3月1日公布了修改〈专利审查指南〉的决定 ，新修改的审查指南将自2022年4月1日起施行。

此次修改涉及到了与商业模式、计算机程序有关的授权主题的审查、申请日后提交的实验数据的审查、以及无效宣告程序的修改方式调整等热点问题。

提要 对《指南》第二部分第一章的修改 – 商业方法相关的发明成为可授权主题。

对《指南》第二部分第九章的修改 – 软硬件定义的介质权利要求和装置权利要求成为可授权主题。

对《指南》第二部分第十章的修改 – 申请日后补充的实验数据将予以考虑。

对《指南》第四部分的修改 - 无效宣告的审查程序中更灵活的修改方式。

对《指南》第五部分的修改 – 公众可访问的审查信息。

近年来，以互联网技术为代表的计算机技术的发展有效推动了各行业商业模式的创新。

为了满足创新主体对与计算机技术结合的新的商业模式（例如与互联网技术结合的新的商业模式）的创新成果的专利保护需求，鼓励此类商业模式创新，审查指南修改明确了“涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性”。

由此，审查指南修改意图澄清，只要包含技术特征，一项方案就不应仅因其涉及商业模式而被排除在专利保护客体之外。

相应地，审查指南修改删除了原本不属于专利保护的客体的一个例子（即例9），该例子涉及一种利用计算机程序来辅助进行外语学习的系统。

该不属于专利保护的客体的例子的删除表明今后对于专利保护客体的审查将不会像以往那样僵化，而是会综合考虑技术特征在整个商业方法方案中所起到的作用。

在涉及商业模式或商业方法的专利申请的撰写和审查意见通知书的答复中，建议申请人尽量强调技术特征、该技术特征在整个方案中解决的技术问题以及该技术特征在解决该技术问题时所起到的作用。

根据在先前的审查实践，计算机程序以及特征仅在于计算机程序的载体（计算机可读存储介质）属于不可授予专利权的客体。

此次审查指南修改强调了不属于专利保护客体的计算机可读存储介质仅仅是“仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质”，“本身”二字意图将代码化的指令序列与全部或部分基于程序处理流程的解决方案区分开。

换言之，如果计算机可读存储介质中所存储的计算机程序体现的是解决技术问题的技术方案，则该计算机可读存储介质属于可授予专利权的客体。

审查指南修改还规定了，当涉及计算机程序的发明写成装置权利要求时，该装置的组成部分“不仅可以包括硬件，还可以包括软件”，并且将“功能模块”修改为“程序模块”以更好体现这些模块的技术属性。

因此，根据审查指南修改，涉及计算机程序的装置权利要求不再被限制为写成“模块+功能”的形式，而是例如“处理器+存储有计算机程序指令的存储器”的其他权利要求撰写形式也可以被接受。

与之前的审查实践相比，此次审查指南修改使得对涉及计算机程序的发明的专利保护客体和撰写形式的要求与美国的相关规定更加接近，具有重大的意义。

对于涉及计算机程序的发明，建议申请人根据实际需要而撰写多种主题和撰写形式的权利要求，权利要求的主题和撰写形式可以包括：包括各个步骤的方法；计算机可读存储介质，其上存储有执行各个步骤的计算机程序指令；包括执行各个方法步骤的模块的装置；以及至少包括处理器和存储器的装置，其中存储器中存储有在运行在处理器上时能够执行各个方法步骤的计算机程序指令。

如何看待申请日后补充的实验数据一直是困扰一些化学领域发明审查的难题。

尤其是，此前专利审查指南在第二部分第十章明确规定，“申请日之后补交的实施例和实验数据”在判断充分公开问题时“不予考虑”。

国家知识产权局认识到了上述措辞一定程度上产生了误导作用，令人认为审查员对于补充的实验数据看也不看、审也不审。

为澄清审查标准，审查指南修改删除了上述表述，代之以“申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查”。

同时，审查指南修改仍然坚持了充分公开问题的判断原则，即，判断说明书是否充分公开，应当以原说明书和权利要求书记载的内容为准。

这一原则是先申请制的体现，即所有的审查，包括充分公开的审查，都应当以原说明书和权利要求书的内容为基础。

为了体现这一判断原则，对于申请日后补交的实验数据，审查指南修改规定，所述补交的实验数据所证明的技术效果，应当是所属领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

上述措辞强调判断的主体是所属领域的技术人员，判断的依据是原申请公开的内容，判断的对象是补充的实验数据所主张的技术效果而非数据本身，从而避免了判断的机械和僵化。

也就是说，审查员应当避免过分关注实验数据、实验方法是否一致这样的形式问题，而应当站位本领域技术人员来判断技术效果是否一致。

对于无效宣告的审查程序，本次审查指南修改涉及两个方面：其一涉及对修改方式的进一步放开，另一涉及相应地无效理由的增加。

根据专利审查指南，无效宣告审查程序中允许专利权人进行的修改方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。

审查指南修改中，将权利要求合并的方式删除，代之以权利要求的进一步限定，与此同时增加明显错误的修正的修改方式。

此处“权利要求的进一步限定”限于在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，而仍然不允许根据说明书记载的内容对权利要求进行修改。

显然，国知局力求在保障专利权人的权益和不损害社会公众的信赖利益之间寻求合理的平衡。

关于明显错误的修正，由于现行专利法实施细则的限制，本次审查指南修改并不允许专利权人对说明书中存在的明显错误进行修正。

当出现该情况时，专利权人可以对权利要求书中出现的明显错误进行修正。

在该修正得到审查部门认可之后，专利局复审委员会可以根据实施细则第五十八条对说明书进行相应的更正。

针对专利权人以删除以外的方式修改权利要求，请求人可以在指定期限内针对修改内容增加无效宣告理由。

此处“删除以外的方式”既包括“权利要求的进一步限定”，也包括“明显错误的修正”。

此前指南规定，在专利权人进行合并式修改后，请求人可以在指定期限内增加无效理由。

对此有一种误解，认为一旦专利权人进行了合并式修改，则请求人可以全面补充无效理由。

在本次审查指南修改中，明确了专利权人进行删除以外的方式后，请求人只能针对修改内容增加无效宣告理由。

这与一直以来的审查标准是一致的。

另外，此前指南规定专利权人进行合并式修改或者提交反证后，请求人可以在指定期限内补充证据。

本次审查指南修改删除了针对合并式修改（即修改后的“权利要求的进一步限定”）方式下补充证据的情况。

其理由是，权利要求的进一步限定的修改方式是在权利要求书记载范围内进行的修改，没有超出授权权利要求的范围，因此请求人不需要补充新的证据，只需要调整证据的组合方式即可。

为贯彻 71号文件 中“依法及时公开专利审查过程中信息”的要求，同时顺应Global Dossier审查信息共享的趋势，此次指南的修改也涉及第五部分第四章的有关内容。

审查指南修改包括三个方面：

一、对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，可以查阅和复制的案卷信息，从时间上讲，由此前的“直到公布日为止”扩大到还包括实质审查程序的信息；从内容上讲，扩大到包括在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书。

但是，申请人对审查意见通知书的答复以及对权利要求书的修改没有包括在内。

二、相应地，对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，可以查阅和复制的内容也包括了检索报告。

三、此外，由于指南该章第5.2节之（1）已经对允许查阅和复制的内容进行了规定，因此删除了此前“除上述内容外，其它文件不得查阅或者复制”的措辞。

日本专利申请的加快审查讲解

本文讲解日本专利申请加快审查的途径，以便在日本专利申请的中国申请人参考。

目前，日本专利申请的加快审查途径主要包括优先审查、早期审查、超早期审查、专利审查高速公路（Patent Prosecution Highway， PPH）以及海外申请加快审查。

一、优先审查 根据《日本专利法》第四十八条之六的规定，在专利申请公开后，如果第三方以实施专利申请所请求保护的发明为业，或者申请人同实施者之间存在纠纷需要尽快解决，那么，可以请求对专利申请进行优先审查。

请求提出者可以是第三方或者专利申请人。

在提出优先审查请求时，专利申请人需提供以下证明文件：

（1）说明第三方实施状态的情况说明书，第三方的实施行为所涉及的产品或方法的说明书，以及必要的附图； （2）警告函的复印件； （3）产品、宣传手册、样品、照片等； （4）能够证明第三方的实施行为的相关文件。

如果满足上述条件，那么审查员将会对专利申请进行优先审查，并且最快在四个月内就可能给出最终的审查决定。

这一加快审查程序与国内通过《专利优先审查管理办法》第三条第四款启动优先审查的程序类似。

《专利优先审查管理办法》第三条第四款规定，在专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造的情形下，专利申请人或者复审请求人可以请求对专利申请或者专利复审案件进行优先审查。

二、早期审查 根据日本特许厅（JPO）公布的《专利申请加快审查 &bull； 加快审查指南 2022 年 8 月》（《特許出願の早期審査&bull；早期審理ガイドライン 平成２８年８月》）的规定，当专利申请满足以下任意一个条件时，即可请求日本特许厅对该专利申请进行早期审查：

（1）已经实际制造、销售了专利产品，或从申请加快日开始2年内计划生产该专利产品（包括已经申报农药或药品的审批的情况）； （2）申请人就该发明已经向其它国家的专利局提出了专利申请，或者已经提出了国际申请； （3）该申请的申请人中全部或部分是中小企业、科研院所、个人、公益机构； （4）该申请涉及绿色节能技术； （5）来自大地震震灾区的申请； （6）在亚洲有关联公司的跨国集团的相关申请。

其中，以第（2）条为理由请求加快审查时，申请人须提交早期审查的情况说明，并对现有技术文献及其与本申请的对比进行阐释。

此类现有技术文献可以是申请人自行检索现有技术而获得（例如，申请文件的背景技术中记载的文献），也可以是外国审查机构/专利局作出的检索结果。

例如，对于中国申请人而言，此类现有技术文献可以是中国优先权申请的检索报告和审查意见中所引用的对比文件，也可以是PCT申请的国际检索报告和国际检索单位的书面意见中所引用的对比文件。

从时间上来看，早期审查可以大大缩短申请周期。

从申请人提出早期审查请求，到收到第一次审查意见通知书，一般平均只需2.2个月左右，之后申请人针对该次审查意见进行意见陈述，必要时对其专利申请进行修改，直到最终得到专利审查结果，一般全程平均仅需5.9个月。

而对于未进入加快审查程序的普通专利申请而言，根据日本特许厅的统计数据，申请人通常要等待10.4个月左右才能收到第一次审查通知书。

此外，需要说明的是，向JPO提出早期审查请求时无需缴纳官费，并且早期审查请求可以在提交审查请求的同时或者之后提出。

三、超早期审查 相比于早期审查，超早期审查的审查时间更短。

进入超早期审查的专利申请通常将在约25天内收到第一次审查意见通知书，约50天内得到最终审查结果。

请求超早期审查的专利申请一般需要同时满足下述条件：

（a） 同时满足上述早期审查条件中的（1）和（2）的申请（正在实施或2年内预定实施且在日本以外也提交的申请）； （b） 在请求超早期审查的至少4周前已在线完成所有申请程序。

据JPO官方网站公布的数据，2014年超早期审查的第一次审查意见通知书做出的平均时间为0.8个月（如果是PCT进入日本国家阶段的申请，平均为1.4个月；原则上不超过2个月），获得最终审查结果的平均时间为2.1个月，明显快于普通的早期审查。

对于超早期审查，需要特别说明的是，各种流程和手续（例如，接收JPO下发的通知书，提交答复审查意见等）均需要在线完成；并且，申请人必须在收到审查意见通知书的30日内提交答复文件（对于国外申请人，答复期限放宽为2个月），且不能延期。

一旦申请人请求延期，那么，超早期审查程序将会终止。

四、专利审查高速公路 日本特许厅（JPO）和包括中国在内的多个国家专利局建立了PPH项目。

目前，基于所使用的审查结果的类型，PPH加速审查程序可以分成常规PPH和PCT-PPH两种。

常规PPH使用某一国家或地区知识产权局对专利申请的审查结果来提出加速审查请求；而PCT-PPH则使用PCT国际专利申请的审查结果（包括国际检索单位的书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位的书面意见（WO/IPEA）或国际初步审查报告（IPER））来提出加速审查请求。

只要在先审查结果中明确至少有一项权利要求有授权前景，申请人即可通过PPH加速审查程序，要求加快 待决日本申请的审查。

并且，申请人在JPO提出PPH加速审查请求时无需缴纳额外费用。

由于PPH加速审查程序基于先审查结果，因此，请求PPH加速审查程序的日本专利申请的权利要求必须与在先审查结果中具有授权前景的权利要求有实质性的对应。

相应地，申请人在递交PPH请求的时候通常需要递交权利要求对应表或对应性说明（必要时，修改权利要求），以使得满足PPH加速审查程序的要求。

PPH加速审查程序有其优点，例如，能够缩短专利申请审查周期，降低申请成本，提高申请授权的可预期性等，但也有着不足。

一方面，PPH加速审查程序要求所使用的权利要求必须与在先审查的权利要求有实质性的对应，这可能导致牺牲保护范围。

另一方面，PPH加速审查程并非是各国在实体问题上相互承认审查结果的机制，而仅是一种便利申请人的加快审查机制。

这意味着，JPO仍然会按照本国专利法对专利申请进行实质性审查。

因此，在某些情况下（例如，JPO审查员检索到新的现有技术文献），专利申请的审查速度并不必然能够得到明显加快。

综合来看，如果申请人已经获得正面的在先审查结果，并且对该审查结果所涉及的权利要求的保护范围也比较满意，那么，PPH加速审查程序将是特别合适的选择。

五、海外申请加快审查 海外申请加快审查主要针对的是，2006年4月1日以后提交的、作为巴黎公约优先权基础的申请（不包括PCT申请）。

具体来说，如果一件日本申请被用作巴黎公约优先权基础，并且申请人在申请日起2年以内请求对该申请进行实质审查，那么，日本特许厅（JPO）将启动对该申请的优先审查（相对于其它未进入加快程序的普通申请）。

通常情况下，从请求审查日或者申请公开日（以在后的日期为准）起算，日本特许厅（JPO）原则上需要在6个月以内开始对此类申请进行审查，且开始审查的日期最迟不晚于申请日起算30个月内。

该加速审查程序不需要申请人主动提出，也不需要缴纳额外费用，而由日本特许厅（JPO）自行启动。

对于中国申请人而言，由于绝大多数情况下，都是在国内提交首次申请，而很少会选择直接在JPO提交首次申请，因此，基本上很少会用到该加速审查程序。


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