发明专利申请创造性判断三步法介绍，向外国申请专利的保密审查讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：发明专利申请创造性判断三步法介绍，向外国申请专利的保密审查讲解 。

发明专利申请创造性判断三步法介绍

按照审查指南上的相关规定，创造性判断采用三步法：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定区别技术特征和实际解决的技术问题；（2）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

按照笔者的理解，创造性实际上是要判断：从最接近的现有技术（下文或称“对比文件1”）出发，本领域技术人员是否能显而易见地将其他现有技术（包括对比文件1中的不同的技术方案，或者是不同于对比文件1的其他对比文献。

为方便阅读，下文统称为“对比文件2”）的教导用于最接近的现有技术，以对现有技术改进，解决“本发明实际解决的技术问题”，进而获得本发明。

一、关于三步法的第一步 审查指南上指出，“技术领域不同”的现有技术也可用作“最接近的现有技术（即“对比文件1”）”。

“最接近的现有技术”应该是技术领域与本发明相同的技术。

一个显而易见的事实是，除了少数转用发明（例如“飞机机翼用于潜水艇”等），大多数发明都是本领域技术人员在对“本领域（最接近的）现有技术”的基础上进行的改进——首先是发现本领域的产品/方法存在缺陷，需要解决某个技术问题A，然后才会有动机去从本领域或者其他领域的、教导了解决“同样技术问题A”的文献中寻求解决问题之技术手段。

如果有文献也是致力于解决这个“技术问题A”，那么本领域技术人员将会自然而然地“有动机”想到使用该文献为了解决这个问题A而使用的技术手段B。

至于技术手段B能不能在不付出创造性劳动的情况下“简单移用”于“本领域（最接近的）现有技术”，那是进一步的问题。

因此，从“还原”发明创造作出的过程出发，最接近的现有技术应是“相同领域”，即发明创造是对“相同领域”的技术方案进行改进的过程。

而为了对现有技术进行改进，本领域技术人员可以考察其他领域的文献或受其启发，即对比文件2不需要是“相同领域”。

从另外一个角度来说，三步法的第二步要确定 “实际解决的技术问题”，“实际解决的技术问题”要根据“对应于区别技术特征的技术效果”而定。

而“技术领域”这一区别显然并不能带来什么技术效果，因此也无法合理地确定“实际解决的技术问题”。

因此，从这一角度来说，“最接近的现有技术”也应该是“相同领域”。

二、关于三步法的第二步 （1）“确定实际解决的技术问题”这一步骤实际上是创造性判断中最为重要的一步，其是判断“有无技术启示”的前提。

没有创造性的本领域技术人员在面临“实际解决的技术问题A”的时候，合理的逻辑应是从“明确教导”要解决“相同的技术问题A”的文献中寻求解决方案，而不会从浩如烟海的文献中碰运气。

如果有文献明确教导了要致力于解决技术问题A，并且为此使用了技术手段B，那么致力于解决技术问题A的本领域技术人员显然就会“容易”想到考察其教导的技术手段B并将其用于最接近的现有技术对比文件1。

反之，如果文献仅仅是教导了技术手段B，而没有涉及“技术问题A”，则没有“创造性”的本领域技术人员将难以“显而易见”地想到其技术手段B可以解决技术问题A——除非是看过本发明之后才可能会恍然大悟，“技术手段B竟然能够解决技术问题A”。

在实践中有时会遇到“对比文件2公开了同样的技术手段B，其客观上/必然能够起到相同作用、解决相同技术问题”等观点，这样的判断完全没有考虑“实际解决的技术问题”。

因此，如果创造性判断中“实际解决的技术问题”变得形同虚设，多此一举，则说明这样的创造性判断存在问题。

如果不考虑”实际解决的技术问题“而只考察技术特征，那么创造性判断将变成技术特征的简单拼凑。

（2）”实际解决的技术问题”必须要具体，不能脱离技术效果，否则的话，类似于“提供一种改进的系统/方法”的这种泛泛的“实际解决的技术问题”就成了万能钥匙——因为对比文件2的任何技术手段都必然是为了对系统/方法进行改进，如此则“技术问题相同”，进而对比文件2的技术手段就可以与对比文件1结合，从而创造性判断又变成技术特征的简单拼凑。

（3）“实际解决的技术问题”不应是对“区别技术特征”的重复，而应该紧扣“技术效果”。

例如，假设区别技术特征在于“线缆的连接方式不同”，此时如果认为实际解决的技术问题是“提供何种方式的线缆连接”则有些欠妥。

因为这样一来，“实际解决的技术问题”变得形同虚设，没有意义，随之而来的是创造性判断变成技术特征的简单拼凑。

容易理解的是，发明人通常并非是无缘无故地、往往是出于特定的目的而提出特定的技术方案。

以上面的这个例子为例，发明人之所以要提供这样的线缆连接方式，根据说明书的描述可以确定是为了“减少臂组件中尤其是反复弯曲部处的线缆磨损”。

因此，此时合理的“实际解决的技术问题”应是“减少臂组件中尤其是反复弯曲部处的线缆磨损”。

（4）不应从对比文件2实际教导的问题出发通过“间接推导“而获得”对比文件2也能起到相同作用（解决实际解决的技术问题）”的结论。

三、关于三步法的第三步 第三步实际上涉及 “容不容易想到”和“容不容易做到”这两个问题。

如果“不容易想到”或者是“不容易做到”，则可以认为具备“创造性”。

“容易想到”不等于“容易做到”。

“容不容易想到”实际上由“技术问题”而定，“容不容易做到”实际上由“技术手段”而定。

如果有文献或公知常识明确教导了“为了解决问题A可以采用手段B”，那么可以认为“容易想到”，否则“不容易想到”。

另外，即便是“容易想到”，也不意味着“容易做到”——因为将对比文件2的教导应用于对比文件1可能需要付出创造性劳动，可能会导致对比文件1的方案变得不可用等等。

第三步首先是要考察对比文件2中是否教导了“为了解决技术问题A而使用技术手段B”。

技术问题A和技术手段B缺一不可。

实践中只考察“技术手段B”而忽略或者弱化“技术问题A”的情形时有发生。

笔者认为这是需要注意的问题，因为如此一来第二步确定“技术问题A”这一步骤将变得毫无意义，从而创造性判断又变成技术特征的简单拼凑。

“技术问题”是有技术启示的前提，其决定了“容不容易想到”。

至于技术手段B能不能在不付出创造性劳动的情况下应用于对比文件1，则是进一步的“容不容易做到”的问题。

两者应区别开来。

医药用途专利权利要求的创造性讲解

在医药生物领域中，医药企业为了获得已知专利药物的持续利益，会选择多种手段（例如，新晶型、新制备方法、组合物、新给药方案以及新治疗用途）来延长该专利药物的垄断地位，避免仿制药物的竞争。

其中，已知化学产品的新治疗用途对于医药企业而言具有极其重要的经济价值。

为了避免疾病的诊断和治疗方法不授予专利权的障碍，瑞士联邦知识产权局创立了人们现在所称的“Swiss型”用途权利要求，其权利要求的典型撰写方式是：“化合物X在制备诊断或治疗Y病的药物中的应用”。

其依据的是瑞士联邦知识产权局关于“用途权利要求”的 OJ EPO 581号“业务指引”。

这种类型的权利要求的专利性，也为欧洲专利局所认可，并由欧洲专利局扩大上诉委员会以G05/83号决定的形式予以确认，被称之为“第二或进一步医药用途”。

在我国的实践中，出于规避专利法第25条第1款第3项的规定，通常将新治疗用途撰写为“Swiss型用途权利要求”。

由于化学产品（尤其是已知产品）用途权利要求的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用，因此用途权利要求发明属于一种方法发明(1)。

在化学产品已经公开的前提下，如何建立已知产品治疗用途的新颖性和创造性，从而为申请人获得更有利的保护范围。

笔者从已知产品用途权利要求的新颖性和创造性两方面提供了相关典型案例，并对此进行了讨论，以期获得一个相对客观和全面的分析。

二、新颖性及案例介绍 1。审查指南对化学产品用途权利要求新颖性的相关规定 ：

（1）与已知用途是否实质上不同； （2）是否被已知用途的机理、药理揭示； （3）是否是已知用途的上位概念； （4）与使用有关的特征（给药对象、给药方式、途径、剂量、时间间隔等）是否对药品本身具有限定作用，仅体现在用药过程中的区别特征不能使用途具有新颖性。

虽然审查指南对化学产品用途权利要求新颖性作出了上述规定，但是专利法、专利法实施细则并未对其进行统一规定，造成了专利复审委员会和法院之间在对化学产品的审查实践中产生了分歧。

尤其是，当发明点在于对使用有关特征的限定，例如限定给药剂量时，给药剂量等特征能否给瑞士型用途权利要求带来新颖性？ 2。 典型案例介绍：名称为“用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法”的发明专利（即本专利）由默克公司于1994年10月11日向原中国专利局提出申请，于2002年12月25日被授权公告，专利号为94194471.9。

该专利的授权权利要求为：“1。 17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮在制备适于口服给药用以治疗人的雄激素引起的脱发的药剂中的应用，其中所述的药剂包含剂量为约0.05至3.0mg的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮。

” 请求人对该专利提出了无效请求，复审委于2007年2月6日针对该无效请求作出了宣告专利全部无效的决定。

默克公司不服向北京市第一中级人民法院提起了行政诉讼，一中院于2008年3月20日判定维持该决定。

默克公司不服提请北京高院进行二审，北京高院于2008年9月20日判决驳回上诉，维持原判。

虽然在二审司法审查中北京高院最终以该专利相对于现有技术不具有创造性维持原判，但是在“给药剂量”等给药特征是否能瑞士型用途权利要求带来新颖性的问题上，北京高院的结论与复审委和一审法院的结论不同。

针对在评价新颖性时是否考虑给药技术特征的关键点，高院在判决书中认定 ：本专利是化合物的医药用途发明，其采用的权利要求撰写方式为“医药用途发明本质上是药物的使用方法发明，如何使用药物的技术特征，即使用剂型和剂量等所谓的“给药特征”，应当属于化合物的使用方法的技术特征而纳入其权利要求之中。

实践中还有在使用剂型和剂量等所谓“给药特征”方面进行改进以获得意想不到的技术效果的需要。

此外，药品的制备并非活性成分或原料药的制备，应当包括药品出厂包装前的所有工序，当然也包括所谓使用剂型和剂量等“给药特征”。

本专利即属于对剂量所做的改进而申请的医药用途发明专利。

当专利权人在所使用的剂型和剂量等方面做出改进的情况下，不考虑这些所谓“给药特征”是不利于医药工业的发展及人民群众的健康需要的，也不符合专利法的宗旨。

另外，北京高院同时认为 ，一中院在判决中关于制药用途权利要求的保护范围并不包括医生以何种剂量给予患者该药物对其进行治疗的行为，否则会限制医生在诊断和治疗过程中选择各种方法和条件的自由，从而损害公众利益，也有违我国专利法的立法宗旨的担心是不必要的。

第一，医生的治疗行为并非以经营为目的，其行为不会构成侵犯专利权；第二，医药用途发明权利要求通常包括药品物质特征、药品制备特征及疾病适应症特征，而医生的治疗行为仅仅涉及如何使用药物的技术特征。

不涉及药品制备特征，不会侵犯专利权。

因此，将剂型、使用剂量等技术特征纳入医药用途发明权利要求不会限制医生治疗行为自由的。

据此，虽然北京高院最终认为技术特征“使用剂量为0.05-3.0毫克”和“给药方式为口服给药”并未带来预料不到的技术效果而使得该专利相对于现有技术不具有创造性，但是在判定该专利权利要求1的新颖性时，认定所述技术特征均为有别于现有技术的区别技术特征，故该权利要求1具有新颖性。

三、 创造性及案例介绍 1。审查指南对化学产品用途权利要求创造性的相关规定 ：

（1）新产品用途发明的创造性 对于新的化学产品，如果该用途不能从结构或者组成相似的已知产品预见到，可认为这种新产品的用途发明有创造性。

（2）已知产品用途发明的创造性 对于已知产品的用途发明，如果该用途不能从产品本身结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该产品的现有用途显而易见地得出或者预见到，而是利用了产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，可认为这种已知产品的用途具有创造性。

2。 典型案例介绍 ：名称为“用脱碳乙氧基氯雷他定治疗过敏性鼻炎及其他疾病的方法和组合物”的第95197713。X号发明专利申请由塞普拉科公司于1995年12月11日申请。

2003年5月9日，专利局审查部门审查员以权利要求1-6项不符合专利法第22条第3款为由驳回了该申请。

该申请的权利要求为：“1。一种将有效治疗量的DCL或其可药用盐用于制备一种治疗过敏性鼻炎，同时可避免发生与施用非镇静性抗组胺药物相关的不良副作用的药物的用途。

” 在驳回决定中，专利局审查部门审查员认为：对比文件1已明确表明脱碳乙氧基氯雷他定（DCL）是一种基本上不具有镇静作用的抗组胺剂，而且本领域技术人员都清楚地知道作为一种抗组胺剂，主要用于治疗各种变态反应性疾病如过敏性鼻炎、枯草热等，因此在已知脱碳乙氧基氯雷他定作为一种抗组胺剂的情况下，从一般的过敏性疾病的适应症过渡到过敏性鼻炎无须花费创造性劳动，因此，权利要求1不具有创造性。

同时，申请人提供的附件1表明“抗组胺剂”传统上都与H1受体拮抗剂有关，附件2-4指出部分非H1组胺受体拮抗剂作为抗组胺剂并没有治疗过敏性疾病的功效，但这不足以妨碍本领域技术人员作出脱碳乙氧基氯雷他定在过敏性疾病中有应用前景的预期。

在已明确某种化合物是一种抗组胺剂的情况下，本领域技术人员对其在过敏性疾病中的应用前景会有很好的预期。

申请人对驳回决定不服提出复审请求，专利复审委员会受理了该复审请求，并组成合议组进行了审查。

针对驳回决定中所述的在已知脱碳乙氧基氯雷他定作为一种抗组胺剂的情况下，从一般的过敏性疾病的适应症过渡到过敏性鼻炎无须花费创造性劳动，合议组认为：所属领域的普通技术人员知道，组胺受体存在H1和H2等多种类型，常用于治疗变态反应性疾病的抗组胺药物通常为H1组胺受体拮抗剂，一种化合物对不同组胺受体类型的选择性将影响它在临床应用中所针对的适应症，确定抗组胺药物是否是H1组胺受体拮抗剂是一个关键步骤。

尽管对比文件1中指出脱碳乙氧基氯雷他定具有抗组胺活性，但对比文件1记载的内容没有给出脱碳乙氧基氯雷他定具有H1受体拮抗活性的任何技术启示，所属领域普通技术人员在没有确定脱碳乙氧基氯雷他定是选择性H1受体拮抗剂的情况下，难以显而易见地预期到该化合物对一种具体过敏性疾病（即过敏性鼻炎）必然有效。

同时，针对驳回决中所述已明确某种化合物是一种抗组胺剂的情况下，本领域技术人员对其在过敏性疾病中的应用前景会有很好的预期，合议组认为：由于代谢产物的活性与其母体化合物的活性之间通常情况下没有必然的关系，例如母体化合物有活性而代谢产物无活性或者母体化合物无活性而代谢产物有活性的情形都可存在，而且药用化合物在体内代谢后可以产生多种不同的代谢产物，因此，虽然脱碳乙氧基氯雷他定为氯雷他定的代谢产物，但并不能显而易见地得出脱碳乙氧基氯雷他定也有与氯雷他定相同或相似的活性。

合议组认为：该申请不但确定了脱碳乙氧基氯雷他定选择性作用于组胺H1受体的新性能，而且进一步证实了脱碳乙氧基氯雷他定具有比氯雷他定更高的有益效果，即结构上与氯雷他定接近的化合物脱碳乙氧基氯雷他定对于已知化合物氯雷他定的已知效果有实质性的改进和提高，也就是，该化合物在所述的应用中具有更有益的技术效果，因此，与现有技术相比，权利要求1的技术方案具有显著的进步。

向外国申请专利的保密审查讲解

一、我国向外国申请专利的保密审查制度 第四次修正后的《专利法》第十九条（原第二十条）对向外申请保密审查做出了规定：

“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国知局进行保密审查。

保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。

申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。

国知局依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。

对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

” 二、提出向外国申请专利保密审查请求的方式 方式一：以技术方案形式单独提出保密审查请求。

适用情形：准备直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，即外国申请为首次申请时，申请人需要事先单独请求保密审查。

在此情形下，请求人需以纸件形式提交《向外国申请专利保密审查请求书》和中文技术方案说明书，委托代理机构的还需提交委托书。

实践中，单独提出保密审查后，平均30天内会收到首次审查意见通知书。

根据实施细则第九条规定，申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的，到期即默认可以就该发明或者实用新型向外申请。

若之前下发暂缓向外申请保密审批通知书，申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的，则默认批准可以向外申请。

方式二：申请中国专利的同时或之后提出保密审查请求。

适用情形：准备先在中国申请，之后再向外国申请，即中国申请为首次申请时，申请人需要在向外国申请前提出请求。

在此情形下，请求人在递交中国申请之时或之后均可通过纸件或电子方式提出保密审查请求，不需要再单独递交技术方案说明。

由于向外国申请专利保密审查没有加快程序，一般建议申请人在准备向外国申请专利前6个月向中国专利局提出保密审查请求。

方式三：向专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求，不需要单独提交向外国申请专利保密审查请求书。

此时应特别注意，递交国际申请需符合我局作为受理局的条件，即该国际申请的申请人中至少一个申请人是中国的公民或中国法人，或在中国境内有长期居所的外国人或在中国工商部门注册的外国法人。

如果申请人均不符合资格，国知局会将该申请送交国际局，此申请将视为未提出保密审查请求，将会违反《专利法》第十九条的规定。

实践中如遇到申请人资格问题，一般建议的做法是将有中国国籍或居所的发明人作为共同申请人，并将此发明人指定为未来不太会进入的国家的申请人。

三、其他国家向外国申请的保密审查要求 （一）美国 依据《美国专利法》(35 USC §181-188)和《美国联邦法规》(37 CFR §5.11-5.25)有关向外申请许可的规定，在美国完成的发明，除非获得专利局的许可，任何人不得在美国专利申请递交之日起六个月内向外国申请专利。

也就是说申请人可以通过两种方式在美国境外提交专利申请：方式一，在美国专利局递交专利申请并等待六个月；方式二，单独请求加急外国申请许可并缴纳一定费用。

一般来说，如果没有国家安全问题，在收到加急申请后三个工作日内将授予外国申请许可（foreign filing license）。

在未首先获得外国申请许可的情况下在美国境外提交专利申请可能会导致美国专利权的丧失。

故意违反者一经定罪，将被处以10000美元以下罚款或两年以下监禁，或两者兼之。

与中国专利法没有补救措施不同，如果最初没有寻求美国向外申请许可，申请人可以尝试申请追溯许可以纠正违规行为，前提是申请人可以证明未经许可的外国申请是由于错误而发生的。

（二）印度 《印度专利法》（The Patents Act 1970s， Section 39）规定，印度居民未经事先许可不得在印度境外申请专利。

也就是说，任何居住在印度的人，如果想在印度境外提交首次申请，必须先获得外国申请许可（此时亦需缴纳一定费用）。

或者申请人也可以选择先在印度提交申请，如果经过六周没有收到禁止公开或传送该申请的通知，则可向国外申请。

印度对于违反该条规定的处罚十分严格。

首先，违反第39条规定提出或导致提出授予专利的申请，根据本法案提出的专利申请应视为已被放弃，授予专利权的可被撤销。

此外，对于相关人员将被处以最长可达两年的监禁或罚款，或两者兼之。

（三）英国 《英国专利法》（Patent Act 1977， Section 23）规定，对于涉及军事技术或者其公开可能损害国家安全或公众安全的申请，英国居民寻求在外国提交专利申请前，必须首先从英国知识产权局获得外国申请许可，除非在英国境外申请之前，已就同一发明专利申请在英国提出且经过至少六周没有收到禁止披露的指示。

（四）德国 《德国专利法》（Patent Act， Section 52）规定，含有国家秘密的申请只有在获得书面许可的情况下才能在本法适用的领土之外提出，违反者可处五年以下监禁或罚款。

如果专利申请不包含国家秘密，申请人可以在德国境外自由申请，不强制要求首次申请，无需进行保密审查。

据WIPO记载，目前包括中国在内，共有27个PCT缔约国规定了向外申请保密审查制度。

每个国家的申请限制不尽相同，有些要求在该国内作出的发明，比如中国、美国、俄罗斯；有些要求由该国居民提交的申请，比如印度、英国、韩国、新加坡；有些要求由该国国民提交的申请，比如希腊；还有的仅对含有国家秘密的申请作出了限制，比如德国、阿塞拜疆。

由于不同国家的法律差异较大，申请人决策首次申请时，应充分考虑向外国申请保密审查制度。

作为代理机构，在遇到选择中国为首次申请国家时，遇到外国居民或者国民时，亦应尽到提醒义务，以免因疏忽在没有收到必要的向外申请许可前就在中国递交申请。


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