如何撰写一份优秀的专利申请文件？ 海牙协定中外观设计国际申请的讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：如何撰写一份优秀的专利申请文件？ 海牙协定中外观设计国际申请的讲解 。

如何撰写一份优秀的专利申请文件？

，专利制度是一种在政府代表公众授予申请人专利的排他权和申请人公开其技术内容之间所做的一种交换。

中文 普遍的表述是“以公开换保护”， 也正是因为如此，我国专利审查实践对说明书的公开程度提出了较高的要求。

首先，说明书中公开的技术内容应当清楚、完整，从而能够允许他人实现其发明。

这点对于化学、医药、生物领域的发明创造尤其重要，因为人们通常认为这些领域的发明应以实验为基础，通常不进行实验不能事先预料可能的效果。

在这种认识的基础上，《专利审查指南》要求申请人不仅要在说明书 般性地描述化学产品的制备、确认和用途效果，还要通过具体的实验数据来加以证实和确认。

否则上述一般性的描述就有可能仅被看成是申请人的主观愿望或者一种断言。

以 降脂药物的案例为例，说明书称专利权人发明了一种已知化合物的新的晶型，该晶型可以是无水的、也可以具有1-8摩尔的水、优选3摩尔的水。

说明书公开了XRPD谱图来确认这种新的晶型，但没有交代所测试晶体的水含量。

而且，在所有的具体实施方案中，申请人均没有记载水的含量。

虽然对于技术人员而言，测定晶体的水含量属于非常常规的测试（例如卡尔？费休法），但是这一看似简单的实验结果的缺失，导致了在顶峰时全球年销售额达到129亿美元的药物在我国被宣告专利无效。

最高人民法院在再审判决中指出，“说明书中应该有定性或者定量的数据使本领域技术人员相信本专利请求保护的I型结晶阿托伐他汀水合物中确实含有1到8摩尔水，优选3摩尔水。

也就是说含水量的确认作为证明本专利产品实际存在状态的证据，属于本专利产品确认中必不可少的重要内容。

”可见，如果撰写不当，没有清楚地在说明书中描述化学产品的制备和确认，会导致不利的严重后果。

类似地，由于没有公开化学产品的用途效果数据而导致的申请被驳回或者专利被无效的情况也屡见不鲜。

还有一些领域，例如石油化工和聚合物领域，申请人可能会使用性能参数对化学产品或者方法进行定义。

然而，由于参数定义的瑕疵而导致说明书公开不充分的问题经常出现在欧洲专利局的异议程序中，在我国的无效宣告请求审查程序中也时有出现。

在一些案件中，甚至说明书通过引用国际或者国家标准已经交代了性能参数的测定方法，但是没有在这些标准所涉及的多种可能的测试条件中指明具体采用的测试条件，仍然可能会导致说明书不满足充分公开的要求。

可见，专利审查实践在专利说明书的充分公开方面对撰写者提出了较高的要求。

这需要撰写者，通常是申请人聘请的专利代理人，经过长期实践锻炼和学习积累，尤其是专利授权后的确权和维权阶段的经验积累，总结出合适的撰写策略：既要满足专利法对于充分公开的要求，又要为申请人考虑防止其技术诀窍（know-how）被泄露，同时恰到好处的公开程度还为申请人进一步提交后续申请留足了空间，从而便于有效地进行专利布局。

说到know-how，究竟应当以商业秘密对其进行保护，还是应当申请专利进行保护是申请人应该权衡的根本问题。

该问题在美国曾经非常尖锐，因为在2013年美国发明法案(AIA)生效前，申请人必须在1年期限内在专利保护和商业秘密保护之间进行抉择[2]，即所谓的“没收原则”（forfeiture doctrine）。

AIA之后，该问题变得松动，但是目前还没有生效判决证明没收原则已经废止。

因此，申请人必须根据其发明创造的性质判断能否通过商业秘密进行保护。

对于那些他人可以反向工程的发明，和/或那些需要在美国进行专利保护的发明，申请人应当优先考虑申请专利进行保护。

相反，对于不容易反向工程的发明，申请人可以考虑通过商业秘密保护，或者即使申请专利，也要控制好公开的程度。

这些问题的决断，需要专利代理人在技术内容方面与申请人进行充分的沟通和深入的了解，同时也需要专利代理人在商业秘密保护和专利保护方面具有丰富的经验。

此外，对于许多发明而言，为了证明其创造性，需要在说明书中公开有关实验结果的信息。

这点对于选择发明[3]尤为重要。

以上面提到的“重磅”抗心衰药物的案例为例，其专利涉及联合使用的两类特别选择的已知降压药。

根据说明书的一般描述，这种联合用药“具有预料不到的协同效果”。

然而，说明书没有公开具体的效果数据或结果。

在针对该专利的无效宣告请求的审查中，专利复审委员会认可了说明书满足了充分公开的要求，因为既然两类降压药都是已知的，那么联合使用它们通常也应当具有降压效果。

然而，这种联合使用能否产生比单独使用其中之一更好的协同效果，则是人们无法预期的，为此必须有实验证据加以证实。

由于这些实验结果或者数据的缺失，导致说明书无法证明发明的创造性。

无论是上面提到的不满足充分公开的要求，还是不满足创造性的要求，申请人很难通过补交申请日后的实验证据来弥补。

专利复审委员会在上面提到的无效宣告请求的审查决定中指出，“(该)数据是申请日后补交的，不属于专利原始申请文件记载和公开的内容，也不是本专利的现有技术内容，根据先申请制原则和专利制度以公开换保护的本质，接受该数据的前提必须是其所证明的技术效果是从原说明书能够得到的。

”在该案中，由于没有记载实验结果或者数据，说明书 般描述的技术效果并不被审查员认可，而只被认为是专利权人的主观愿望或者一种断言。

在这种情况下，申请日后的补交实验数据不会被审查员接受，自然无法用于弥补缺陷。

实践中遇到的更多情况是虽然说明书中记载了申请人针对已有技术设计的在技术效果上的比较，但是，由于检索不充分，导致说明书所针对的已有技术并非审查员未来检索到的现有技术，使得原比较可能缺乏说服力。

为了避免这种问题，除了更合理地设计比较实验本身，提高原有数据在未来针对审查员引用的现有技术的比较中的可用性外，还需要申请人聘请的专利代理人有较强的专利检索能力，尽可能在撰写申请文件时就找到最为接近的现有技术。

这一方面有助于申请人针对最接近现有技术界定出权利要求最大的合理保护范围，另一方面也有助于申请人设计出更有针对性的比较实施例，用效果数据证明创造性。

化学领域专利说明书的撰写对撰写者，通常是申请人聘请的专利代理人，提出了很高的要求：不但要求撰写者精通发明所涉及领域的技术知识，还需要撰写者具有丰富的专利法律经验。

此外，申请人还需要注意聘请那些具有较强专利检索能力的撰写者。

这通常需要撰写者在长期实践锻炼和学习中积累经验。

可以说，优秀的撰写是决定能否获得有效专利保护的关键前提，因为专利说明书在撰写上的“先天缺陷”很难通过“后天”弥补，或者即使能够弥补也需要付出成倍的努力。

在授权后的确权和维权程序中，任何努力所消耗的时间和精力成本都可能成为决定最后胜负的关键。

海牙协定中外观设计国际申请的讲解

《海牙协定》相关法律、法规为基础构建的海牙体系中，申请人只需向世界知识产权组织（WIPO）国际局（IB）提交一件外观设计国际申请，就可以在多个缔约方为属于同一类别的产品申请最多达100项外观设计。

除了在缔约方的审查，海牙申请初期的形式审查以及生效后的续展均在国际局进行，因此通过一个窗口即可实现在最多74个缔约方（截止到2022年11月）的外观设计保护，且仅在必要时才委托代理人，所以整个申请程序大大简化，费用也大大降低。

美国、欧盟、日本和韩国等均已经是《海牙协定》的缔约方。

《2022年海牙年鉴》显示，2022年通过海牙体系提交的外观设计申请量增长了8%，达到5886件。

同时，海牙申请中包含的外观设计量增长了10.4%，是连续第13年增长，达到了21，807项。

提出外观设计国际申请的时候，申请人需要缴纳三类费用，基本费、公布费以及指定费。

国际局使用的费用包括基本费、公布费和相应附加费三种；由各指定缔约方使用的费用为指定费。

国际申请符合国际局形式审查的所有要求，就会在国际注册簿中登记。

国际注册一般自国际注册之日起6个月后在《国际工业品外观设计公报》（International Designs Bulletin）上公布，除非申请人请求立即公布或延迟公布。

国际申请公布后，各缔约方就开始对国际申请进行审查。

从《征求意见稿》中关于“外观设计国际申请的特别规定”章的有关规定可以一窥中国加入《海牙协定》后的基本制度安排。

第一，中国要加入的是《海牙协定》之《日内瓦文本》。

《海牙协定》由两部国际条约组成：1999年7月2日的《日内瓦文本》以及1960年11月28日的《海牙文本》。

《日内瓦文本》和《海牙文本》彼此完全独立，《日内瓦文本》的制度安排更加先进和灵活，单独属于《海牙文本》的成员已经不多。

第二，中国申请人既可以向WIPO国际局直接提交国际申请，也可以通过国家知识产权局间接向国际局提交国际申请。

国家知识产权局会对通过该局间接提交的国际申请进行一定的审查，包括是否包含有违反法律、社会公德或者妨害公共利益信息。

当然，这一审查（如果确定的话）必须在规定的时间内完成。

这一规定同时也可能隐含着，中国申请人可以在国际申请中指定中国。

第三，指定中国的外观设计国际申请的注册日为中国外观设计专利申请的申请日。

国际注册日在大部分情形与国际申请的申请日（即国际局收到国际申请的日期，但是国际申请中的一些不规范可能导致申请日后延至国际局收到对该不规范的补正之日）相同。

但是如果审查局要求国际申请中附加必要的内容（例如外观设计的简要说明书）时，则只有在提交了该附加必要的内容时才能获得国际注册日。

第四，虽然中国申请人提交国际申请的语言通常是英文，但是在国际申请指定中国并在进入中国后，应当使用中文与国家知识产权局进行沟通（例如提交证明文件、答复驳回通知等）。

但是，如果国际申请以英文提交，那么文件的修改（例如简要说明书的修改）等通常应当以英文为准。

此外，外国申请人应当委托专利代理机构办理有关事务。

第五，如果申请人要求优先权，应当在国际申请中提出，但是应当在国际申请公布（如前述，通常在国际注册日起6个月后由国际局公布）之日起2个月内提交优先权证明文件，即在先申请文件副本。

在先申请文件副本中记载的申请人与在后申请的申请人不一致的，申请人应当提交转让证明等证明文件。

申请人期满未提交的，视为未要求优先权。

此时，指定中国的国际申请可能因为优先权期限内的公开而丧失新颖性。

第六，中国会对“不丧失新颖性例外”向WIPO总干事作出声明。

如果外观设计在申请日以前六个月内已经在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出，或者已经在规定的学术会议或者技术会议上首次发表，则申请人可以在提交国际申请的时候作出不丧失新颖性例外的声明，从而该外观设计在中国寻求保护时不会因为在先披露而丧失新颖性。

但是，申请人必须在国际申请公布之日起2个月内提交证明文件。

第七，看起来中国会向WIPO总干事作出声明，对外观设计国际申请提出较高的单一性要求（通常，国际申请中的外观设计只要属于洛迦诺分类的同一大类，即可以在一件国际申请中提出）。

对于指定中国的国际申请，申请人可以自国际公布之日起2个月内向国家知识产权局提出分案申请，并缴纳费用。

从《征求意见稿》的文字表述看，似乎由此提出的分案申请属于中国国内申请。

是否如此，尚需进一步明确。

另外，被动分案的情形如何处理，亦需进一步明确。

第八，中国可能会向WIPO总干事作出声明，要求申请人在提交国际申请的时候提交“包含设计要点”的简要说明书。

第九，国际申请在中国经过审查后如果没有被驳回，或者被驳回后又被撤回驳回的，则该国际申请在中国自公告授权之日起生效，即获得给予保护的效力。

第十，虽然国际申请办理权利变更手续通过国际局进行，但是申请人应当向国家知识产权局提供权利变更的证明材料，否则国家知识产权局不会认可该权利变更的效力。

印度专利无效诉讼的抗辩理由讲解

许多国家的专利法中都包含有规定专利申请人向专利局披露与申请的专利性相关的文件或信息的条款，若违反则申请人要承担相应的后果，导致专利授权后被无效，甚至在申请阶段就被撤销。

比如美国专利申请的IDS制度， 中国专利法第36条等。

印度专利法第8条也对专利申请人提出了类似的要求。

不但要求印度专利申请人向印度专利局通报在其他国家或地区就相同或类似发明提交的专利申请详情，而且要求定期向专利局更新这些专利申请的状态。

若未能满足这一要求，根据印度专利法第64条的规定，将会导致专利权被无效。

在印度，是否在专利申请阶段按期如实提交相关专利申请信息的这一要求，在专利侵权诉讼中经常成为被告普遍采用的抗辩理由。

虽然被无效的案例数量并不多，但已经有一些专利权人在侵权诉讼中被拒绝了临时禁令请求，特别是由于存在未向印度专利局披露的现有技术，其他同族专利的权利要求保护范围被缩小的情况下。

印度专利法第8条：关于在外国提交的申请的信息和保证。

(1)本法规定的专利申请人就相同或者实质上相同的发明单独或者与其他任何人共同在国外申请专利的，或者据其所知其在先权利人或者其在后权利人正在国外申请专利的，申请人应当与其申请一起提交或者在随后的专利局允许的指定期限内提交下列文件：

(a)描述上述申请详情的声明书； (b)保证书，保证截至印度专利授权日，在规定期限内提交前款所述的声明书后，申请人应按照(a)项的要求不时地书面通知专利局相同或者实质上相同的发明在其他国家每一件专利申请的详情。

(2)在印度提交专利申请后，并且直到被授予专利权或者被驳回的任何时间内，专利局也可以要求申请人按照规定提交有关国外专利申请审查的详情。

在此情况下，申请人应当在规定的期限内向专利局提交其可以获得的审查信息。

按照第8（1）（a）条：申请人须在印度提交专利申请时、或提交申请的6个月内，填写细则规定的表3向专利局提供同样或基本相同的发明在印度提交申请之前在其他国家或地区专利申请的详情，包括申请的国家或地区、申请日和申请号、公开日和公开号、授权日及申请状态。

而对于在印度专利申请之后提交的上述外国专利申请，申请人需在该外国专利申请日之后的6个月内提交表格3。

令申请人最为头疼的是第8（1）（b）条的规定，即申请人须“不时地(from time to time)”向专利局提交状态更新， 而目前的专利法和细则又都没有明确申请人提供状态更新的时间表，更不用说每次提交文件都会产生额外的申请费用。

法院判例也证明了这一点，德里高等法院就Chemtura Corporation 诉Union of India一案做出的临时指令中，认为第8（1）（b）条确实包括“不时地(from time to time)”更新的要求，但并没有具体说明此类更新的周期。

实践中保守的观点认为，表格3应每六个月提交一次。

比较务实的建议是，在首次向专利局提交同族申请的详情后，如果有状态更新，可以在提交审查意见答复时一同提交，或者在会晤后提交意见答复时提交，从而节约申请费用。

如果专利局对此提出异议，可以在提交审查意见答复或会晤答复时提交一个延误宽恕请求（费用为115美元），采用这种方式的成本将会低于每六个月更新一次状态的成本。

印度专利局自2022年以来一直是WIPO CASE（Centralized Access to Search and Examination）共享平台的提供局和接收局，2022年版的专利审查指南也要求专利局将从CASE获得的文件上传到专利局的文档库，但是审查指南要求申请人须请求专利局这样做。

因此在印度提交专利申请时，建议特别请求专利局随时检查WIPO CASE的状态更新。

印度法院早已明确，任何基于第8条的无效都必须有具体的事实和理由，而且要个案对待。

法院将查明申请人是否存在故意行为，而且未披露的信息是否对授予专利有实质性的影响。

在Sukesh Behl诉Koninklijke Phillips一案中，德里高等法院认为，专利法第8条是强制性要求，违反第8条即构成法第64（1）条的无效理由。

但是法院还认为在第64（1）条中使用“可以”一词表明了赋予法院自由裁量的立法意图。


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