如何避免不当行为造成专利权不可行使？ 专利诉讼：通信标准必要专利SEP讲解

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如何避免不当行为造成专利权不可行使？

在美国的专利侵权诉讼中，向法院主张作为原告的专利权人在获得专利权的过程中有不当行为而致使专利权不可行使，是被告常用的一项抗辩手段。

不可行使的后果将造成法院不会支持专利权人的任何侵权主张，虽然其专利权不会因此无效，但也从此形同虚设。

此种抗辩的依据是几件最早在上世纪30年代美国最高法院审理的专利侵权案件中法官创设的原则。

美国专利法规中也规定了申请人在专利申请的审批过程中的诚信义务，即有义务向专利局披露对申请的专利性有实质性影响的信息。

违背了这些义务，会产生专利权不可行使的后果。

不可行使抗辩可以说是被控侵权方的一把“杀手锏”，其原因在于，不光与案件有关的权利要求不可行使，涉案专利的全部权利要求都不可行使。

不仅如此，被控侵权方还可能以此为由反诉原告恶意诉讼，主张为之前诉讼付出的律师费和成本的补偿。

正因此类抗辩一旦被支持而产生的严重后果，法院对此类抗辩的成立条件有严格的判定标准，主张一方须证明两个条件：一、不当行为，如向专利局隐匿重要的参考文献等，对于专利性的建立有实质性作用；二、申请人的上述行为是故意的。

同时证明这两个条件都成立不是一件容易的事，因而实践中法院支持此类主张的案件数量并不多。

最近，联邦巡回上诉法院的一项判决支持了被告Hospira公司对原告Belcher公司的专利权存在不当行为不可执行的主张。

本案由于关键证据涉及原告向美国药品食品管理局（下称FDA）提交的药品上市审批文件与向美国专利商标局（下称PTO）提交的审批文件互相矛盾而引起了业内广泛关注。

案情回顾 Belcher公司于2012年11月30日向FDA提交了一件关于1mg/mL可注射形左旋肾上腺素制剂的新药(下称NDA)申请。

此项NDA在最初提交的文件中显示，新制剂的主要改进之处在于提高了氯化钠的浓度和肾上腺素的过量水平，同时将制剂的pH范围保持在2.8至3.3。

Belcher的NDA将Sintetica公司的相似产品作为参比产品，并提交了4个批次的产品数据来验证产品稳定性。

Belcher认为其提交的数据符合美国药典中有关pH范围2.2至5.0的规定。

与此同时，为了扩大其权利范围，Belcher在NDA申请中解释说，在生产过程中将pH范围从2.8至3.3的“旧范围”调整到2.4至2.6的“新范围”，并辅以氮气吹扫的有效除氧，“加強制造过程的稳健性”并“减少溶液中残余氧的影响”。

在对FDA的一次审查意见答复中，Belcher指出其NDA制剂与参比产品的唯一区别在于生产过程中的pH值，并声称“生产过程中的pH变化是非常不重要的，不需要额外的稳定性研究”。

在对接下来的FDA审查意见的答复中，Belcher因认为对2.4至2.6的“新范围”的补充试验可能会拖延审批过程，从而放弃了该“新范围”，只保留了2.8至3.3的“旧范围”。

最终，FDA于2022年7月批准了该项NDA，并将其列入通过治疗等效性评价的批准药物产品，即俗称的“桔皮书”中。

在提交NDA申请几乎两年后的2014年8月15日，Belcher才向PTO提交了专利申请US 4/460，845，并获得授权成为美国专利US 9，283，197(下称 197专利)。

该专利说明书中提出了解决左旋异构的肾上腺素降解问题的方法在于提高生产过程中的pH范围。

并且还声称将生产过程中的pH范围提高到2.2至2.6以上是与本领域技术人员的认知相违背的，然而无意中将生产中的pH范围提高到2.8至3.3出乎意料地将肾上腺素的左旋到右旋的偏光化降低了三分之二。

197专利的权利要求涉及肾上腺素制剂，其中限定的pH范围为2.8至3.3。

审查中，审查员引用了一篇对比文件CA200264 A，其中除了本申请的其他特征外，还披露了2.2至5.0的pH范围。

Belcher在答复该审查意见时强调，本申请的2.8至3.3的pH范围是非显而易见的，因为其带来了意料不到的技术效果。

审查员接受了上述争辩，并最终将该申请授权。

Hospira也将其0.1 mg/mL的可注射肾上腺素制剂向FDA提交了新药申请，并在申请中声称 197专利是无效的和/或不可行使的。

2022年6月，Belcher就Hospira的NDA提交行为向特拉华州地区法院提起侵权诉讼。

该法院于2022年6月举行了为期两天的合议审理。

审理中，Belcher的首席科学官鲁宾出庭作证。

作为首席科学官，鲁宾的职责亦涵盖公司的知识产权事务，包括涉案专利的撰写和审批等。

与此同时，鲁宾承认他也参与了本产品的NDA审批活动。

鲁宾的证词中承认，他知晓Sintetica公司的肾上腺素制剂的pH范围在2.8至3.3，且在NDA中将该范围描述为“旧范围”。

庭审中，鲁宾还承认，在2013年10月29日前，他就掌握了一种1 mg/mL的肾上腺素产品的产品目录，该产品由名为JHP的公司生产，其产品目录表明，其肾上腺素产品的pH范围在2.2至5.0。

Belcher获取了3个批次的JHP产品，并将它们送交Sintetica进行测试，测试结果显示，这3个批次产品的pH范围在2.8至3.3以内，即2.9、2.9和3.1。

特拉华地区法院判决 197专利由于不当行为而不可行使，其原因在于，鲁宾隐瞒的信息对于 197专利的专利性来说有实质性影响，而且鲁宾是故意向PTO隐瞒了这些信息。

法院认为，鲁宾在’197专利的审批之前和期间就知晓JHP的产品和Sintetica的产品。

而且，鲁宾在FDA的审批期间即’197专利的申请前就已经知晓了2.8至3.3的“旧范围”，但仍对PTO隐瞒了该信息，还向PTO陈述该范围对于发明的创造性来说是“关键”的并取得了“意料不到的”技术效果。

在上诉审理中，联邦巡回上诉法院再次审查了确认不当行为是否成立的两个条件，即行为对专利性成立的实质性影响以及行为者的主观意图。

上诉法院认为，鲁宾积极参与了FDA的审批活动，并且知晓Belcher在2.8至3.3的“旧范围”，然而在之后的专利审批过程中，却反过来向专利局声称该“旧范围”对于发明取得的技术效果是关键的且带来了意料不到的技术效果。

显然，这样的陈述构成利主观上的故意欺骗。

专利申请中的发明人和设计人介绍

《专利法实施细则》第十三条规定，发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。

对发明与实用新型的实质性特点作出创造性贡献的人，称为发明人；对于外观设计的实质性特点作出创造性贡献的人，称为设计人。

在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或设计人。

《专利法》第十六条规定，“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。

”即，发明人或者设计人享有署名权。

《专利法》第十五条规定，“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

”即，发明人或者设计人享有奖励、报酬权。

《专利法》第六条规定，“非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

” 在专利申请的审查程序中，专利局审查员对专利新申请请求书中填写的发明人或者设计人不作实质性审查。

在准备专利申请的工作中，填写专利新申请请求书时，对于发明人或者设计人的确定，需要注意尊重事实、谨慎填写，从而保障真实发明人、设计人的署名权和奖励、报酬权。

在专利申请的实务中，确定专利申请的发明人或者设计人时，有哪些需要注意的事项呢？ 一、普通专利申请中的发明人或设计人 1、发明人或设计人对发明创造的实质性特点作出创造性贡献 发明人或设计人有权在一项发明、实用新型或外观设计专利申请文件中署名，通常应具备以下几个要件：

1) 存在专利法意义上的发明创造，包括发明、实用新型或外观设计专利或专利申请； 2) 发明人或设计人应当是所述发明创造的实际参与人； 3) 发明人或设计人对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。

判断当事人是否对发明创造作出创造性贡献，应当基于技术本身，仅仅负责项目组织、人员调配、资金划拨、实验操作、设备购买、资料收集、文献检索等，不能认为对实质性特点作出了创造性贡献。

2、发明人或设计人应当是自然人 依据《专利审查指南》第一部分第一章的有关规定，发明人或设计人应当是个人，请求书中不得填写单位、集体或课题组。

例如，不得写为“某某课题组”或者“某某公司”。

发明人或设计人应当使用本人真实姓名，不得使用笔名或者其他非正式的姓名。

第一发明人或者设计人是中国国籍的，需要填写第一发明人或者设计人的身份证号码。

发明人或设计人姓名中不应当含有学位、职务等称号，如：XX博士、XX教授、XX经理等。

3、外国人也可以作为发明人或设计人 外国人可以作为中国专利申请的发明人或设计人。

外国发明人或设计人的姓名需要翻译成中文，翻译时姓和名的先后顺序按照其所属国的习惯填写。

欧美国家的发明人或设计人姓名翻译成中文时，按照其所属国的习惯，译名写为名在前、姓在后，名和姓之间用圆点分开，圆点置于中间位置，例如： 迈克尔·琼斯；其中，名的部分可以缩写为首字母，译为M·琼斯。

4、没有年龄限制 专利法对发明人或设计人的年龄没有作出强制性限定，对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人，都可以作为发明人或设计人。

5、发明人或设计人可以是多人 专利法中对发明人或设计人的具体人数没有限制。

如果专利是由两个或两个以上的发明人或设计人共同完成的，完成发明创造的人为共同发明人或共同设计人。

6、发明人或设计人可以请求专利局不公布其姓名 发明人或设计人可以请求专利局不公布其姓名。

提出专利申请时请求不公布发明人姓名的，在请求书“发明人”一栏所填写的相应发明人后面注明 “（不公布姓名）”。

不公布姓名的请求提出之后，经审查认为符合规定的，专利局在专利公报、说明书单行本以及专利证书中均不公布其姓名， 发明人也不得再请求重新公布其姓名。

提出专利申请后请求不公布发明人姓名的，应当提交由发明人签字或者盖章的书面声明。

专利申请进入公布准备后才提出该请求的，视为未提出请求。

请求不公布设计人姓名的，实务中的处理方法与发明人类似。

7、职务发明和非职务发明 职务发明，申请专利的权利属于单位；非职务发明，申请专利的权利属于发明人或设计人 。

二、进入中国国家阶段的PCT国际申请中的发明人 PCT国际申请进入中国国家阶段的发明或者实用新型申请，一般情况下，进入声明中的发明人按照PCT国际公布文本首页上记载的发明人进行填写。

如果国际阶段曾经由国际局传送过“记录变更通知书”，即PCT/IB/306表，通报过发明人或者发明人姓名变更的，视为已向国家知识产权局专利局申报，在进入声明中直接填写变更后的发明人信息。

在PCT国际公布文本首页中，如果发明人姓名后面有deceased(去世的)字样，该发明人仍作为发明人填写在进入声明中。

国际公布文本首页上没有记载发明人信息的，填写进入声明时应当补充写明发明人。

请求在中国不公布发明人姓名的，需要先填写发明人姓名并在相应的发明人后标注“（不公布姓名）”。

和国际阶段不同，中国国家阶段不需要记录发明人的地址；因此，即使发明人地址在国际阶段发生了变更，并记录在PCT/IB/306表中，也无需向中国国家知识产权局专利局请求记录相应变更。

三、分案申请中的发明人或设计人 分案申请的发明人应当是原申请的发明人，或者是其中的部分成员。

针对分案申请提出再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中的部分成员。

不符合规定的，审查员会发出补正通知书，通知申请人补正。

期满未补正的，审查员会发出视为撤回通知书。

分案申请的设计人，实务中的处理方法与上述对发明人的相关描述相同。

四、发明人或设计人的变更 发明人或设计人需要变更的，根据《专利法实施细则》的规定，需要通过著录项目变更的方式来完成手续办理。

在《专利审查指南》第一部分第一章第6.7。2.3节中，规定了四种变更发明人的情形。

其中第（2）种情形，因漏填或错填发明人或设计人提出变更请求的情形在实践中比较常见。

近年来，国家知识产权局对漏填或错填发明人或设计人提出变更请求的审查比较严格，原因是为了遏制一些因职称评定需要、员工离职等原因而提出的“为了变更而变更”的请求，从而维护专利法的立法宗旨与制度权威。

对于当事人以错填、漏填为理由提出发明人、设计人变更的请求，国家知识产权局依据审慎审查义务进行合理质疑。

实务中，当事人据实提出增加发明人或设计人的，需要提交：

1。 发明人或设计人变更声明，要点包括：

1) 注明变更原因。

2) 承诺“变更请求中所主张的发明人或设计人是对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的全体人员，所提交的文件材料真实合法，符合国家有关法律法规规定，如有不实之处，请求人愿意承担相应的法律责任，并承担由此造成的一切后果。

” 3) 发明人或设计人变更声明由变更前、后的全部发明人或设计人签字，并由全部专利申请人签章。

2。 全体发明人或设计人身份证件。

3。 提供证据，用以证明变更请求中所主张的发明人或者设计人对本发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。

专利诉讼：通信标准必要专利SEP讲解

两家海外专利操控实体（Patent Assertion Entities， PAE）Unwired Planet International Ltd（以下简称“Unwired”）和Conversant Wireless Licensing（以下简称“Conversant”）与华为和中兴通讯旷日持久的专利诉讼在英国最高法院落下帷幕。

法院最终驳回了华为和中兴通讯的上诉，并维持禁令，即华为和中兴通讯须按照英国法院设定的全球专利许可费率支付赔偿/许可费，否则将被禁止在英国销售手机及其他通讯设备。

一、背景介绍：

（1）Unwired与华为的短兵相接 Unwired公司成立于1996年，总部位于美国加州的雷德伍德城，公司在职员工仅十余人，但手握约2500件专利，是一家典型的专利操控实体。

最初，Unwired只拥有260项专利，但该公司于2013年收购了爱立信的2000多份专利，其中包含大量2G、3G和4G领域的标准必要专利（Standard-Essential Patents， SEP）。

2014年3月，Unwired公司在英国同时起诉华为、谷歌、三星等巨头，诉称这三家企业侵犯了其持有的6件专利，其中5件涉及2G、3G和4G领域的标准必要专利。

此后，三星和谷歌分别与Unwired达成和解。

而华为选择战斗到底。

此前，华为曾获得爱立信基于上述专利的许可，且许可费率较低，例如，4G设备的许可费为营业额的0.034%；而Unwired收购爱立信后，要求与华为重新签订许可协议，并大幅提升许可费率，其中4G手机的许可费为营业额的1.6%，移动网络设备为2.29%。

如此狮子大开口，华为拒不接受。

经法庭辩论后，法院将Unwired诉请的许可费率“打了折”（4G设备0.051%， 4G手机0.052%等），并向华为颁布禁令，若不按照上述费率支付全球许可费，并与Unwired签订许可协议，则将被在英国禁售。

华为不服，一直上诉到英国最高法院。

（2）Conversant与华为和中兴的江湖恩怨 Conversant公司于2011年收购了Core Wireless及其持有的诺基亚2000多项专利，其中也包含大量2G、3G和4G领域的标准必要专利。

2022年7月，Conversant向英国法院起诉华为和中兴，诉称他们侵犯其与手机技术有关的标准必要专利。

随后，华为和中兴公司均对英国英格兰和威尔士高等法院专利法庭裁判全球专利组合的FRAND（公平合理无歧视）许可条件提出管辖权异议。

华为和中兴指出，它们在全球的销售额中只有很小一部分来自英国。

华为的产品在中国生产，其主要市场在中国，其64%的相关销售额来自中国或Conversant没有专利保护的国家，而英国市场仅占华为涉案产品销售额的1%。

同样，中兴通讯在中国制造产品，2022年上半年，该集团的营业收入60%来自中国，而只有0.07%来自英国。

因此，华为和中兴通讯认为，中国专利的有效性和侵权事实的裁判结果对Conversant全球专利组合的许可价值至关重要。

而认定中国专利的有效性和侵权事实属于中国法院的管辖范围。

据此，华为和中兴请求英国法院根据“不方便法院”原则，拒绝审理该案，并将案件转至中国进行审理。

而英国英格兰和威尔士高等法院驳回了华为和中兴的这一请求。

华为和中兴不服，上诉至英国最高法院。

二、英国最高院判决简介：

英国最高法院于2022年8月27日作出判决，该判决主要讨论了五大争议焦点：

（1）管辖权 争议焦点：英国法院是否具有管辖权，是否可以在未经双方同意的情况下适当行使权力：（a）发布禁止侵犯英国SEP的禁令（b）确定专利许可费和其他争议条款，并确认此类条款符合FRAND原则。

针对该争议焦点，华为公司提出五点上诉理由，其主要观点为Unwired的专利组合包含外国（英国以外）专利，且专利许可费率深受外国专利的有效性和侵权事实影响。

而专利的有效性和侵权判定具有明显的地域性。

因此，一旦实施者对外国专利的有效性或侵权事实提出异议，英国法院就没有管辖权要求实施者签订全球许可协议以避免禁令。

法院认为，英国法院具有管辖权。

关于专利的有效性和侵权问题，应由授予该专利的国家的法院决定。

在没有知识产权政策的情况下，英国法院确实无法裁定包括外国专利在内的专利组合。

但欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute，ETSI）在其知识产权政策中制定的合同规则赋予了英国法院裁判FRAND许可协议的管辖权。

基于上述理由，法院驳回了华为的上诉。

三、关于FRAND原则中的“ND”无歧视 标准必要专利（SEP）指为实施某一技术标准而必须使用的专利，其在通信领域中普遍存在。

然而标准和专利却有着本质上的不合。

标准作为技术规范，其目的促进技术的广泛传播和降低技术的应用成本；而专利权是一种垄断权，其本质是“以公开换保护”，具有强烈的排他性。

因此，二者的结合带来了一系列的问题。

一方面，因为专利被列入标准，标准必要专利的权利人将具有对相关市场的控制力，也就拥有了破坏正常的市场竞争秩序的能力，形成专利劫持。

因此，国际标准组织（SDO）会对标准必要专利权人的权利做出一些限制，通常情况下都会要求专利权人做出对专利实施人许可标准必要专利的FRAND（公平，合理，无歧视）承诺。

另一方面，专利实施者普遍以FRAND原则为借口，“先上车，再买票”，即先用技术，后谈价钱。

更有甚者，恶意拖延谈判，或以专利权人提供的许可协议不符合FRAND原则为由，向法院起诉，形成反向专利劫持。

对FRAND原则的讨论由来已久，“公平、合理、无歧视”的具体含义如何界定、怎样的许可协议符合FRAND原则等等。

这不光在中国，在世界范围内都还没有统一的观点，各国都在逐步探索。

争议的根源在于这一原则看似简单明了，但其内涵却丰富至极，在实践中难以把握。

“公平”、“合理”的表述本就过于抽象，再将其放在商业协议中以期用以指导协议相关方的行为，则显得更加无能为力，甚至有些空洞与苍白；“无歧视”似乎比较明确，SDO 规定：“SEP权利人必须向所有条件相似的被许可人提供相同或类似的条款。

”但什么才是“条件相似”，依然模糊不清。


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