实用新型专利的保护客体讲解，指定EPO作为PCT ISA试点项目申请人指南

今天，乐知网律师 给大家分享：实用新型专利的保护客体讲解，指定EPO作为PCT/ISA试点项目申请人指南 。

实用新型专利的保护客体讲解

根据专利法第二条第三款的规定，专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

实用新型专利只保护产品，所述产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体。

由于实用新型专利申请无需实质审查且对创造性要求较低（具有实质性特点和进步即可），因此与发明专利申请不同的是，在实用新型专利申请的审查过程中，拦路者多为保护客体问题而非新创性问题 。

更何况随着科技发展，申请人的那些“小而实用”的发明创造越来越多地甚至可能也无法避免地涉及到软件特征，导致越来越多实用新型专利申请折戟于此。

1、“纯软件”技术方案的实用新型保护客体问题 《专利审查指南》第一部分第二章第6.1节特别指出，一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体；上述方法包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序以及将产品用于特定用途等。

软件特征本质上是方法特征。

如果以描述方法的口吻来撰写全部由软件特征组成的技术方案，显然是难以落入实用新型专利保护的客体范围的。

为此， 许多实用新型专利申请会以描述装置的口吻来撰写实际上全部由软件特征组成的技术方案，比如将这些软件特征划分为多个功能模块，甚至写明这些功能模块之间的连接关系，以图将这样的“纯软件”技术方案包装为硬件形式。

而这样通过功能性限定“以硬写软”的撰写方式，曾经确实让一些实用新型专利申请通过了保护客体问题的审查。

例如， 某实用新型专利的独立权利要求记载了一种确定运行参数的系统，其大致包括：获取模块，用于获取初始参数；预处理模块，用于对从所述获取模块接收的所述初始参数进行预处理，从而计算中间数据；模型计算模块，用于将从所述预处理模块接收的中间数据代入模型并进行求解，以确定运行参数；其中，所述获取模块与所述预处理模块连接，所述预处理模块与所述模型计算模块连接。

该实用新型专利的独立权利要求限定了系统包括获取模块、预处理模块和模型计算模块，并且在这些模块之间，获取模块与预处理模块连接，预处理模块与模型计算模块连接。

由此，该实用新型专利的独立权利要求所保护的系统包括其间具有连接关系的多个模块，在形式上似乎属于实用新型保护客体，实际上也确实在当时获得了专利权。

近年来，实用新型审查员对于这类“以硬写软”撰写的实用新型专利申请开始逐渐收严审查标准，不再认可这种“伪冒硬件产品”。

从现在的审查眼光来看，上述实用新型专利未在说明书中阐明系统的各模块的硬件实现方式，本领域技术人员也不清楚如何用硬件方式去实现该系统的各模块，而根据本领域技术人员的常识，这些模块的功能的实现需要依靠诸如计算机程序等软件手段来实现，其实质是诸如计算机程序等软件手段的应用，因此其涉及对方法的改进，应该不属于实用新型保护客体的范围。

在审查意见中，审查员认为该应急处置系统涉及计算机程序，解决其技术问题需要依赖该计算机程序，因而技术方案的改进点在于计算机程序，即实质上包含对方法本身的改进，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

申请人在答复审查意见时，根据说明书的套话记载将独立权利要求进一步限定为“信息获取单元、方案制作单元、方案预演单元和方案执行单元中的每一个可以被实施为具有硬件电路系统的硬件装置，每个硬件装置的相应功能模块都由相应硬件电路系统来实现”，并强调该申请的目的是将线下实现的应急方案制作流程以电子方式在线上自动实现，并未对流程或方法本身做出改进，并且权利要求要保护的是所记载的应急处置系统的通过硬件方式实现的具体构造，即它的被分别实施为单独硬件装置的多个单元及其间的耦接关系。

审查员进一步认为：首先，根据本领域技术人员的常识，上述对各单元模块的限定实质上是对处理方法的限定，其在本领域 般由计算机程序予以实现，即使申请人认为权利要求中各单元均是具有硬件电路系统的硬件装置，然而事实上，其中的硬件仅为载体，其为了实现协调各个硬件之间的协同工作并实现本发明要解决的技术问题，必然需要相应的程序支持，而这些程序并不是现有技术，即本申请所要解决的技术问题涉及方法的改进，不属于实用新型专利保护客体；其次，申请人并没有列举任何证据证明权利要求中的模块均是由何种硬件电路系统的硬件装置实现的。

审查员强调，对于上述单元模块的限定虽然被撰写为功能性限定的方式，但却没有改变其是以计算机程序予以实现的技术事实，也就是说，即使撰写为某硬件元件的功能性限定，其是否属于专利法第二条第三款规定的实用新型的保护客体，还是需要判断其功能是否由计算机程序来予以实现。

最终，审查员驳回了该实用新型专利申请。

由此可见，在最新的审查实践中，对于实用新型，即使其被撰写为功能性限定各个模块并限定模块间的组成结构和/或连接关系，审查员也会对其功能是否只能由诸如计算机程序之类的软件手段来予以实现进行判断。

一旦被认定其功能只能通过软件手段来实现，则实用新型专利申请难以获准。

另外，在说明书中仅仅用套话记载模块可以被实现为硬件装置是远远不足以证明硬件实现方式的可行性的，因为根据本领域技术人员的常识，他们想不到除软件方式外还能用何种硬件来怎么实现所要求保护的模块功能，所以这样的套话并不能挽救本质上只能由诸如计算机程序之类的软件手段来予以实现的发明创造不属于实用新型保护客体的问题。

2、“软硬结合”技术方案的实用新型保护客体问题 《专利审查指南》第一部分第二章第6.1节特别指出，一项发明创造可能既包括对产品形状、构造的改进，也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该产品的材料本身等方面的改进，但是实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的改进技术方案，应当注意的是如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体。

从这一点来理解，对于要求保护“软硬结合”技术方案的实用新型专利申请，如果其改进之处仅在于硬件特征而不在于软件特征，则可能属于实用新型保护客体；但是，无论是其改进之处仅在于软件特征而不在于硬件特征，还是其改进之处既在于硬件特征也在于软件特征，目前可能都难以通过实用新型保护客体的审查。

对于要求保护“软硬结合”技术方案的实用新型专利申请，需要能够证明，最好也能够在说明书中体现出，其发明点仅在于硬件特征而不在于 软件特征，该软件特征可由本领域已知的任何手段来实现，并且具体使用什么手段来实现该软件特征不会影响技术问题的解决。

在审查意见中，审查员认为权利要求的技术方案中的计算设备（尤其是电子工作清单）涉及计算机程序，并且没有证据表明该计算机程序是已知的，故该权利要求实质上包含对方法本身提出的改进，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

创新医疗器械特别审查流程涉及的专利问题

根据《医疗器械监督管理条例》 第六条规定，国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。

第一类医疗器械是指风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。

第二类医疗器械是指具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。

第三类医疗器械是指具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。

该条例第十三条规定，第一类医疗器械实行产品备案管理，第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。

对于第二类、第三类医疗器械，在上市之前获得注册批准是必不可少的步骤。

2022年修订发布的《创新医疗器械特别审查程序》 第二条规定：“符合下列情形的医疗器械审查，适用于本程序：

（一）申请人通过其主导的技术创新活动，在中国依法拥有产品核心技术发明专利权，或者依法通过受让取得在中国发明专利权或其使用权，创新医疗器械特别审查申请时间距专利授权公告日不超过5年；或者核心技术发明专利的申请已由国知局公开，并由国家知识产权局专利检索咨询中心出具检索报告，报告载明产品核心技术方案具备新颖性和创造性。

（二）申请人已完成产品的前期研究并具有基本定型产品，研究过程真实和受控，研究数据完整和可溯源。

（三）产品主要工作原理或者作用机理为国内首创，产品性能或者安全性与同类产品比较有根本性改进，技术上处于国际领先水平，且具有显著的临床应用价值。

” 上述情形（一）中包括了两种情况：一种情况是发明专利已经取得授权，这种情况要求提出创新医疗器械特别审查申请的申请人拥有或通过受让取得该发明专利权或其使用权，考虑到专利的特点与医疗器械研发的平均周期，2108年修订发布的《创新医疗器械特别审查程序》还特别规定创新医疗器械特别审查申请时间距专利授权公告日不超过5年；另一种情况是发明专利正在申请过程中，这种情况要求该发明专利申请已经公开，并获得载明产品核心技术方案具备新颖性和创造性的检索报告。

申请人可向国家知识产权局专利检索咨询中心提出检索申请，获取检索报告。

需要注意的是，情形（一）中仅提及了发明专利或申请，实用新型专利不适用该情形。

因此，如果期望基于专利来申请创新医疗器械特别审查，那么在进行专利申请时要选择发明专利申请类别。

申请人在已完成产品的前期研究并具有基本定型产品即可申请创新医疗器械特别审查程序，这节省了时间。

通过该申请之后，申请人可选择申报注册创新医疗器械，将按照创新医疗器械特别审查程序实施审查。

需要注意的是，申请创新医疗器械特别审查程序所基于的专利或专利申请的技术方案需要能够支撑该医疗器械产品的核心技术。

具体来说，对于已授权专利，基于已经授权的权利要求进行判断，而对于正在申请中的发明专利申请，基于具备新颖性和创造性的权利要求来进行判断。

这提示在专利申请阶段，需要合理布局权利要求，使其能够覆盖需要批准注册的医疗器械的核心技术。

在专利申请的审查阶段，也要注意有望授权的权利要求是否能够覆盖需要批准注册的医疗器械的核心技术。

创新医疗器械审查办公室收到创新医疗器械特别审查申请后，应当于60个工作日内出具审查意见（公示及异议处理时间不计算在内）。

经创新医疗器械审查办公室审查，对拟进行特别审查的申请项目，应当在器审中心网站将申请人、产品名称予以公示，公示时间应当不少于10个工作日。

审查结果告知后5年内，申请人可申报注册创新医疗器械，按照创新医疗器械特别审查程序实施审查。

指定EPO作为PCT/ISA试点项目申请人指南讲解

首先，从制定国际检索报告（ISR）及书面意见的时间来看，对于要求优先权的PCT申请，如果选择国知局作为国际检索局，完成国际检索报告及书面意见的期限应在优先权日起9个月，或者自国际检索单位收到检索副本之日起3个月，以后到期的为准；而如果选择欧专局作为国际检索局，则欧专局通常在收到检索副本后3个月内发出国际检索报告和书面意见。

因此，对于从优先权日起较早递交的PCT申请，选择欧专局作为国际检索局可更早地收到国际检索报告和书面意见。

需要注意的是，如果选择国知局作为受理局，在直接向欧专局支付检索费之前，国际检索不会启动，因为支付国际检索费是将国际申请（检索副本）传送给欧专局的要求。

其次，若选择欧专局作为国际检索局，由于欧专局在国际检索阶段和后续处理欧洲专利时检索的判断标准较为一致，就可免除在进入欧洲国家阶段时进行补充欧洲检索（EESR），可为申请人在该阶段节省最多12个月的时间，且申请人在进入欧洲时也无需再缴纳检索费，同时也能为申请人考虑是否进入欧洲阶段和具体进入的国家提供更有意义的参考价值。

再次，若选择欧专局作为国际检索局，则还可以继续选择欧专局作为国际初审单位（IPEA），并最晚在自优先权日起22个月内提出初审请求。

国际初审这一可选的环节使申请人有机会对作为国际检索局的欧专局的任何评述作出回应，或者克服申请文件中的一些问题，以减少在进入国家或地区时收到审查意见的次数。

在此基础上，申请人还可以通过以下手段加快欧洲审查进程：1）对于远在31个月届满期限前就进入的欧洲申请欧专局不会启动审查程序，申请人可根据PCT第23（2）条或第40（2）条在进入时提出提前处理请求（Request of Early Processing），请求EPO提前处理；2）申请人还可选择放弃依据EPC Rule 161和162进行主动修改的机会，可将欧洲国家阶段的过程再缩短6个月；除此之外，还可同时采用其它加速程序等等。

而且，在欧洲国家阶段的专利能够快速获得授权的基础上，对于通过PCT进入其它国家的专利，申请人也可根据PCT专利的高速路计划，使用欧专局对于PCT作出的任何工作成果，在澳大利亚、加拿大、中国、哥伦比亚、以色列、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、菲律宾、俄罗斯联邦、新加坡、美国、欧亚专利局和秘鲁提出加速申请，以利用欧专局的检索结果加快各同族专利的审查进程。

对于检索后授权前景较为乐观的申请，若申请人预计进入欧洲国家阶段，如果选择国知局作为国际检索局，则需要在国际阶段缴纳检索费（2100元）的基础上进一步缴纳EESR检索费（1350欧元），共计12768元。

如果选择欧专局作为国际检索局，则省去了后续的EESR检索费，但由于欧专局的国际检索费用（1775欧元，约14025元）较高，选择欧专局作为国际检索局在节省检索费用方面并无特殊优势。

但是，通过第1部分的分析可知选择欧专局作为国际检索局在加快进入欧洲国家阶段的申请有较明显的优势，而欧洲专利在授权之前，从申请日的第三年开始要缴纳“维持费”，来维持该专利申请的审批状态，该“维持费”从470欧元开始每年递增，且此处提到的申请日为PCT的国际申请日。

另外，如果欧专局出具了国际初审报告，则可享受减免75%进入欧洲阶段的审查费。

基于此种考虑，选择欧专局作为国际检索局在欧洲专利的整个授权过程中仍然具有节约费用的优势。

二、实施该项目可能存在的缺点 1、针对PCT进入中国国家阶段的申请 按照《专利收费标准》中的规定：“（1）由中国国家知识产权局作为受理局受理的PCT 申请在进入国家阶段时免缴申请费及申请附加费；（2）提出实质审查请求时，减缴50%的实质审查费。

由中国国家知识产权局作出国际检索报告或专利性国际初步报告的PCT 申请，在进入国家阶段并提出实质审查请求时，免缴实质审查费。

（3）由欧洲专利局、日本特许厅、瑞典专利局三个国际检索单位作出国际检索报告的PCT 申请，在进入国家阶段并提出实质审查请求时，减缴20%的实质审查费。

” 可见，如果由国知局受理且作为国际检索局，则在在进入中国国家阶段并提出实质审查请求时，可免缴实质审查费。

如果由国知局受理且由欧专局作出国际检索报告，在进入中国国家阶段并提出实质审查请求时，按照上述规定可以按照（1）或（3）执行，但目前的请求书中只能选择减缴20%的选项。

因此，若按照现行规定，在选择欧专局作为国际检索局时，PCT申请进入中国国家阶段仍需缴纳一定的实质审查费。

2、针对检索后授权前景不乐观的申请 若申请人选择欧专局作为国际检索局，则需要以英文文本递交受理局，且需要缴纳检索费1775欧元；若申请人选择国知局作为国际检索局，则可先以中文文本递交受理局，需要缴纳的检索费为2100元。

在实践中，如果在国际阶段经过国知局检索后认为授权前景不乐观，则申请人可能放弃后续进入欧洲国家阶段，对于这种情况，与国知局作为国际检索局相比就需要多花费较为昂贵的检索费，而且前期申请人也多花费了翻译费用。


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