日本对于创造性的判定方法，日韩专利新创性讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 日本对于创造性的判定方法 ，日韩专利新创性讲解。

日本对于创造性的判定方法

判定方法（一） 根据日本审查基准的规定，创造性的具体判断方法是：从现有技术中选择一项最符合逻辑的引用发明作为主引用发明。

通过以下（1）~（4）的步骤，判断本领域技术人员从主引用发明出发能否构筑容易实现本发明的逻辑。

1针对本发明与主引用发明之间的区别，根据对否定创造性有作用的因素，应用副引用发明，或者考虑技术常识，判断能否构建容易实现本发明的逻辑。

2在根据（1）判断为不能构筑容易实现本发明的逻辑时，判断为发明具有创造性。

3在根据（1）判断为能够构筑容易实现本发明的逻辑时，还要考虑对肯定创造性有作用的因素，进行综合评价后，判断是否能够构筑容易实现本发明的逻辑。

4在根据（3）判断为不能构筑容易实现本发明的逻辑时，判断为发明具有创造性；在根据（3）判断为能够构筑容易实现本发明的逻辑时，判断为发明不具有创造性。

对否定创造性有作用的因素 ① 将副引用发明应用于主引用发明的动机：

技术领域的关联性；技术问题的共同性；作用、功能的共同性；引用发明中的内容启示。

② 相对于主引用发明进行的单纯设计变更。

③ 现有技术的简单拼凑。

对肯定创造性有作用的因素 ① 有利的效果。

② 阻碍因素（日语称为阻害要因）。

例如，将副引用发明应用于主引用发明时，违反了主引用发明的技术目的等情况。

上面的步骤（1）中先考虑了“对否定创造性有作用的因素”，即使此时判断为能够容易想到本发明，也并未得出最终结论，还要在步骤（3）中进一步考虑“对肯定创造性有作用的因素”，这是比较耐人寻味的地方。

步骤（1）~（3）的组合是希望审查员能够从发明人的视角出发，从重现发明的角度，在假设没有本发明的前提下去客观地判断是否有充分的动机指引着将副引用发明应用于主引用发明，尽最大努力排除主观性的影响。

日本知识产权高等法院在本案的判决中给出的具体意见。

对于“从主引用发明出发，组合其他的公知技术（副引用发明）能容易地得到该区别点所涉及的技术特征”，要竭尽所能地进行证实来判断。

在该情况下，主引用发明和副引用发明的技术内容应该是以对比文件记载的内容为基础，客观且具体地认定/确定的，如果将对比文件记载的技术内容抽象化、一般化、上位化，则可能产生主观性的判断，是不允许的。

对于本领域技术人员的技术常识或者公知技术而言，它们也不应该是未被证实就被认为是理所当然的，只有通过证明才能够成为判断的基础。

另一方面，本领域技术人员的技术常识或者公知技术未必会一定记载在特定的对比文件中。

因此，难以证实的情况并不少见。

但是，即使在本领域技术人员的技术常识或者公知技术的主张、证实中确实存在困难的情况下，也要遵循以下几点：

① 在本领域技术人员的技术常识或者公知技术的认定、确定中，脱离于特定对比文件的具体记载，进行抽象化、一般化、上位化，是不被允许的； ② 对于已经记载于特定公知文献中的公知技术，如果不竭尽所能进行举证就认定是本领域技术人员的技术常识或者公知技术，是不被允许的； ③ 对于能否容易地想到将副引用发明组合到主引用发明中来得到该发明的区别点所涉及的技术特征这一判断过程，如果省略这样的判断过程而得出容易想到的结论，是不被允许的。

遵循着以上的观点，日本知识产权高等法院认可了本案的创造性。

日韩专利新创性讲解

由于专利申请有地域性，所以各国的专利法规定都有各自的特定。

申请人或代理师在处理国外案件进入中国以及中国的案件进入其它国家的时候，需要特别注意其它各国的专利法与中国的专利法有区别的地方。

如，在处理基于韩国专利申请优先权的中国专利申请案件的过程中，虽然代理师可以依据中国专利法进行作业，但由于委托事务所或申请人熟知韩国专利法但对中国的专利法不太熟悉，所以如果作业的代理师也同时了解韩国的专利法，那么在应对韩国委托事务所或申请人的咨询或提供建议时，在也了解韩国专利法的情况下，会更容易理解韩国委托事务所或申请人的想法，并作出更有针对性的回复。

如，在处理基于中国专利申请优先权的日韩专利申请案件的过程中，申请人或代理师可以基于对日韩专利法的了解做出更有针对性和有效性的答复。

日本专利新创性 一 法条规定 1。 日本特许法第29条 （新颖性） 做出产业上能够利用的发明的人，除了以下发明外，其发明能够获得专利权：

1）专利申请前在日本国内外公然所知的发明 2）专利申请前在日本国内外公然实施了的发明 3）专利申请前在日本国内外出版物记载的发明或者通过电路回线而为公众可利用的发明。

2。 日本特许法第29条 （创造性） 专利申请前具有发明所属技术领域通常知识的人基于前项各号所列发明而能够容易地做出发明时，该发明不能够获得专利权。

二 日本专利新颖性规定的特点 1。 时间点 “专利申请前” 是指专利申请的具体时间点前。

比如：上午公开的内容会构成下午申请的专利的现有技术。

例外的情况包括：基于巴黎公约进入日本的，按照优先权日确定；通过PCT申请的，按照国际申请日确定。

这两种情况中的申请提出时间不精确到时间点。

2。 扩大的在先申请（类似中国的抵触申请） 申请人和发明人相同的情况下在日本不构成扩大的在先申请。

而在中国，即使申请人和发明人相同，申请在前公开在后的申请也会构成抵触申请。

3。 新颖性丧失的例外（新颖性宽限期） 法条规定：特许法第30条 在（i）违反权利者（申请专利的权利，包括权利受让人）的本意而被公开的发明，（ii）因权利者的行为而被公开的发明的情况下（专利公开除外），在发明被公开1年内，可以请求享受新颖性的例外。

在日本的新颖性宽限期的规定中，可追溯的时间是1年。

并且，这1年的追溯时间是从实际申请日起算，而非优先权日。

比较而言，中国的法规是在优先权日起算，可追溯的时间是6个月。

由此可见，日本的新颖性丧失的例外，适用的情形较中国更宽松一些。

因为有这样的不同，所以存在日本进中国或中国进日本时不能享受新颖性宽限期的案子，需要格外注意。

4。 新颖性的判断 与中国的新颖性判断不同的地方在于：在中国，惯用手段的直接置换也不具备新颖性，而在日本，只要与现有技术相比具有区别点，就判定为具有新颖性。

韩国专利新创性 韩国的专利制度与日本的专利制度很多方面很相似。

因此本文仅指出在新创性方面，韩国与日本和中国都不同的几个特点。

一 新颖性宽限期（专利法第30条） 在（1）因权利者的行为而被公开的发明（专利申请公开除外），（2）违反权利者（申请专利的权利，包括权利受让人）的本意而被公开的发明，在发明被公开1年内，可以请求享受新颖性宽限期。

此外，与日本的救济程序的不同之处在于：日本的程序中，在由于权利者本人的原因先公开的情况下，申请时需声明，并且在30日内提交证明材料；韩国的程序中，（2022年修订）在额外缴费的情况下，也可以在能够修改申请文件的期间，或者在授权通知之日起3个月内（但缴费办登后不可）提出相关声明和证明。

由此可见，韩国的新颖性宽限期适用的情形以及相应的救济程序更宽松一些。

二 创造性的判断 关于对创造性的判断，韩国的规定是：如果本领域技术人员能够基于现有技术而容易地做出权利要求所描述的发明，则发明不具有创造性。

关于创造性的判断步骤是：

1）确定发明内容； 2）选择最接近的现有技术； 3）确定发明与最接近的现有技术之间的差异； 4）确定本领域技术人员基于现有技术是否能够容易地做出发明。

值得注意的是，在韩国，对创造性的判断中并没有对“基于区别技术特征实际要解决的技术问题”的界定。

因此，在答辩时，也不用就基于区别技术特征实际要解决的技术问题的思路展开论述。

智慧金融领域人工智能专利申请态势及高价值专利培育

人工智能(Artificial Intelligence，AI)作为引领科技革命和产业变革的战略性技术，其产业化已经取得了显著的效果，显示出带动性很强的“头雁”效应。

在人工智能的典型应用中，智慧金融占据越来越重要的地位。

利用人工智能提供的智慧金融解决方案，能够帮助金融机构搭建智能应用平台，支持各类业务的智能化转型。

从实施层面上看，人工智能对金融行业冲击巨大，我国金融机构相继投入大量资金、人力，积极提升智能化金融服务水平。

在此过程中，技术创新无处不在，通过专利保护技术创新，成为各大金融机构的关注点。

2022年之前，我国金融机构在智慧金融领域有关人工智能技术的专利申请非常少，该数据从2022年开始才有所增长，其中在2022年增长速度迅速加快，仅2022年一年的申请量就是2022年的七倍多，出现了爆发式的增长，2022年以后每年的增长幅度仍然非常大，2022年的申请量已接近2022年的两倍(如图1所示)。

人工智能专利申请的这一发展趋势与我国金融行业自2011年以来技术发展趋势基本吻合。

2011—2022年，我国金融行业在IT建设上主要是围绕线上业务，并未特别关注人工智能；2022年以后，人工智能技术逐步成熟，在金融行业中的应用逐步明确。

在该阶段我国还相继出台多项政策，鼓励人工智能与金融相结合。

比如，2022年7月国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，将发展人工智能升级为国家级战略，将利用人工智能建设智慧金融列为重点任务之一。

这些情况都促使金融机构增加科技投入进行自主研发，相关专利申请数量也呈现爆发式增长态势。

通过检索数据的IPC分类号分布情况(见表1)可知，金融机构在智慧金融领域的人工智能相关专利中，专利申请量最多的细分技术分类是银行业务，如利息计算、信贷审批、抵押、网上银行；专利申请量排在第二位的细分技术分类是应用电子设备进行识别，如银行卡识别、用户识别；专利申请量排在第三位的细分技术分类是保险业务，如风险分析或养老金业务。

通过进一步挖掘检索数据还发现，机器学习和神经网络技术、计算机视觉和生物特征识别技术、语音识别和自然语言处理技术、知识图谱技术、智能机器人技术等已成为智慧金融领域人工智能的核心技术，在风险防控、保险理赔、支付认证、电话银行、资产管理、智能客服等场景中均有不同程度的应用。

本文利用检索数据，以incoPat专利价值度评估模型对我国金融机构在智慧金融领域的人工智能技术相关专利的价值分布情况进行分析。

评估模型所考虑的重要评估指标主要包括技术稳定性、技术先进性、专利保护范围等，通过这些评估指标评价专利的价值度，从低到高给出价值度分数1~10。

通过分析申请量前15家的金融机构在智慧金融领域的人工智能技术专利的价值度分布情况(如图2所示)可以看到，专利申请数量最多的是集中在6的价值度上，另外价值度为5、7、8的专利申请数量也较多，而价值度在9~10的高价值专利相对较少。

高价值专利有高水平、高技术含量的技术方案，由高水平专业人员撰写出高质量的专利文件，其专利保护权利有较好的稳定性，并具有良好的市场前景。

通过对检索数据中价值度为9~10的有效发明专利进一步分析可知，高价值专利的应用集中在保险理赔、风险防控、交易认证、业务推送等金融服务场景；技术上主要涉及计算机视觉和生物特征识别、语音识别和自然语言处理；而涉及机器学习和神经网络的高价值专利相对较少。

培育高价值专利是金融科技创新驱动发展的需要，也是我国建设知识产权强国的需要，“十四五”规划提出要更好地保护和激励高价值专利，并首次将“每万人口高价值发明专利拥有量”纳入经济社会发展主要指标，明确到2025年该指标要达到12件的预期目标。

本文基于前述分析，为金融机构在智慧金融领域的人工智能相关高价值专利培育提供如下思路：

第一，选择高水平、高技术含量的技术方案。

从专利意义上讲，专利要保护的技术方案应具有足够高的创新程度。

金融机构在选择与现有技术相区别的技术申请专利时，应选择能够让产品、方法的性能优势凸显的技术。

以神经网络为例，目前很多方案是将通用神经网络模型直接移植到某个新的应用场景，这种应用转移技术人员一般会认为创新程度很高，但从专利获权层面上讲，在现有技术中已存在使用同样神经网络模型的情况下，要申请的技术方案如果只考虑到更多维度的模型输入信息，而对模型本身未进行适应新场景的改进，创造性则显不足。

因此，选择的方案应考虑更多地深入应用场景，具体分析该场景区别于现有场景之处，进而基于该区别调整神经网络模型，使模型更加贴合新的应用场景。

第二，选择市场前景好、市场竞争力强的技术方案。

所选择的技术方案应能满足用户的需求，解决用户的痛点，未来的市场控制力较强，能够产生很好的经济效益。

对于智慧金融领域来说，众多金融机构的关注点，亦是目前高价值专利的空白点——机器学习和神经网络很可能成为未来布局高价值专利的重点所在。

第三，采用专利布局策略进行专利布局。

专利布局策略决定专利保护的力度和强度，也决定着对未来市场的把控程度。

一般来说，一件产品、一套方法涉及很多技术点，这些技术点之间通过专利组合的方式可提高系统性和竞争力，从而实现专利的高价值，为技术创新搭建起强有力的专利保护屏障。

在专利布局过程中还应充分考虑竞争对手，针对竞争对手解决问题时所需的技术，布局具有足够覆盖范围的专利。

例如，若竞争对手为某保险公司，则需关注保险理赔场景中应用较多的语音识别和自然语言处理技术。

此外，在专利布局时需要考虑申请策略。

通过分析解决问题的多个方案共同的基本技术特征，研究解决问题的基本机理，利用基本机理形成核心专利。

考虑到核心专利因保护范围较大有一定的获权风险，建议再进行技术拆分，将技术进步拆分为一系列小发明补充申报。

第四，提供高质量的专利文件。

专利的保护范围由专利文件确定，所以文件的质量非常重要。

建议金融机构选择更有经验、更高水平的专利代理师处理高价值专利，对权利进行充分保护。

此外，金融机构也需要建立、健全自身的知识产权管理体系，对专利文件进行审核，保证文件质量。


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