“功能或效果”限定特征与限缩性讲解，“加强专利运用”成专利法第四次修改

今天，乐知网律师 给大家分享： “功能或者效果”限定的特征与限缩性讲解，“加强专利运用”成专利法第四次修改的热点。

“功能或者效果”限定的特征与限缩性讲解

一、限缩性解释的原因 《专利审查指南》规定，“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

”而在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《解释》）第四条规定：对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

可见，虽然授权程序中认定的保护范围是“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，而实际侵权程序中，却是将保护范围认定为“具体实施方式及其等同的实施方式”。

侵权程序中的对保护范围的认定明显属于限缩性的解释。

深圳市华泽兴业科技有限公司与广州同明太阳能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案（(2022)最高法民申1018号）中，最高人民法院指出：

首先，在《解释》第四条规定中的“权利要求中以功能或者效果表述的技术特征”在司法实践中通常被称为“功能性特征”，是一类性质较为特殊的技术特征。

其以技术特征拟实现或者达到的功能、效果，而不是实现该功能、效果的具体技术手段来限定权利要求的保护范围，导致“功能性特征”的字面含义十分宽泛，涵盖了所有能够实现该功能、效果的具体实施方式，不论该实施方式是涉案专利申请日之前已有的，还是申请日之后新发现、发明的，也不论权利人在申请日是否知晓，又或者是否在说明书中公开。

其次，如果在专利侵权诉讼中仍然按照权利要求解释的一般规则，将“功能性特征”的保护范围解释为包含实现该功能、效果的全部实施方式，将导致专利权的保护范围与专利的创新程度和公开内容不相匹配，不可避免地会给后续的改进和创新带来不应有的限制，给科学技术发展和经济社会进步带来负面影响。

因此，《解释》第四条对于“功能性特征”的解释作出特别规定：“……应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

以使得专利权的保护范围与其创新程度和说明书、附图公开的内容相适应，维护社会公众与权利人的利益平衡，为后续改进和创新留下必要的空间。

由此可知，“功能性特征”，是一类性质较为特殊的技术特征，考虑到“以公开换保护”的基本原则及社会公众与权利人的利益平衡，对“功能性特征”进行限缩性解释是完全合理的。

二、“功能性特征”的认定 在限定产品时，为了更清楚的表达，以功能命名零件、以功能+结构的方式限定零件结构或者位置关系等方式难以避免，是否所有通过功能或者效果限定的特征都会被认定为“功能性特征”呢？ 对此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(简称《解释(二)》)第八条进一步规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

因此，并非所有包含功能或者效果的限定的权利要求均会采用限缩性解释。

对于功能或者效果进行限定的特征，是否会被认定为“功能性特定”是以“本领域普通技术人员通过阅读权利要求后是否能够直接、明确地确定具体实施方式”为准的。

如果不能直接、明确地确定具体实施方式，则会被认定为“功能性特征”；如果能够直接、明确地确定具体实施方式，则不会被认定为“功能性特征”。

1、属于功能性特征的情况 在杭州骑客智能科技有限公司与浙江波速尔运动器械有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审案（(2022)浙民终213号）中，涉案专利的权利要求1中记载了“转动机构，固定于所述第一内盖和第二内盖的中间”。

双方的争议主要在于“转动机构”是否属于功能性特征。

浙江省高级人民法院认为：本案中，“转动机构”体现了“装置+功能”的典型功能性特征描述方式，在权利要求中并未给出具体的实施方式，实践中关于转动功能的实现亦有多种方式可供选择，凭现有证据尚不足以认定本领域普通技术人员仅通过阅读技术要求，即可直接、明确知晓该转动机构的具体实施方式，故宜将“转动机构”认定为功能性特征。

2、不属于功能性特征的的情况 （1）以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语 在北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定指南》第18条中规定：

“下列情形一般不宜认定为功能性特征：（1）以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语；” 由此可知，上述结构虽然以功能性进行命名，但是在本领域中已经具有确切的含义，这类特征排除在“功能性特征”之外，如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等。

随着技术的发展，会有越来越多的技术名词会纳入到这一类别中，但是，当不确定“功能性命名”是否成为本领域普遍知晓的技术术语的情况下，建议可以在说明书中给出多种实施方式，以避免被认定成“功能性特征”，同时实施方式较少的情况出现。

（2）、如果技术特征中除了功能或者效果的限定之外，同时也限定了与该功能或者效果对应的结构特征，则不属于功能性特征 在临海市利农机械厂与陆杰、吴茂法、李成任、张天海侵害实用新型专利权纠纷案（最高人民法院(2022)最高法民申1804号民事裁定书）中，双方的争议主要在于“托轨”是否属于功能性特征。

最高院对上述内容的认定为：如果技术特征中除了功能或者效果的限定之外，同时也限定了与该功能或者效果对应的结构特征，并且本领域技术人员仅通过阅读权利要求书，即可直接、明确地确定该结构特征的具体实现方式，并且该具体实现方式可以实现该功能或者效果的，则这种同时使用“结构”与“功能或者效果”限定的技术特征并不属于前述司法解释规定的“功能性特征”。

本质上来说，只要满足“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的情况均可以不受到限缩性解释。

“加强专利运用”成专利法第四次修改的热点

促进专利的实施和运用，实现专利价值，解决专利运用中的突出问题，健全、完善以市场需求为导向的专利技术转化机制，更好地激励创新并推动专利的实施和运用，是专利法第四次修改的重点之一。

针对相关问题，国家知识产权局条法司有关负责人向记者表示。

加强运用体现价值“专利运用能力不足，专利的市场价值没有得到充分体现，与快速增长的社会需求之间还存在较大的差距。

”这不仅是2014年全国人大常委会在多个省市进行的专利法执法检查中发现的问题，也是一直有待克服的难题。

根据国家知识产权局新近公布的2014年全国专利调查结果，截至2013年底，我国高校拥有的有效专利的实施率为14.6%，科研单位实施率为39.7%，还有大量高价值的发明专利被束之高阁，在企业和科研院所中“沉睡”。

“专利实施和运用是实现专利价值的重要途径，但是目前我国实践中存在专利转化效率不高、实施和运用程度较低等问题。

”国家知识产权局条法司有关负责人介绍，为解决这些问题，专利法第四次修改专门设立“专利的实施和运用”“一章，从多个方面促进专利转化和运用，并对现行专利法第七十六条、第七十八条至第八十三条等处相关规定作了修改。

专利法第四次修改草案中，加强专利运用拟新增主要内容包括五个方面。

一是明确要求”各级专利行政部门应当促进专利实施和运用“，从立法层面将促进专利的实施和运用明确为各级专利行政部门应当履行的职责。

二是为解决国家设立的研究机构、高等院校专利技术转化率低的问题，允许发明人或者设计人在单位怠于实施职务发明创造的情形下根据与单位的协议自行实施，并获得相应收益。

三是为解决专利许可供需信息不对称问题，借鉴国外经验，引入专利当然许可制度，降低专利许可成本。

四是为处理好标准和专利之间的关系，防止专利权人在参与国家标准制定过程中不当行使专利权损害公共利益，规定标准必要专利默示许可制度。

五是进一步规范了专利质押行为。

提升能力保障发展”专利运用效果不理想的原因是多方面的，包括专利交易市场不成熟，市场信用体系不完善，专利供需信息不对称等。

一些专利权人由于费用问题，无力参加展会或通过其他有效渠道推介其专利。

为此，有必要构建市场供需双方对接机制，建立专利许可需求信息披露机制。

具体而言，应当建立专利当然许可制度和标准专利默示许可制度。

面对一些专家和众多专利权人的要求，专利法第四次修改草案拟增加专利当然许可制度和标准专利默示许可制度等相关内容。

所谓当然许可，即专利权人按照意愿，可以提出当然许可的声明，表明许可意向并作出对任何人给予公平许可的承诺。

其优点在于，声明当然许可相当于给专利打上一个开放使用的标签，在专利登记簿中与专利所包含的其他信息一同传播，有利于促进专利技术供需双方的对接，尤其是高校、科研院所专利的传播和运用；需求方以公平、合理、无歧视的许可费和便捷的方式获得专利许可，可以降低许可谈判难度，大幅降低专利许可交易成本，提高被许可人实施专利的意愿，有利于企业特别是中小企业充分挖掘使用专利；建立专利交易许可相关信息披露和传播机制，既为专利权人和公众搭建专利转化或推广应用平台，也可以有效降低专利交易中与专利状态相关的法律风险。

当然许可与普通许可最大的不同在于，当然许可的承诺方不得拒绝任何被许可方的许可请求。

加强专利运用不但是修法的一个重点，也是深入实施知识产权战略、建设知识产权强国的重要组成部分。

“包工包料”用假货侵权吗？

在建设工程项目中，委托人为保证工程质量会对项目中所用到的施工材料指定品牌。

某些承接工程的不法施工单位（以下统称“承揽人”）为压缩成本实现更大利润，会在施工材料上采买价格低廉的假冒产品替代正品，从而构成对商标权利人商标专用权的侵害。

当商标权利人向执法单位举报执法过程中，承揽人往往会以不知道或无法判断是假冒产品为由，“无辜”的表示自己也是受害者来逃避应负的法律责任。

在这种情况下，应如何维护商标权利人的合法权益呢？一、承揽人是否构成商标侵权的认定根据《国家知识产权局关于发布第一批知识产权行政执法指导案例的通知》（国知发保字〔2022〕52号）在案例3中已明确：“当事人购进侵权建筑材料并准备在所承包的工程中使用的行为视同销售行为，构成《商标法》第五十七条第（三）项规定的侵权行为”。

首先，在包工包料的承揽经营活动中，特别是在建筑工程及装饰装修施工等领域，承揽人既采购材料，又负责材料的安装使用，其使用假冒产品具有经营性目的，不属于一般消费者。

其次，承揽人将其购买的假冒产品用于施工并成为最终成果的一部分交付给委托人，其取得的价款中包含有假冒商品的对价，假冒产品所有权随工程成果的交付一并有偿转让，委托人与承揽人本质上是买卖法律关系，其行为符合销售行为特征，因此承揽者使用假冒产品属于《商标法》第五十七条第（三）项规定的商标侵权行为。

二、承揽人是否承担赔偿责任的认定《商标法》第六十四条第二款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任”；如何判断承揽人是否“不知道”，是否承担赔偿责任，笔者认为可以综合考虑以下因素：1、涉案产品商标的知名度2、采买产品的进货价格和进货渠道；3、涉案产品的特殊性质；4、承揽人是否曾被警告、处罚及诉讼等。

首先，商标知名度越高的商品，在市场上的影响力越大，承揽人知晓该商品和商标的可能性也越大，相对应的审慎义务也就越高。

其次，在进货价格和进货渠道方面，承揽人对于价格明显低于同类市场价格的商品应承担更高的审慎义务。

商品价格受商品质量、知名度、营销策略等多种因素影响可能存在较大差异，但购入商品的价格与正品的市场价格存在巨大差异，如远远低于同类商品的正常价格时，则可认定承揽人未尽到合理的审慎义务。

最后，承揽人的进货渠道须具备合法性，即承揽人在确定供货渠道时，应审核供货方主体资格及提供的产品资质文件。

贸然从无资质公司低价采买手续不齐备的产品，难谓“无辜”，应属于明知和应知的情形，此时承揽人既承担侵权责任，也承担赔偿责任。

三、办案此类案件的心得在办理此类案件时，应先确认委托人、承揽人等在项目中的责任划分。

尤其是确认负责采买假冒产品的实际主体是谁，明确应从哪一环节入手制止其侵权行为并追责。

联合当地市场监督管理局或公安机关，对现场发现的假冒产品予以查扣。

从委托人处调取《承揽合同》等，收集固定工程项目对假冒产品的用量及金额。

调查工程项目中已实际使用的假冒产品包装及数量，用于后续对侵权人的处罚及索赔依据。

对于能够提供准确来源的，应第一时间对假冒产品的供货商进行追查，打击整个侵权链条，制止更多的假冒产品向市场流出，更大限度的维护商标权利人的合法利益。


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