专利答复过程中，对「常规技术手段」的处理策略，专利维权双刃剑讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利答复过程中，对「常规技术手段」的处理策略 ，专利维权双刃剑讲解 。

专利答复过程中，对「常规技术手段」的处理策略

在涉及发明专利创造性的审查过程中，申请人在审查通知书中常见一句话“XXX区别技术特征是本领域的常规技术手段，在对比文件的基础上，结合本领域的常规技术手段获得本申请要求保护的技术方案对所属领域的技术人员来说是显而易见的”，专利的创造性也因此被否定。

对于专利的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

因此判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步，或者说判断发明相对于现有技术是否是显而易见的。

针对发明专利创造性判断，《专利审查指南》中给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法和显著的进步的判断标准，即“三步法”。

应用“三步法”进行创造性判断的具体过程如下：

第一步：确定最接近的现有技术； 第二步：确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题； 第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

由以上可以看出，被认定为常规技术手段的区别特征是否显而易见是创造性判断的主要突破点，同时该区别特征也是申请人与审查员的争议焦点所在。

结合常规技术手段的创造性判定，笔者结合以下具体案例给出答复“常规技术手段”的处理策略。

专利维权双刃剑讲解

我国是实用新型和外观设计专利大国，在专利维权领域亦是实用新型和外观设计在数量上占主角。

由于实用新型和外观设计专利均未经过实审，在维权时如何评估其稳定性？如若明显不稳定，不但给被维权方造成不必要的干扰，对行政和司法资源也会造成很大的浪费。

在专利维权实践中，行政机关或司法机关等可能会要求专利权人或者利害关系人（专利独占许可人等）提交国家知识产权局出具的专利权评价报告，以初步评估实用新型和外观设计专利权稳定性。

专利权评价报告虽然可以作为专利权是否稳定的初步证据，但是其并不具备证明专利是否有效的法律效力，也就是说，即使专利权评价报告是负面的，也不能否定该专利的有效性，专利的有效性是通过专利无效程序来确定。

尽管如此，在专利维权过程中，专利权评价报告对行政和司法机关及相关的交易平台仍是具有其参考价值，甚至是必备的。

哪些专利维权场景，需要专利权评价报告？ 电商平台侵权投诉 在电商成为侵权产品销售的重要渠道的情况下，电商平台的侵权投诉成为了迅速制止侵权行为的低成本、高效率维权手段。

在电商平台上利用实用新型和外观设计专利进行专利维权时，通常均需要提供专利权评价报告。

例如在淘宝、天猫、京东、阿里巴巴平台上进行线上专利侵权投诉时，如无证明专利权稳定的维持专利权有效的无效决定书，则必须上传正面的（专利权稳定）的专利权评价报告，电商平台才会受理该侵权投诉。

知识产权海关备案 虽然发明、实用新型、外观设计三种专利均可在海关进识产权备案，但考虑到侵权判断的可视化程度，实践中进识产权海关备案的专利多为外观设计专利，根据《知识产权海关保护条例》的规定，在对实用新型和外观设计专利进行海关备案时，除了要求提交专利证书及专利登记簿副本等，正面的专利权评价报告是必不可少的。

专利侵权行政投诉、专利侵权诉讼 通过行政或司法途径进行专利维权时，虽然正面专利权评价报告不是请求人立案的必备要件，但是如果行政或司法机关要求提交时，权利人或者利害关系人则必须提交，否则可能会导致诉讼中止或者承担不利后果。

若通过行政途径进行专利维权，根据《专利行政执法办法》的规定，“请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的，……专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的，管理专利工作的部门可以要求请求人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告”，虽然该规定没有要求在专利侵权行政投诉时必须提交专利权评价报告，但实践中各地知识产权局在处理涉及实用新型和外观设计专利的侵权投诉时，大多还是要求请求人提交专利权评价报告的。

通过司法途径进行专利维权时，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中对专利权评价报告有以下规定： 第八条：“……对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国知局作出的专利权评价报告。

根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。

原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。

第九条规定 “人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的；……”。

从上述规定可见，对权利人有利的专利权评价报告在专利维权过程中初步证明专利权和的稳定性起到了积极的作用，并且还可能起到防止侵权诉讼案件被被告提起的专利无效宣告请求中止的作用。

但是，万一专利权评价报告的结果是不利于请求人的，会导致哪些不利的后果呢？ 首先，由于电商平台投诉和海关备案需要正面的的专利权评价报告才能启动，因此，一旦评价报告是负面的，若未经过专利无效程序证明权利稳定，则这两个维权途径就无法开启。

其次，根据《专利审查指南》的规定，专利权评价报告只能请求一次，虽然对于负面的报告可以请求更正，但由于涉及实体问题时是要求存在“明显”的事实认定或者法律适用错误，因此实践中通过更正程序反转报告结论的可能性非常有限。

最后，一旦通过行政或司法途径维权，鉴于专利权评价报告做出后则处于公众可获知的状态，也很容易被对方发现，从而增加了对方提起专利无效来中止诉讼程序的可能。

如何应对可能的负面专利权评价报告的风险？ 为了避免负面专利权评价报告的上述不利后果，专利权人或者利害关系人在申请官方评价报告之前，可以委托专业的专利代理机构或律师事务所先进行检索及稳定性评估，对评估较为稳定的实用新型或外观设计专利再考虑向官方申请评价报告。

另外，即使做出的专利权评价报告是负面的，也不代表专利权就一定能被无效掉，应仔细分析评价报告的理由和证据，评估其对专利权有效性的影响，对后续的维权程序进行适当调整和应对。

专利许可费率案件解析

一、案件由来及审判结果 2010年10月21日和2010年10月29日，M公司以书面形式通知W公司，它所拥有的802.11和H。264标准必要专利的许可条件为W公司最终产品价格的2.25%。

对此， W公司主动以M公司的许可要约违反它对标准化组织IEEE和ITU的FRAND授权承诺为由，于2010年11月向华盛顿西区联邦地方法院提起诉讼，要求M公司以FRAND条件进行授权。

2013年4月25日，华盛顿西区联邦地方法院做出判决，采用M公司提出的假想双边谈判法，对Georgia-Pacific一案中的计算专利损害赔偿的15个因素进行了适应性修改，提出确定FRAND费率的框架。

同时，在确定FRAND许可费率时，还考虑了专利对标准的贡献和专利对产品的重要性，并以销售的产品为费率基础确定出许可费率。

具体的许可费率为，M公司的H。264标准必要专利的许可费范围的上限值为每单元16.389美分，下限值为每单元0.555美分；该许可费适用于W公司的W和X产品，而其他使用H。264标准的W公司产品则适用0.555美分的许可费。

M公司的802.11标准必要专利的许可费范围的上限值为每单元支付19.5美分，下限值为每单元支付0.8美分；该许可费适用于W公司的X产品，而其他使用802.11标准的W公司产品则适用0.8美分的许可费。

二、案件审理过程 1。对M公司建议的可比证据的审理 M公司主张其有权获得W公司W和X产品的净销售价格的2.25%作为专利许可费率。

为了支持该主张，M公司提交了可用于参考的证据。

法院对该证据进行了审理。

（1）VTech许可协议 VTech是无线电话制造商和销售商，M公司通过和解方式与VTech就802.11和H。264标准签订了许可协议，VTech同意以2.25%比例按产量提成的专利许可费获得M公司的802.11和H。264的专利许可。

法院认为，该许可为VTech为解决M公司侵权诉求的一揽子交易的一部分，在潜在侵权诉讼的威胁下，该许可费率不能作为可靠参考；另外，VTech仅对其销售的支持wifi功能的无线电产品支付了很少的专利许可费，这些是VTech已经停产并逐步淘汰的产品，因此降低了根据Georgia-Pacific要素1确定许可费率的许可协议的相关性。

法院未支持该证据。

（2）RIM许可协议 M公司提交了与RIM黑莓公司签订的移动电话必要产权交叉许可协议。

对此法院认为，在同一协议内许可多项技术的情况下，有必要从其他已许可的产权分摊802.11或H。264标准必要专利中的利益，而这种分摊是非常困难的，因此无法确定802.11和H。264专利组合在该许可协议中的价值。

（3）Symbol许可协议 M公司提交了在2007年完成对Symbol公司的收购证据，Symbol与各对手方签订有三个许可协议。

对此法院认为，这三个许可协议作为和解的一部分，不能证明802.11专利组合的价值，无法采信其作为确定许可费率的参照。

（4）M公司要求的许可费率引发堆叠问题 拥有802.11标准必要专利的实体至少有92家，如果每一家都要求与M公司相似的许可费率，那么执行该标准的总许可费将超过产品的总价格。

对此法院认为，M公司要求的许可费率超出了FRAND许可费的范围。

2。对W公司建议的可比证据的审理 W公司提出用标准必要专利池来作为确定许可费率的参考，法院对MPEG LA H。264专利池和802.11专利池进行了审理。

（1）关于MPEG LA H。264专利池 a。专利池许可费率是否可以作为有效参考 M公司提供证据证明，专利池许可费率通常会低于双方谈判取得的许可费率，原因在于大多数专利池的目标不是最大化许可收入，而是最小化被许可人的许可费。

在许可费率足够低的情况下，才会吸引更多的被许可人加入。

在构建专利池的工作中，W公司和M公司以及其他公司试图设定适当的许可费率，若许可费率足够高将刺激大量专利权人将其专利贡献到专利池中，反之若许可费率足够低将可以确保被许可方执行H。264标准而非使用替代方案，适当的许可费率可以使两者之间达到平衡，符合FRAND义务。

此外，专利池属于自愿性质，如果专利池许可费设置过低，拥有高价值标准必要专利的专利权人可以拒绝加入。

而尽管该专利池许可费率处于FRAND许可费率的较低端区间，但仍有大量的许可人和被许可人加入。

因此，法院认定该专利池许可费率可作为有效参考。

b。专利池许可费率上限和下限的确定 W公司的经济专家估算了每单元许可费和W公司每年根据销售量所需支付的许可费。

W公司向M公司支付每单元0.185美分的许可费，再加上因M公司加入该专利池成为许可人而获得到的价值（该价值为许可费的两倍），计算出许可费率的下限为每单元0.555美分（0.185+0.185*2）。

在构建专利池时，最高的许可费为每单元1.5美元，为行业内最高许可费。

再根据M公司H。264标准必要专利组合占总数的比例为3.642%，计算出许可费为每单元5.463美分（1.5*3.642%*100）。

同样再加上因M公司加入该专利池成为许可人而获得到的价值（该价值为许可费的两倍），计算出许可费率的上限为每单元16.389美分（5.463+2*5.463）。

（2）关于Via Licensing 802.11专利池 a。专利池作为许可费率参考的贡献度不足 尽管法院仍将该专利池作为确定许可费率的参考，但是其作用不如H。264专利池的参考作用强。

M公司所占的比例是由其802.11标准必要专利组合的权重值除以该标准下标准必要专利的总权重值，为10.19%。

W公司在2011年销售产品数量为14263000件，根据费率表得出的许可费率为每单元0.2美元。

W公司2011年向专利池支付的总额为2852600美元。

M公司收取10.19%，即290680美元。

再除以14263000件产品数量，2011年M公司对W公司的每件产品将收取每单元0.02038美元。

最终，许可费率为0.06114美元（0.02038+0.02038*2）。

该数值用于评估FRAND许可费率是保守的，可能接近了最高许可费率的值。

b。第三方公司许可协议可以作为本案的参考 Marvell的WiFi芯片的主要目的是实施802.11标准，WiFi芯片除了给产品提供802.11功能外没有其它作用。

在此之前Marvell对出售给W公司的每个WiFi芯片收取3-4美分的许可费，而Marvell则是从ARM公司获取的专利许可和生产802.11芯片所需要的设计和技术，由此Marvell向ARM公司支付的许可费为芯片价格的1%，即每个芯片支付3-4美分。

整个许可费率被认为是一家半导体公司应该支付的知识产权许可费率的一个合理上限。

因此基于修正后的Georgia-Pacific的要素12，法院认定Marvell向ARM公司支付的许可费率为特定行业的惯例，可以作为M公司的802.11标准必要专利组合的FRAND许可费率的参考。

c。专利评估模型作为参考 InteCap公司曾于2003年为M公司开发了一套专利评估模型，该评估模型确定出的许可费率为0.5%。

由于该评估模型考虑了802.11标准和整个产品功能的价值关系，这与修正后的Georgia-Pacific因素15非常相似，并且还考虑了许可费率的堆叠问题。

因此法院最终决定InteCap公司的评估模型可以作为M公司802.11标准必要专利组合的FRAND许可费率的参考。

评估模型在计算许可费率时考虑了两个因素，即802.11特征因子和许可费堆叠调整因子，其中802.11特征因子是相对于整个产品功能相关的802.11功能的价值，许可费堆叠调整因子是解决M公司知识产权占总802.11功能的比例因子。

但是InterCap的评估方法高估了M公司标准必要专利对于802.11标准的重要性，法院在之前的调查中也已经表明M公司的标准必要专利组合对802.11标准的贡献很小。

因此，法院认为虽然InteCap评估模型的许可费率能够作为参考，但其参考作用没有专利池和Marvell的WiFi芯片的参考作用大。

d。802.11专利池许可费率上限和下限的确定 基于修正后的Georgia-Pacific因素12，法院认为应同时考虑802.11专利池、Marvell WiFi芯片和InteCap评估模型三方面计算出来的许可费率，来确定最终的许可费率。

其中：802.11专利池的许可费率为每单元6.114美分，Marvell WiFi芯片的许可费率为每单元3-4美分，InteCap评估模型的许可费率为每单元0.8-1.6美分。

考虑到许可费堆叠问题，法院查找到W公司提供了许可费率的最高值为每单元6.5美分。

假设M公司已经加入该专利池成为许可人，那么该专利池为许可人提供的价值超出了专利应收的许可费，法院决定这个价值是许可费率的两倍，即W公司支付给M公司的许可费的上限为每单元支出6.5+2*6.5=19.5美分。

对于下限，由于并未找到有力的证据来确定下限，因此法院将三个参考中的最低值0.8美分作为下限。

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