化学权利要求得不到说明书支持”的答复，重新组合或二次概括导致修改超范围

今天，乐知网律师 给大家分享： 化学领域“权利要求得不到说明书支持”的答复讲解，化学领域重新组合或二次概括导致修改超范围讲解。

化学领域“权利要求得不到说明书支持”的答复讲解

一、引言 在《专利审查指南》的第二部分第二章第3.2。1节规定，权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。

权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。

权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。

如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。


在化学领域的专利申请的审查过程中，审查员经常会根据说明书所披露的实施例，提出权利要求书的范围过宽而得不到说明书的支持的审查意见，希望申请人能够进一步缩小权利要求书的保护范围。

对于代理人来说，如何根据说明书公开的内容寻找合适的答复思路，以期望为申请人争取合理的保护范围，是值得仔细斟酌的问题。

二、关于支持问题的答复案例分析 在化学领域的专利申请中，我们经常会遇到这种情况：一项产品独立权利要求仅仅限定了其中所包括的组分，而没有限定组分的含量。

对此，审查员通常会指出，权利要求中未限定组分的含量，只有包括特定含量的组分的产品才能解决发明所要解决的技术问题，并达到发明的技术效果，因此，权利要求得不到说明书的支持。

针对以上审查意见，申请人和代理人可以重点考虑发明的实质或者改进是否与组分的含量相关，如果发明的实质或者改进只在于组分本身，其技术问题的解决仅取决于组分的选择，而组分的含量是本领域的技术人员根据现有技术或者通过简单实验就能够确定的，则在独立权利要求中可以允许只限定组分，而不限定组分的含量。

然而，如果发明的实质或者改进既在组分上，又与含量有关，其技术问题的解决不仅取决于组分的选择，而且还取决于该组分特定含量的确定，则在独立权利要求中应当同时限定组分和含量。

如果一项有关产品的独立权利要求已经限定了其中所包括的组分及用量，然而，审查员认为其中限定的部分组分及用量的范围过宽，这种情况该如何处理呢？ 案例 申请文件的权利要求1中限定了：“一种具有改善的流动性的热塑性树脂组合物，包括：（A）按重量计10%至80%的包含与聚酯反应的官能团的乙烯基共聚物树脂；（B）按重量计10%至50%的芳香族乙烯基接枝共聚物树脂；（C）按重量计10%至70%的聚酯树脂；以及基于100重量份的包括（A）、（B）和（C）的基础树脂，（D）5至13重量份的溴二苯乙烷混合物；（E）10至20重量份的除（D）溴二苯乙烷混合物外的含溴阻燃剂”。

审查员指出，说明书仅公开的使用特定含量的（A）、（B）和（C）组分的实施例不足以支持权利要求中限定的含量范围，权利要求中对（A）、（B）和（C）组分限定的用量范围过宽。

另外，申请文件只记载和实施了特定的（A）、（B）和（C）种类的技术方案不足以支持权利要求中限定的组分的宽泛保护范围。

因此，权利要求1中对（A）、（B）和（C）组分的种类及含量的概括得不到说明书的支持。

针对以上审查意见，代理人经过与申请人商议，主要进行了如下答复：

对于（A）、（B）和（C）组分的种类及用量，根据说明书的记载，申请所要解决的技术问题主要是提供一种具备改进的阻燃性、抗冲击性和流动性的热塑性树脂组合物，其采用的技术手段为：在组合物中使用作为阻燃剂的溴二苯乙烷混合物作为添加剂，即可在保持热塑性树脂组合物的阻燃性的同时对其抗冲击性、流动性进行改善来解决上述问题。

由此可见，发明的重心不在于对包括（A）、（B）和（C）的基础树脂的种类和用量进行调节，而在于采用了一种特殊的阻燃剂从而实现在保持组合物阻燃性的同时改善其抗冲击性和流动性的目的。

该申请在说明书发明内容部分对基础树脂的种类和用量进行了详细的记载。

实施例仅是对优选技术方案的实施参考，对于发明重心不在于对基础树脂的种类和用量进行选择的技术方案，对于基础树脂的概括应当允许其扩展到根据说明书的记载以及现有技术合理预测并概括的范围，而不是仅仅局限于实施例。

同样，对于基础树脂中各组分用量比例的选择也不应仅仅局限于实施例。

通过申请的实施例和比较例的对比可以证明技术问题的解决正是由于加入了（D）溴二苯乙烷混合物和（E）含溴阻燃剂，而基础树脂中（A）、（B）和（C）组分的用量对该申请技术问题的解决影响较小。

该申请的关键主要在于组分（D）和（E）添加到组分（A）+（B）+（C）作为基础树脂的热塑性树脂组合物中以改善热塑性组合物的阻燃性、抗冲击性和流动性，其技术问题的解决主要取决于具有特定组成的组分（D）和（E）。

所属技术领域的技术人员根据说明书的记载并结合现有技术，能够对于基础树脂中（A）、（B）和（C）组分的种类及用量进行合理选择，以解决该申请的技术问题，从而实现该发明的目的。

该申请对于基础树脂中（A）、（B）和（C）组分的种类及用量的概括属于所属领域的技术人员根据说明书的记载以及现有技术合理预测并概括的范围，因此，权利要求能够得到说明书的支持。

该案件在被驳回后提出了复审，复审委员会撤销了驳回决定。

在实践中，在答复涉及产品的组成和/或含量的独立权利要求的支持问题时，申请人和代理人可以考虑，发明的实质或者改进是否与产品的组成和/或含量密切相关。

如果发明的改进只在于组分本身并且所属技术领域的技术人员根据说明书充分公开的内容并结合现有技术能够确定组分的含量，对于审查员认为权利要求中应限定组分的含量的审查意见，申请人和代理人可以在答复时争辩无需在独立权利要求中限定组分的含量。

如果发明的关键点主要在于产品权利要求中的某些组分，而不在于产品权利要求中其他组分的种类和含量，对于审查员认为其他组分的种类和含量保护范围过宽的审查意见，申请人和代理人可以在答复时考虑其他组分的种类和含量对解决发明的技术问题的影响程度，判断所属技术领域的技术人员根据说明书充分公开的内容以及现有技术是否能够合理预测并概括得出其他组分的种类和含量。

化学领域重新组合或二次概括导致修改超范围讲解

《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。

在专利申请的审查过程中，申请人通常需要对申请文件进行主动修改或者针对通知书指出的缺陷进行被动修改。

然而，根据专利法第三十三条的规定，对专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指：虽然在原始申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图可以唯一确定的内容。

如果修改后的内容并没有明确地记载在原说明书和权利要求书中，而是通过对原始申请文件记载的内容进行重新组合或者二次概括获得的，并且修改后的内容并不能根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图唯一确定，则这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

在代理实践中，针对不同的方案，对申请文件进行修改的方式和情形可能千差万别，甚至错综复杂，如何根据原始申请文件记载的内容判断修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，从而避免修改超范围的问题，是代理师值得考虑和深思的事情。

案例一 权利要求1要求保护一种二次电池，包括正极、负极和电解液。

在权利要求2中限定了：“根据权利要求1所述的二次电池，所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯”。

在权利要求3中限定了：“根据权利要求1所述的二次电池，所述电解液包含由式（2）表示的卤代碳酸酯”。

在答复审查意见通知书时，申请人希望将权利要求2中的技术特征并入到权利要求1中，这样的方式是否会导致修改超范围呢？ 将从属权利要求中的技术特征并入到独立权利要求中是比较常见的一种修改方式，完全没有问题。

然而，经过仔细思考后发现，当权利要求1经过上述修改之后，从属于修改后权利要求1的权利要求3实际上限定了所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯和由式（2）表示的卤代碳酸酯的技术方案。

由于原权利要求3仅仅引用权利要求1，并没有引用权利要求2，所以在原权利要求书中仅仅记载了所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯或者由式（2）表示的卤代碳酸酯的技术方案，并没有记载所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯和由式（2）表示的卤代碳酸酯的技术方案。

在仔细阅读说明书后发现，说明书也仅仅在不同的实施方式中分别记载了电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯或者由式（2）表示的卤代碳酸酯的情况，并没有记载将由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯和由式（2）表示的卤代碳酸酯两者组合的情况。

因此，从属于修改后权利要求1的权利要求3中的内容是通过对原始申请文件记载的内容进行重新组合获得的新的技术方案，上述修改导致权利要求3超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

然而，如果申请人在原始提交的说明书中记载了与权利要求书中类似的内容，但是引用关系与权利要求书中的引用关系不同，例如，在说明书中记载了“方面2：根据方面1所述的二次电池，所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯”和“方面3：根据方面1或方面2所述的二次电池，所述电解液包含由式（2）表示的卤代碳酸酯”，在这种情况下，权利要求3中的技术方案明确记载在说明书的方面3中，并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。

当然，原始提交的说明书中如果有其他形式的文字记载内容使得本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯和由式（2）表示的卤代碳酸酯两者能够组合使用、并包含于二次电池的电解液中，那么上述修改也是不超范围的。

由此可见，原始申请文件的撰写对于后续修改起到了举足轻重的作用，只有在撰写申请文件时为后续修改做好了充分的考虑，才有可能在将来进行修改时做到有备无患。

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