后续开发中对专利的回避设计讲解，向中国国知局提出PPH请求的实践讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 后续开发中对专利的回避设计讲解，向中国国知局提出PPH请求的实践。

后续开发中对专利的回避设计讲解

（1）后续开发 所谓后续开发，是指以现有技术为基础，进行优化、组合、改进、完善以及开发相关配套的产品或技术等活动。

任何产品或技术，在诞生之后，由于技术缺陷、市场需求等需要，必然需要不断地进行后续开发。

在市场竞争环境下，原始创新的产品或技术在推向市场应用并取得相应成果时，也必然引起相应的竞争对手对其进行后续开发。

由于后续开发是以现有技术为基础，因此需要判断该技术基础是否存在专利权，以及后续开发的成果是否会侵犯在先的专利权。

如果后续开发的基础是没有专利保护的公知技术，那么自然不存在侵犯专利的法律风险，也就不存在对专利的回避设计问题。

如果后续开发的基础受到专利保护，但是该专利为开发者自身所有或者已经通过其他途径（如，已经获得专利权人的许可）解决，同样也不存在侵犯专利的法律风险，也就不存在对该专利的回避设计问题。

在后续开发的基础受到专利保护情况下，同时开发者基于各种商业考虑（如，有的专利权人可能并不愿意进行专利许可，又或者取得专利许可的代价过于昂贵）又必须进行后续开发时，通过对专利的回避设计可以有效避免后续开发成果的专利侵权风险。

（2）后续开发成果与专利的对比 由于后续开发的回避设计针对的是具体的专利，因而，在后续开发之前以及进行后续开发的过程中，应当重视专利检索。

这里所指的专利检索，既包括检索授权专利，也包括检索未授权专利，还包括对这些专利当前所处状态的检索。

通过专利检索，可以掌握相关专利的状态信息，并预测其可能的发展态势。

通过对这些专利的状态进行评估，可分别采取有效的对策。

通常而言，对于这些专利，回避设计并非唯一选择。

例如，对于授权专利，可再对其授权权利要求的技术方案进行检索，分析其专利稳定性，可考虑通过无效程序将该专利无效或缩小其保护范围，以避免后续开发成果侵犯该专利权。

又如，对于未授权专利，同样可对其进行检索，通过相关程序（如提交公众意见等）阻止其获得授权或者缩小其保护范围，以避免后续开发成果侵犯该专利权。

但本文主要关注对于发明或实用新型授权专利的回避设计，因此不对上述问题进行展开。

在检索确定作为后续开发基础的专利之后，首先，需要确定回避的对象专利的保护范围大小。

发明或实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用于解释权利要求。

通常，还需要结合专利说明书和相关审查过程中的往来文件，确认该权利要求的真实含义及其等同范围。

然后，需要将该专利的范围与后续开发的成果进行对比，判断是否构成专利侵权。

在对比过程中，通常需要运用下列原则：

全面覆盖原则 全面覆盖原则是判断一项技术方案是否侵犯发明或者实用新型专利权的基本原则。

具体含义是指，在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围[①]。

表格 1全面覆盖原则的适用 表格1中列出后续开发成果的特征与专利的权利要求的特征对比的可能情况。

在第（1）、（2）种情况中，即，后续开发成果的特征与专利的权利要求的特征完全相同，或者后续开发成果的特征与专利的权利要求的特征相比仅仅增加了技术特征（可以是增加多个技术特征，为清楚起见表格中仅仅示出1个）。

此时，仍然认为后续开发成果落入专利的保护范围，构成专利侵权。

在第（3）种情况中，后续开发成果使用特征E（可以是增加多个技术特征，为清楚起见表格中仅仅示出1个）替换专利的权利要求的特征C。

此时，根据全面覆盖原则不足以确定后续开发成果是否构成专利侵权，需要进一步根据等同原则进行判断。

在第（4）种情况中，后续开发成果不具有专利的权利要求的特征C（可以是减少多个技术特征，为清楚起见表格中仅仅示出1个）。

此时，认为后续开发成果不落入专利的保护范围，不构成专利侵权。

等同原则 在专利侵权判定中，在相同侵权不成立的情况下，应当判断是否构成等同侵权[②]。

判断等同侵权是否成立，主要通过判断后续开发成果所使用的特征E是否与专利权利要求中的特征C相等同，即，是否构成等同特征。

具体而言，是否构成等同特征的判断主要考虑两个特征是否具有基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果、以及是否无需通过创造性劳动就能够想到。

其中，对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断，但手段、功能、效果的判断起主要作用。

此外，由于等同原则扩张了专利权的保护范围，在司法实践中，法院对于等同原则的使用相当谨慎。

如，专利权人对以下内容主张适用等同侵权通常都不能得到法院的支持：1）仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案；2）说明书中明确排除的技术方案，或者属于背景技术中的技术方案；3）对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围[③]。

因此，在上面表格1的第（3）中情况中，如果后续开发成果使用的特征E属于以上列出的特征，也不落入专利的保护范围，不构成专利侵权。

（3）回避设计 从上面的对比分析可见，专利权本身保护的范围是确定的，但后续开发可以采用不同于专利权保护的技术方案进行回避设计，从而避开专利权的保护范围。

根据上面对比分析依据的基本原则，回避设计可以采用如下方案：

第一种方案，后续开发成果相比专利的权利要求只需要缺少一个以上的特征，从而根据全面覆盖原则，就可以不落入专利的保护范围，不构成专利侵权。

其中，该缺少的特征既可以是权利要求的前序部分的技术特征，也可以是权利要求的特征部分的技术特征。

第二种方案，后续开发成果相比专利的权利要求存在一个以上的不同特征，并且不适用等同原则，就可以不落入专利的保护范围，不构成专利侵权。

同样，该不同的特征既可以是权利要求的前序部分的技术特征，也可以是权利要求的特征部分的技术特征。

相比较而言，第一种方案简单直接就可以得到需要的开发成果；第二种方案需要预先判断对象专利的权利要求的等同范围，必要的时候还需要利用“禁止反悔原则”[④]以限制对象专利的权利要求的等同范围。

因此，第二种方案在实务操作中比较复杂，存在较大的不确定性。

当然，实务操作时，可以将上述两种方案结合使用，即，在后续开发成果中，在移除对象专利的权利要求的某些特征的同时又对另外的特征做改动，以有效提高回避设计的成功率，进一步避免可能的侵权风险。

向中国国知局提出PPH请求的实践

一、前言中国国家知识产权局（下文简称为SIPO） 发布《发明专利申请优先审查管理办法》，但该管理办法对于专利申请的技术领域、提出手续等均有一定要求。

因此，相对来说，对于首次申请在中国以外的中国申请，如果想要加速在中国的发明专利审查进程，向SIPO提出PPH请求。

目前，中国参与的PPH项目包括常规PPH（包括巴黎公约途径的常规PPH和PCT途径的常规PPH，以下将根据JPO审查结果向SIPO提出的此类PPH请求称为JPO-PPH请求）和PCT-PPH两类。

根据SIPO官方数据，截止至2013年9月30日，向SIPO提出的这两类PPH请求共达4703件，其中日本向中国提出了2892件，占到PPH请求提交总量的61.5%。

其次是美国和韩国，分别占到27.8%、9.8%。

目前每个月向SIPO提出的PPH请求的数量为两三百件。

在PPH施行以来的这两年中，笔者在实际操作中总结了一些需要注意的地方，这些问题点虽然《在中日专利审查高速路（PPH）试点项目下向中国国家知识产权局（SIPO）提出PPH请求的流程》（以下简称为日中PPH请求流程）中未明文规定，但是在实践中可能造成提交失败的结果。

而如下文所述，向SIPO提交PPH请求仅有一次补正的机会，若补正后还没有通过审批，则案件会按照普通申请流程来进行，不能够再次提交PPH请求。

因此，希望通过下文内容，能够使读者了解向SIPO提交PPH请求的注意点，提高PPH请求的成功率。

二、提出PPH请求的注意点 在日中PPH请求流程中记载了提交PPH请求的多项要件，其中有些规定与向JPO提交PPH请求的规定相同，不再赘述。

以下针对向SIPO提出PPH请求时的注意点展开论述。

1、PPH请求的类型 JPO已经与美国等多个国家和地区的专利局建立了PPH-MOTTAINAI通道，不仅可以利用首次申请受理局的工作结果，而且只要有关于申请的在先审查意见，其他签署了该协议的专利局均可以利用。

然而，SIPO仅与加拿大专利局之间建立了单方（中国到加拿大）PPH-MOTTAINAI通道。

因此，对于日中PPH通道，目前向SIPO提出JPO-PPH请求的中国申请，其对应申请必须是日本申请，向SIPO提出PCT-PPH请求的中国申请，其对应的国际申请的ISA或IPEA必须是JPO。

2、几个需注意的提出要件 根据日中PPH请求流程的规定，在针对某SIPO申请向SIPO提交PPH请求时，以下要件必须同时满足。

（a）该SIPO申请必须已经公开（申请人在提出PPH 请求之前或之时必须已经收到SIPO 作出的发明专利申请公布通知书）。

（b）SIPO申请必须已经进入实质审查阶段（申请人在提出PPH 请求之前或之时必须已经收到SIPO作出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书），需要注意的是，一个允许的例外情形是，申请人可以在提出实质审查请求的同时提出PPH请求。

（c）SIPO申请必须是电子申请。

为了尽快满足（a）要件，可以在新申请提交时勾选请求书中的“提前公布”选项，从而形式审查通过后即进入公布程序。

通常，从申请日起大概2到6个月即可公布。

对于（b）要件，申请人通常有两种选择：可以在向SIPO提交新申请的同时提交实质审查请求书，或者也可以自申请日（优先权日）起三年内随时提出实质审查请求。

考虑到加速审查的需求，建议在新申请的同时提交实质审查请求书，这样的话，在该SIPO申请公布的同时，即进入实质审查阶段。

（c）要件是从2012年3月1日起开始实施的，其要求该SIPO申请必须是电子申请，并且该PPH请求也必须是以电子形式。

申请人在2012年3月1日前已向SIPO提交了纸件专利申请、但未提交PPH请求的，如果在2012年3月1日以后提交PPH请求，则需先将上述纸件专利申请转换为电子申请，之后再以电子方式提交PPH请求。

3、注意权利要求的修改时机 SIPO申请的所有权利要求，无论是原始提交的或者是修改后的，必须与JPO 认定为具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求充分对应。

由于通常对应申请经历过修改，以达到在日本可授权的程度，因此为了使得权利要求充分对应，在向SIPO提交PPH请求时，需要对该SIPO申请的权利要求书进行相应的修改。

这时需要特别注意的是，根据中国专利法实施细则第51条的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

因此，若该SIPO申请的权利要求书中存在与对应申请的权利要求未充分对应的权利要求，则在提交PPH请求之时或之前，需要对权利要求书进行修改以满足充分对应的要求。

也即，若准备提出PPH请求，则需要在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，对该SIPO申请的权利要求书进行主动修改。

如果申请人如上文所述在提交新申请的同时即已提交实质审查请求书，那么主动修改的时机仅有在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内。

考虑到PPH审查员有可能因为翻译等问题而发出权利要求未充分对应的审查意见，若此时已经过了主动修改时机，则申请人没办法再次提交修改后的权利要求书以使得权利要求可以充分对应，因此也就没有办法通过提交PPH请求补正的方式来获得PPH请求的批准。

因此，为保险起见，建议在进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内尽早提交PPH请求，以防止收到指出未通过PPH请求审批的PPH请求审批决定后已过了主动修改时机，没办法再次提交PPH请求的情况发生。

4、形式审查严格 例如，对于权利要求书需要“充分对应”的要件，SIPO的PPH审查员会仔细核对该SIPO申请在提出PPH请求时的全部中文权利要求是否与对应申请的日文权利要求书中的权利要求充分对应。

我们曾收到过PPH请求审批决定，指出中文权利要求书中的一个词翻译错误，与日文权利要求书不能充分对应，通过提交辞典复印件以证明该翻译没有错误，该SIPO申请的PPH请求才得以通过。

5、其他需要注意的一些地方 若PPH请求未能完全符合日中PPH请求流程的要求，申请人将被告知结果以及请求存在的缺陷，目前实践中，PPH审查员会告知PPH请求中存在的所有缺陷，但也不排除还存在除PPH审查员指出的缺陷以外的缺陷。

在得知PPH请求未通过审批的结果后，申请人有且仅有一次补正的机会。

若再次提交的PPH请求仍被认为是不符合日中PPH请求流程的要求的，则申请人将被告知结果，该SIPO申请将按照正常程序等待审查。

另外，申请人参与PPH 试点项目的请求获得批准后、收到有关实质审查的审查意见通知书之前，任何修改或新增的权利要求需要与JPO 申请中被认定为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。

三、提出PPH请求的利弊 提出PPH请求的有利之处在JPO和SIPO的网站上均有涉及，总结为三点：1）加速审查，能够更快地收到审查意见通知书，更快地结案；2）因为审查意见通知书次数通常会减少，因此可以降低申请费用；3）授权率提高。

对于这三点有利之处，在PPH全球门户网站上列出了2013年1月至6月的统计数据，有兴趣的读者可以去看一下，此处不再赘述。

很遗憾其中没有中国的统计数据，同时SIPO也未发布官方统计数据。

对于第1）、2）点有利之处，笔者持赞同态度，然而对于第三点有利之处，笔者认为值得商榷。

首先，对于经由巴黎公约途径或PCT途径进入中国的申请，其审查是依据中国专利法、实施细则和审查指南的规定进行的，因此从理论上来说，一件中国申请能不能授权，是其自身的可授权性决定的，而与是否提出PPH请求无关。

另外，在PPH全球门户网站上列出的2013年1月至6月的统计数据中，以日本为例，提出常规PPH的案件的授权率为75%，提出PCT-PPH请求的案件的授权率为93%，而所有申请的授权率为69%。

虽然从数据对比来看，提出PPH请求的申请的授权率高于所有申请的授权率，然而，需要考虑到，能够提出PCT-PPH请求的申请，其在另一国家已经被认为是可授权的了，虽然各国专利法的具体规定和实践存在差异，但是关于可授权性的规定的差异并不是太大，因此，依此来说，能够提出PCT-PPH请求的申请的授权率本来就应该高于所有申请的授权率。

例如，对于提出PCT-PPH请求的案件来说，如果将其授权率与那些未提出PCT-PPH请求、但是国际检索局或者国际初审局给出了积极的审查结果的案件的授权率来比较，可能更具有说服力。

另外，在提出PPH请求时，可能还需要考虑以下两点。

第一点，提出PPH请求的一个要件是，SIPO申请的权利要求必须与对应申请的权利要求充分对应。

在日中PPH请求流程中，对“充分对应”的解释如下：考虑到由于翻译和权利要求格式造成的差异，如果SIPO 申请的权利要求与JPO 申请的权利要求有着同样或相似的范围，或者SIPO 申请的权利要求范围比JPO 申请的权利要求范围小，那么，权利要求被认为是“充分对应”。

也即，在中国进行审查时，审查基础是与日本的可授权权项充分对应的，那么在中国最终获得授权的权利要求的保护范围至多等于日本的可授权权利要求的保护范围，并且有很大可能是小于日本的可授权权利要求的保护范围。

因此，在中国利用PPH请求来加速审查的同时，不可能获得一个更理想的范围。

第二点，由于在中国审查实践中，对修改超范围的审查一直很严格，因此可能出现对SIPO申请的权利要求按照对应申请的可授权权利要求进行了修改，但是SIPO的负责实质审查的审查员认为修改超范围的情形。

在这种情况下，对于加速授权并无益处。

因此，如果对应申请的可授权权利要求与原始权利要求相比改动很大，那么有必要判断一下依据SIPO的审查标准，是否有修改超范围的可能性，如果修改超范围的可能性很大，那么并不建议提出PPH请求。

向欧洲国家申请专利的一般程序和注意事项讲解

根据欧洲专利条约，一件专利申请可以成为一件在众多缔约国生效的欧洲专利。

在欧洲国家获得专利保护基本上有四种途径：

1。直接向被要求提供专利保护的国家提出专利申请：这一途径是EPO成立前唯一可行的途径，目前只有在要求专利保护的国家数量极有限时才有吸引力，其优点是在那些不对专利申请进行审查的国家可以很快获得专利，但专利的有效性不稳定。

2。直接向EPO提出专利申请：当一件专利寻求3个或3个以上EPO成员国保护时，与前者相比，这一途径就显得简捷且成本更低。

但其适用范围仍然有限，一旦申请人同时需要在EPO之外的国家寻求专利保护，这种途径就不适合了。

因此事实上目前国内申请人主要通过下面两种途径向欧洲国家申请专利，即巴黎公约途径和PCT途径。

3。巴黎公约途径：申请人在国内提出专利申请后，在申请日起(有优先权的自优先权日起)12个月届满前向单个欧洲国家或EPO提出专利申请，即可以享受12个月的优先权待遇。

4。PCT途径：PCT是《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty的英文缩写，是有关专利申请的国际条约。

根据PCT的规定，专利申请人可以通过PCT途径递交国际申请，向多个国家申请专利。

PCT是巴黎公约的补充，是在巴黎公约下对巴黎公约成员国开放的一个特殊协议。

中国在1994年1月1日正式加入PCT。

根据专利合作条约，可以将优先权期限从12个月延长到30个月向其成员国申请国家专利（注意：有个别国家目前还没有接受条约22条的修改，需要在提出国际初步审查请求后才可以在30个月内申请国家专利）。

欧洲专利局将进入的期限延长为自优先权日起31个月。

中国申请人可以在申请日起(有优先权的自优先权日起)12个月内向中国国家知识产权局提出PCT国际申请，指定向包括欧洲专利局在内的PCT成员国申请专利，并在自申请日起(有优先权的自优先权日起)31个月内进入EPO程序。

欧洲国家(EPO)的专利授权条件与中国基本相同，但在专利申请程序上与我国有所区别。

在发明专利方面，申请人可以选择以英语、法语以及德语三种官方语言之一向EPO提出申请。

自EPO发出受理通知书之日起一个月内，申请人可以递交权利要求书的修改，此期限不可延长。

另外一个区别在于EPO检索：EPO将对与申请的专利性有关的现有技术进行检索并将检索结果通知申请人，通常申请人需要根据检索结果评估其发明的专利性和获得授权的可能。

而我国则是在进入实质审查阶段时做出检索报告。

公布专利申请：EPO将自申请日起(有优先权的自优先权日起)18个月内公布专利申请，并尽量在公布之前做出检索报告，以便申请人能做出是否继续申请程序的选择。

另外，在此要注意在欧洲公开阶段的翻译和临时保护：

临时保护是允许专利持有者在该专利授权时对侵权行为要求损害赔偿费，其效力可以追溯到提出诉讼的成员国递交权利要求译文的日期。

所以，在公开阶段需询问申请人是否将权利要求翻译成相应国的语言。

但临时保护的保护力度较小。

如果在收到授权通知时，再针对需要生效的国家进行相应的语种的翻译，能够避免在未能授权时，支出无谓的翻译费用。

但如果对授权比较有把握并且发生侵权的可能性很大，还是应考虑在公开阶段提交翻译成指定国家语言的权利要求书译文。

进入实质审查：申请人应在申请的同时或在检索报告公布之日起6个月内提出实审请求并指定具体的成员国，同时缴纳相应的审查费和指定费。

如果指定7个以上的国家即被视为全部指定。

但延伸国的指定费需单独缴纳。

审查员通常在1至3年内发出审查意见并要求申请人在指定期限答复审查意见，即进行争辩或修改申请文件，若答复被驳回则申请人需要参加EPO举行的由3名合议组成员主持的口审程序并具体陈述意见，合议组成员通常使用三种欧洲官方语言，英语，德语和法语，在口审期间提供三种语言之间的同声传译。

当申请在口审阶段被驳回，申请人还有权向EPO的上诉委员会上诉。

专利授权：实审通过后EPO发出授权通知，申请人支付授权费并递交权利要求书的其它两个语种的翻译文本。

经查询已经提交优先权证明文件译文后正式授予专利权并发出授权证书。

在成员国生效：在受到授权通知书后申请人必须在指定国名单中选择生效国并通知EPO。

一般需要将授权的专利文件的全文翻译成生效国的官方语言并提交给相应的生效国登记从而生效。

EPO成员国要求在授权公告起3个月内完成翻译工作并在各国生效。

另外，在欧洲专利被授权后，通常有9个月的异议期，允许第三方对此项专利的授权提出异议。

如果在异议阶段无人提出异议，或者异议程序已经结束，所有与此欧洲专利有关的问题由生效国的专利局各自进行处理。

国内申请人若通过上述途径将其在国内完成的发明创造向欧洲国家申请专利，根据我国专利法第二十条规定，申请人应当先申请国内专利，并且需要委托国家指定的涉外专利代理机构办理。


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