商标行政诉讼如何收集证据？ 商标诉讼认识的五大误区讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 商标行政诉讼如何收集证据？ 商标诉讼认识的五大误区讲解。

商标行政诉讼如何收集证据？

01案件背景 开利公司（CarrierCorporation，以下简称“开利”）是全球高科技楼宇系统供应商，在世界各地拥有超过53000名员工，业务遍及160余个国家。

开利标志性的楼宇系统供应工程应用于包括北京鸟巢和水立方、梵蒂冈城西斯廷教堂、新加坡国际展览中心等世界知名的场所中。

开利在中国为顾客提供楼宇系统服务、供应相关产品时常会用到Carrier品牌冷却油等产品，但截止到申请诉争商标无效宣告时暂未在类似商品上申请注册Carrier商标。

02案情概要 第13468531号“Carrier及图”商标（下文简称“诉争商标”）由上海冠雪制冷设备有限公司（即本案第三人，下文简称“上海冠雪”）提出申请注册，指定使用在第4类第0401类似群组的工业用油；发动机油；传动带用油脂；润滑油；白油；导热油；工业用油脂；二甲苯；混合二甲苯；皮革保护油等商品上。

诉争商标在2022年9月7日获准注册。

我所代理开利针对诉争商标提出了无效宣告申请，主要理由为，开利在诉争商标商标申请日前就已在同种或类似商品上使用“Carrier”商号并具有一定影响；诉争商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品存在密切关联，属于类似商品，诉争商标与开利引证商标构成类似商品上的相同近似商标；上海冠雪在实际经营中销售开利相关产品，与开利之间构成合同、业务往来或其他关系。

因此，根据《商标法》第三十二条、第三十条、第十五条规定应予以无效宣告。

在评审阶段以及一审阶段均未获得支持。

开利向北京市高级人民法院提起上诉，并补充提交了部分证据，在二审程序中最终获得胜诉。

03案件解析 在关于诉争商标是否违反商标法第三十二条后半段的焦点问题，二审法院认为：

本案中，开利公司关联公司开利空调销售服务（上海）有限公司签订的《空调设备保养合同书》，“Carrier”品牌冷冻油海关报关单等证据，可以显示在2010年至2013年期间，开利公司的关联公司在“润滑油、冷冻油”商品上持续使用未注册设备“Carrier”。

结合马可波罗、道客巴巴、等众多网站中显示介绍开利公司“冷冻油”“冷冻机油”商品的网页打印件，可以证明在诉争商标申请日前，开利公司在“润滑油、冷冻油”商品上在先使用了未注册商标“Carrier”并具有一定影响。

诉争商标为椭圆深色背景下的英文字母“Carrier”，与开利公司在先使用的未注册设备“Carrier”相比几近相同，诉争商标核定使用的“润滑油、工业用油”等商品，与开利公司在先“Carrier”商标使用的“冷冻油、润滑油”商品，在产品原料、生产部门、销售渠道、消费群体等方面高度重叠，属于同一种或是类似商品。

商标诉讼认识的五大误区讲解

误区一：我商标获得注册，他人未经许可使用了我注册商标，如进行商标诉讼维权，肯定判侵权！ 未经许可使用他人注册商标，一般构成商标侵权。

但是，正当使用和在先使用除外。

关于正当使用的法律规定，《商标法》第一款：“注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

” 由于注册商标本身缺乏显著性，他人的使用具有正当性和合理性，不构成对注册商标的侵害。

关于在先使用的法律规定，《商标法》第三款：：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用商标相同或者近似并且一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区分标识。

” 在先使用制度的建立是对商标注册制度的补充，保留了在先使用人在原有范围内使用的空间，要求商标注册人对在先使用人的继续使用适度容忍。

除了上述的法院规定，恶意诉讼亦是对注册商标司法保护的例外。

恶意诉讼是最近热议的话题，用以打击恶意抢注的商标权利人。

由于商标权的取得具有不正当性，诉讼维权将可能视为不适当主张权利，因此而造成他人利益损害的，构成恶意诉讼。

在具体案件审理中，该商标权不仅遭到法院予以否定，还将面临反诉，承担高额赔偿。

误区二：公司的品牌是我们独创的，注册并一直使用在汽车产品上，发现他人将该品牌使用在服装（或与汽车不相关的其他商品）上，侵犯了我们公司的商标专用权！ 这个认识不一定错，之所以认为这也是误区之一，因为这个结果的成立是需要条件，即你公司的品牌显著性很强，并且足够知名，达到驰名程度，甚至是超级驰名商标，才有可能在商品类似程度不高的情况下，仍然获得跨类保护。

毕竟汽车产品与服装还是跨度挺大的。

商品与品牌的概念不同，一个注册商标有核定使用的商品范围，普通注册商标保护的范围也局限于与其相同及类似的商品，只有驰名商标才能就不相同、类似的商品使用了与其相同、近似商标进行维权。

即便是驰名商标也需要对商品的类似程度予以考量，如果跨度很大，不会误导公众，难以认定侵权。

相关司法解释规定，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条：“当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册商标的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应当无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：

（一）引证商标的显著性和知名程度； （二）商标标志是否足够近似； （三）指定使用的商品情况； （四）相关公众是重合程度及注意程度； （五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他因素。

注：上述虽然是针对商标授权确权行政案件的司法解释，但同样适用于类似商标民事案件的审理。

误区三：被他人起诉商标侵权，因我商标已是注册商标，故不构成侵权！ 注册商标的使用一般不会构成商标侵权，除非是对驰名商标的复制、摹仿、翻译，或是对注册商标的不规范使用。

相关司法解释规定，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条：“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标”。

相关司法解释规定，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款：“……原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

误区四：他人的注册商标仅是我产品包装的装潢，包装上标注有我的注册商标，故不构成商标侵权！ 商标的使用包括将商标用于商品包装，属于商标性使用。

将他人注册商标用于产品装潢的，特别是他人注册商标具有一定知名度，且显著性高的，更易认定为商标侵权。

相关法律规定，《商标法》第四十八条：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

《商标法实施条例》第七十六条：“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。

误区五：单独使用企业字号被诉侵犯他人注册商标权，但我企业名称是经工商局核准登记的，不构成商标侵权！ 商标与企业名称冲突的，一般适用保护在先原则。

即使是经合法登记的企业名称，如果登记晚于商标注册日期的，在相同或类似商品上突出使用企业字号，易产生误认的，构成商标侵权。

未突出使用，但易造成误认的，构成不正当竞争。

因不具创造性被驳回，申请人这样争辩成功获得授权

创造性意见一直是第一次审查意见通知书中占比最多的审查意见。

在所有权利要求均被评述为不具有创造性时，选择适当的答复策略变得至关重要。

以下，以一实例进行说明。

1、案情本申请该申请权利要求1涉及一种多孔研磨具，其包括：各向异性弹性发泡体、聚合物以及磨粒。

第一次审查意见通知书审查员引用一篇对比文件，指出独立权利要求1及其数个从属权利要求不具备新颖性，其他所有权利要求不具备创造性。

答复申请人认为，被认定为不具备新颖性的从属权利要求4中的特征并未被对比文件公开，因此将权利要求4的特征补入权利要求1中。

第二次审查意见通知书审查员新引入了对比文件2，认定权利要求1中的新增特征中的一部分已经被对比文件2公开，其他部分是公知常识，权利要求1及其他所有权利要求相对于对比文件1、对比文件2和公知常识的结合不具备创造性。

答复申请人研究后认为，对比文件2所要解决的技术问题、其所使用的工件研磨方法以及由此获得的工件表面所具有的技术效果与基于权利要求1的区别特征所认定的本发明所要解决的技术问题完全不同，对比文件2与对比文件1不存在结合启示。

因此此次答复未修改权利要求书，仅进行了争辩。

驳回决定在驳回决定中，审查员坚持认为所有权利要求相对于对比文件1、对比文件2和公知常识的结合不具备创造性。

复审请求代理人根据本申请说明书中记载的“为了使聚合物和磨粒表现出的比例进一步保持在一定的范围内，优选聚合物和磨粒同时脱落……优选在磨粒的表面附着残留聚合物。

在磨粒的表面附着残留聚合物的情况可以评价为相比于聚合物的内部结合力，聚合物和磨粒的结合力更大，倾向于磨粒和聚合物易于同时脱落”，建议申请人在权利要求1中补入与此相关的特征。

在提复审请求时，申请人在权利要求1中补入了来自说明书的特征“聚合物以及磨粒的结合力满足如下条件：聚合物和磨粒间的结合力＞聚合物的内部结合力”。

并进行了如下的争辩：①当研磨具研磨被研磨物时，关于研磨具的表面与被研磨物表面的凹凸冲撞，相比于保持磨粒的弹性体与被研磨物表面的凹凸的冲撞，磨粒与被研磨物表面的凹凸冲撞的强度更大，因此磨粒倾向于相比于弹性体易于脱落。

如果磨粒先于弹性体脱落，则研磨后的被研磨物的表面的研磨精度不一致，即不能够获得精密的表面精度。

（这部分内容并未记载在说明书中，而是作为辅助理解说明书中记载的现有技术中存在的问题的技术内容。

）②权利要求1的多孔研磨具通过满足聚合物和磨粒间的结合力＞聚合物的内部结合力这一条件，倾向于磨粒和聚合物易于同时脱落，能够使接触于被研磨物的磨粒和接触于被研磨物的树脂部分的比例保持在一定的范围内，即便在不熟练的人员将研磨具安装在自动化的装置中并使用的情况下，也无需为了使装置稳定而进行复杂的调整，能够得到精密的表面精度。

（结合说明书中公开的技术效果，进一步补充说明书中未记载的、新补入的技术特征所能带来的显而易见的技术效果。

）③对比文件1和2均未公开上述技术特征，并且也未记载相关技术问题及技术效果。

前置审查审查员接受了上述修改和争辩，本申请得以授权。

2、答辩过程分析① 可肯定之处：仔细分析审查意见、本申请、对比文件，确认审查意见是否有不合理之处（对第一次审查意见通知书的答复）。

研究本申请的技术内容，通过陈述类似于背景技术的技术内容，使审查员理解本申请与对比文件的不同（提复审时陈述的意见）。

② 不足之处：答复第二次审查意见通知书时未修改仅争辩（此时已符合驳回时机，除非审查意见明显不当、或者申请人无法接受修改后的权利要求的保护范围，否则为了顺利授权，一般还是应该进行适当修改）。

3、总结争取尽可能大的保护范围是应该的，但是更重要的是能够授权。

只有得到授权，保护范围才有意义。

根据申请人是授权优先还是保护范围优先，可以考虑不同程度的答复方式，例如仅争辩、或者将从属权利要求的特征补入独立权利要求中，或者将说明书中的特征或从属权利要求特征与说明书特征相结合得到的特征补入独立权利要求中。

很重要的一点，需要站在“本领域的技术人员”的角度来挖掘说明书中的内容，如上进行的争辩1），这些知识并未记载在说明书中，但是是作为“本领域的技术人员”应该知晓的内容，对于向审查员释明本申请与对比文件的不同是非常有帮助的。


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