禁止反悔原则的适用和专利确权程序中的应对，网页证据相关无效案例讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 禁止反悔原则的适用和专利授权确权程序中的应对讲解，网页证据相关无效案例讲解 。

禁止反悔原则的适用和专利授权确权程序中的应对讲解

禁止反悔原则是对专利法第59条“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”的一种补充，不可能超越专利法这一最基本的原则，在相同侵权成立时，无需考虑禁止反悔原则，只有当相同侵权不成立，进而需要依据等同原则来判断等同侵权时，才需考虑适用禁止反悔原则，即，禁止反悔原则仅是对于等同原则的一种限制[2]。

本文不对禁止反悔原则有关的理论问题进行探讨，而是立足相关的司法解释，从众多的案例中选出最高人民法院的四个典型案例，通过这四个案例来诠释侵权程序中禁止反悔原则的适用，并探讨授权确权程序中的应对。

一、法律依据 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）（以下简称“专利侵权司法解释一”）第六条首次将禁止反悔原则引入中国专利制度：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（法释〔2022〕1号）（以下简称“专利侵权司法解释二”）第十三条进一步规定了适用禁止反悔原则的限制条件：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2022）》在第61~64条中分别针对禁止反悔原则的定义、适用范围、适用条件、适用前提等进行了细化规定。

此外，最高人民法院在《最高人民法院知识产权审判案例指导》（第一辑~第十辑）中遴选了多个涉及禁止反悔原则的案例，明确了裁判标准。

二、典型案例分析 案例1 涉案专利的权利要求1涉及一种汽车地桩锁。

本案的争议焦点之一是，法院能否主动适用禁止反悔原则。

在本案中，一审和二审法院认为，专利权人在专利权授权审查程序、专利权无效宣告审查程序和随后的司法审查程序中对有关技术特征进行的说明，以及专利复审委员会和相应司法审查中法院的认定，也是解释权利要求的重要依据，法院在认定等同侵权时，也应该依职权根据案件事实审查是否适用禁止反悔原则，将等同侵权限定在恰当的范围内。

申请再审人（专利权人）认为，被申请人（被诉侵权人）没有提出以禁止反悔原则作为抗辩理由的主张，二审法院主动适用禁止反悔原则缺乏法律依据。

最高人民法院认为，禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，现行法律以及司法解释对人民法院是否可以主动适用等同原则未作规定，为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡，亦不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制，因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。

另外，该案的裁定结果表明，仅意见陈述也会导致禁止反悔原则的适用。

对此，还可以参考案例2。

案例3 涉案专利的权利要求1涉及一种药物组合物。

专利申请人在实质审查过程中因克服权利要求得不到说明书支持的缺陷而将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，获得授权，涉案专利公开文本的说明书中明确记载了“可溶性钙剂是葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。

被控侵权人生产的产品中包含葡萄糖酸钙，专利权人主张被控侵权产品与涉案专利的技术方案等同，而被控侵权人则抗辩不构成等同。

一审和二审法院认为，只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效果，并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用，故此本案中修改不产生禁止反悔的效果，认定被控侵权产品落入涉案专利保护范围。

最高人民法院认定，专利权人在专利授权程序中所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案，因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。

被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1 中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围，原判决对禁止反悔原则的理解有误，将二者认定为等同特征不当。

网页证据相关无效案例讲解

在针对外观涉及的无效宣告案件中，相较于涉及发明及实用新型的无效宣告案件，使用专利文献之外的证据的可能性更大，特别是网页证据。

以下，代理师以一件最新的无效案例（其中，请求人提交的所有网页证据都未被采信）为切入点，对无效宣告程序中网页证据的认定规则进行探讨，并提出代理师的意见和建议，以期为实务工作提供借鉴。

二、无效案例介绍 针对201330013435.6号外观设计专利（下称涉案专利），请求人于2022年07月29日提出无效宣告请求，国家知识产权局于2022年10月23日做出第42022号无效宣告请求审查决定。

在该案中，请求人提交的全部现有设计证据都未被采信，因此没有进行任何对比分析。

具体而言，请求人先后提交了如下证据来证明涉案专利不符合专利法第23条第1款的规定。

证据1：TECHFEVER网站网页截屏打印件及中文译文； 证据2：Repubblica网站网页截屏打印件及中文译文； 证据3：CENT网站网页截屏打印件及中文译文； 证据4：PRWEB网站网页截屏打印件及中文译文； 证据5：公开号为WO2014/106812A3的PCT专利公开文件打印件及中文译文； 证据6：浙江省杭州市东方公证处出具的（2022）浙杭东证字第6114号公证书复印件； 证据7：Bing搜索证据3得到的网页快照截屏打印件； 证据8：百度搜索证据3得到的网页快照截屏打印件； 证据9：Darphyniasdiary网站网页的截屏打印件。

证据10：（2022）浙杭东证字第13449号公证书复印件； 其中，证据6为证据1-4的公证文件，证据10是证据7-9的公证文件。

请求人所主张的证据组合如下：证据1、证据2、证据3分别作为现有设计；证据5用于佐证证据1的真实性；证据7及8用于佐证证据3的真实性；证据9用于佐证证据1及2的展会公开。

专利权人于2022年09月18日提交了意见陈述书及如下反证：

反证1：公证书，用于证明证据1的网页无法访问，证据2及3的网页内容与请求人提交的内容不同； 反证2：公证书，用于证明同一必应快照内容与证据7不同。

基于请求人与专利权人提交的上述证据，国家知识产权局做出了如下认定。

1。证据1的TECHFEVER网站网页 请求人认为，证据1的网页来源于国外的以发布新闻的方式介绍科技资讯的网站，从页面看没有提供修改编辑的功能，该网页的发布时间为2013年01月11日，并且证据5的专利文献的国际检索报告中引用了该网页，因此，该网页是真实的且其公开时间为2013年01月11日，该网页中记载的图片为涉案专利的现有设计。

证据5的国际检索报告 专利权人为了反驳该证据，提交了反证。

该反证公证书中显示输入证据1的网址但无法打开相应网页。

国家知识产权局认定，首先，证据1的网站管理、该网站中页面内容的发布、修改、编辑等情况均不明确，证据5中网页地址与证据1不同，不具有关联性；并且，反证1显示通过相同的步骤未能成功登陆该网站，至少可以证明该网站的运营稳定性不足。

因此，证据1不能用于评价涉案专利。

2。证据2的Repubblica网站网页及证据3的CNET网站网页 请求人主张证据2为意大利共和国日报官网上发布的文章，其发布时间为2013年01月14日。

专利权人提交的反证中显示，与证据2网址相同的页面显示了不同的图片内容。

与证据1相同，国家知识产权局认定证据2的网站管理及具体页面的发布、修改、编辑等均不明确，并且反证证明相同网页显示了不同的内容。

因此，无法确定证据2中的图片已在申请日之前处于公众想得知即可得知的状态。

针对证据3的CNET网站网页，与证据2相同，由于权利人提交了相同网页但图片不同的证据，国家知识产权对该证据也未予以采信。

关于其他佐证 请求人为了佐证证据1及2的真实性，提交了证据9。

证据9为某作者在其美国博客中发表的博文，该博客中记载了“之前，我给Luna Mini做过一个简短的实际上并不能称为评论的评论。

那时我并没有购买Luna Mini，但是之后不久就购买了。

在2013CES电子展期间，我恰好来到了Foreo的展台。

……”同时附有相关产品图片。

对此，虽然专利权人没有提交任何反证，但是，国家知识产权局认定，该美国博客网站的资质及运营情况不明确，一般来说，博客的可见范围是可以设定的，发布之后发布者也可对文章内容进行修改且没有记录可供查询，因此仅凭现有证据无法证明2013CES展会上是否已经公开了Luna Mini产品。

关于证据7的必应快照，虽然快照时间早于申请日，但是由于专利权人提交了反证证明同样时间的必应快照显示了与证据7不同的页面图片。

因此，国家知识产权局认为必应快照的时间并不唯一对应一个特定网页，不支持证据7必应快照的时间可以作证证据3图片的公开时间。

关于证据8的百度快照，国家知识产权认为快照时间晚于申请日，且百度快照仅仅抓取文本内容，因而认定证据8不能够佐证证据3图片的公开时间。

可见，国家知识产权局未采信证据1-3作为现有设计，进而认定请求人提出的无效理由都不成立。

英国最高法院就Unwired Planet诉华为等案件作出的判决

上诉背景 英国最高法院的两起上诉案件，都带来了有关国际电信市场的重要问题。

上诉涉及到的英国专利侵权诉讼，据称是对实施移动电话国际标准至关重要的专利，因为无法在不侵犯专利的情况下制造、销售、使用或运营符合标准的移动电话和其他设备，这类专利被称为标准必要专利（“SEP”）。

被质疑的国际标准是由欧洲电信标准协会（“ETSI”）为2G（GSM）、3G（UMTS）和4G（LTE）制定的标准。

ETSI拥有来自五大洲66个国家的800多名成员，是欧盟电信行业公认的标准制定组织。

除此之外，它制定了实现统一欧洲电信大市场所需的技术标准，以便移动电话和其他电信设备能有国际通用性。

一旦标准被采用，存在的风险是SEP所有人可能会通过拒绝许可发明或收取过高的专利使用费来扰乱国际电信市场。

因此，ETSI要求成员向其申报任一可能用于电信行业标准的专利。

根据其知识产权政策，ETSI要求SEP所有人按照“公平、合理和非歧视性”（“FRAND”）条款作出不可撤销的专利技术许可承诺。

这使得人们可以执行那些获得SEP保护技术的标准，同时也为使用其标准必要专利的SEP所有人提供了合理的报酬。

第一起上诉（“Unwired上诉”）涉及Unwired对华为提起的诉讼，指控华为侵犯了Unwired宣称是SEP的五项英国专利。

涉案的SEP是Unwired从爱立信收购的全球专利组合的一部分。

Unwired的业务是向制造和销售电信设备的公司授予专利许可。

爱立信此前曾将相关SEP授权给华为，但该授权已于2012年到期。

2022年和2022年，进行了三次技术性审理，其中两项SEP被认定为是有效且必要的，而另外两项SEP则被认定为无效。

在德国，华为也被认定侵犯了Unwired公司一项或多项SEP，华为在中国对Unwired的两项专利挑战也未能成功。

在此后的非技术性审理中，法官认定依据FRAND条款Unwired承诺的SEP许可在英国法院是可审理和可执行的。

该法官认为，实施者拒绝按照法院认定的FRAND条款获得许可，会面临一项英国专利侵权禁令。

在此情形下，当事方可自愿和合理地就全球许可达成一致，即专利组合的许可方Unwired和几乎遍布全球销售的实施者华为公司之间的FRAND许可。

法官接着确认了属于FRAND范围内的特许权使用费和其他许可条款。

第二起上诉（“Conversant上诉”）涉及Conversant公司对华为和中兴提起的诉讼，指控侵犯了其四项英国专利。

这些是2011年Conversant从诺基亚收购的约2000项专利和专利申请组合的一部分，涵盖40个国家。

Conversant认为，这部分组合包含28项属于SEP的同族专利。

与Unwired一样，Conversant也是一家收取专利许可费用的知识产权许可公司。

华为和中兴通讯申请驳回Conversant的主张，理由是英国法院不享有判定外国专利有效性的管辖权，或以英国法院审理此案不适格为由申请中止诉讼。

主审法官驳回了上述两项申请。

他认为，英国法院有权执行ETSI知识产权政策下的承诺并对FRAND许可条款作出判定，这并没有侵犯外国法院有关外国专利侵权或有效性的管辖权，因为英国法院确定的任何许可条款都可以调整以适应外国法院的相关裁决。

英国上诉法院就Unwired和Conversant的两起上诉案件维持了原判。

华为和中兴之后向英国最高法院提起了上诉。

判决 英国最高法院全体一致驳回了这两起上诉。

全席法庭作出判决，确认ETSI根据其知识产权政策设定的契约安排赋予了英国法院裁定跨国专利组合全球许可条款的管辖权。

判决理由 这两起上诉触及五项对国际电信市场很重要的问题。

问题1：管辖权问题 两起上诉都涉及管辖权问题。

要求英国最高法院判定本国法院是否具有管辖权，且在没有双方同意的情况下是否可适当行使以下权力：（a）授予禁令以限制侵犯SEP英国专利，除非发明专利的执行者签订了多国专利组合的全球许可协议；以及（b）判定类似许可的特许权使用费和其他条款。

英国最高法院认定，英国法院享有管辖权并可适当行使相关权力。

本国专利的有效性和侵权问题属于专利授予国法院的裁决范围。

然而，ETSI根据其知识产权政策设定的契约安排赋予英国法院享有裁决包括外国专利在内的专利组合许可条款的管辖权。

最高法院首先考虑了华为的论点，即ETSI的知识产权政策仅允许英国法院裁决英国SEP的许可条款且在英国法院已认定这些SEP有效且被侵权的情况下。

法院驳回了该论点，理由是它与ETSI知识产权政策目标背道而驰，也没有充分考虑到更广泛的背景。

法院还驳回了华为的意见，即该知识产权政策认定实施者侵犯其专利的情况下禁止SEP所有人向本国法院申请禁令。

相反，本国法院可以授予禁令才是该知识产权政策寻求实现平衡的必要组成部分，因为该政策是为了激励实施者为使用SEP所有者专利组合而进行谈判并接受FRAND条款。

华为辩称，作为商业谈判的内容之一，专利实施者可选择自愿同意的条款与法院强行施加的条款是存在明显区别的。

法院驳回该理由。

它认为，ETSI知识产权政策应该预想到法院可以对许可条款是否符合FRAND原则作出裁决，且法院作此评估时应考虑并借鉴现实的商业实践。

针对华为提出的英国法院对争议（或有潜在争议）的外国专利许可条款没有裁定管辖权的观点，英国最高法院持不同意。

在此处上诉中，下级法院并未对可能超出管辖范围的外国专利有效性或侵权作出裁决。

相反，他们着眼于这项专利组合许可的行业实践，并将ETSI的知识产权政策理解为推动SEP许可。

如果实施者担心专利组合中的必要专利有效性和侵权问题，则可以寻求保留对这些专利提出质疑的权利，并在专利质疑成功的情况下要求降低许可条款中应支付的特许权使用费。

最高法院不认同华为关于英国法院做法与外国法院不一致的意见。

它认为，初审法官在Unwired上诉中的做法与其他司法辖区的判决一致，在适当的情况下这些法院可以对全球FRAND许可条款作出裁定。

华为提出英国法院通过行使自由裁量权对一项SEP侵权专利发布禁令，从而将华为产品排除在英国市场之外是不恰当的，英国最高法院对此不予认同。

问题2：属地适格问题 属地适格问题仅出现在Conversant上诉中。

它涉及两个分歧。

第一个分歧是，英国高等法院是否应该：（a）撤销管辖范围之外华为和中兴的服务；且（b）永久搁置华为和中兴英国子公司的诉讼，理由是中国比英国更适合审理这一争议。

适格的法院地（或“方便法院地”）原则要求由英国法院确定是由本国法院还是由提出的享有管辖权的外国法院来判决双方之间的争议。

华为和中兴辩称，中国法院是判决他们与Conversant之间的纠纷更适格的属地。

然而，最高法院认为，这一理由注定不足，因为至少在没有各方当事人同意的情况下，中国法院目前没有确定全球FRAND许可条款所具备的管辖权。

相比之下，英国法院有此管辖权。

英国最高法院称之为“案件管理”的第二个分歧，即在对Conversant中国专利有效性提出质疑的中国诉讼结束之前，是否应暂时搁置英国诉讼。

最高法院认为，上诉法院有权拒绝任何案件管理解决方案。

问题3：非歧视问题 非歧视问题出现在Unwired上诉中，涉及许可条款规定的非歧视性要求。

华为辩称，FRAND承诺的非歧视部分是“严酷的”，这意味着，相同的情况必须一视同仁，不同的情况必须区别对待。

因此像Unwired这样的SEP所有人必须向所有被许可人授予相同或类似的条款，除非能证明存在区别对待的客观原因。

据此，Unwired向华为给予许可的全球使用费率应与之前与三星达成的许可协议有相同优惠。

英国最高法院认为，Unwired公司没有违反FRAND承诺的非歧视条款。

ETSI的知识产权政策要求SEP所有人，比如Unwired，“根据公平、合理和非歧视的……条款和条件”给予许可。

这是一项一体的综合义务，而不是三项不同的义务，即许可条款应公平、且单一的合理和单一的非歧视。

承诺的“非歧视性”部分表明，要获得FRAND资格，所有市场参与者都应获得独立的特许权使用费价目表。

这必须基于专利组合的市场价值，而不需要调整单个被许可人的特性。

然而，没有要求SEP所有者对所有类似处境的许可人同样授予最优惠的许可条款。

事实上，ETSI此前拒绝了在FRAND承诺中加入此类“最优惠许可”条款的提议。

问题4：竞争问题 在Unwired的上诉中，华为辩称，Unwired的禁令申请应被视为优势地位滥用，违反了《欧盟运作条约》第102条。

这是因为Unwired未能遵守欧盟法院在华为诉中兴（C-170/13号案件）作出的指导，因为它在启动禁令救济程序之前尚未给予FRAND许可承诺。

华为辩称，其结果是Unwired的救济措施应仅限于损害赔偿。

法院审议了华为诉中兴案涉及的第102条、该案事实以及初审法官和上诉法院的裁决。

最高法院认定，在没有通知或事先协商被指控侵权人的情况下提起禁令救济违反第102条。

然而，要求通知或协商的本质取决于案件具体情况，没有强制要求必须遵守华为诉中兴案达成的规定。

事实上，重要的是Unwired已经表明愿意按照法院裁定的FRAND条款向华为授予许可。

因此，Unwired并没有滥用行为。

问题5：救济措施问题 在这两起上诉中，华为都辩称，即便其侵犯了Unwired和Conversant的SEP，法院也不应该颁布禁令来阻止持续的侵权行为。

相反，法院更适当和相称的补救措施应基于被侵权英国专利的一份许可证书合理商定的特许权使用费，判予申请人损害赔偿，最高法院驳回了这一论点。

它认为，本法院没有任何依据可以用适当的损害赔偿裁决来代替Unwired上诉中授予并得到上诉法院支持的禁令。

Unwired或Conversant不存在利用禁令威胁收取高昂使用费的风险，除非他们提出的SEP许可符合法院认定的FRAND原则，否则他们无法实施其权利。

此外，损害赔偿裁定不能充分替代禁令救济。


更多关于 禁止反悔原则的适用和专利授权确权程序中的应对 ，网页证据相关无效案例讲解 的资讯，可咨询 乐知网。

(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 申请专利 发明专利申请