职务发明专利申请中主要是利用本单位的物质技术条件实践中如何认定？案例

案例：

吴某经过长期研究，开发出一种能源转换技术和设备，并提供图纸委托他人加工制造了一台能源转换设备。

1999年1月，吴某以该设备为固定资产作实物出资，与雷某一起注册成立A公司。A公司于1999年8月申请了名称为“一种可燃性垃圾的处理方法”的发明专利并获得授权，发明人为吴某。

2001年1月，吴某与B公司的田某共同申请了名称为“无害化处理垃圾的高温裂解炉及回收装置”的实用新型专利并获得授权，专利权人和发明人均为吴某和田某。

A公司认为该实用新型专利的设备即为A公司的能源转换设备，是为实施A公司的发明专利专门设计的，其在A公司成立之前就已研制成功，吴某以该设备出资后，该设备就成为A公司的固定资产，因此，利用该设备形成的实用新型专利应该是A公司发明专利的从属专利，属于吴某在A公司的职务发明创造，专利权应当归A公司所有。


分析与评述：

“主要是利用本单位的物质技术条件”强调的是本单位的物质技术条件在发明创造完成过程中的作用和比重。

在此类纠纷案件中，若单位主张发明创造的作出主要是利用本单位的物质技术条件，应当提供明确、具体的证据，例如协议、财务文件等，以证明发明创造的作出全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材、原材料和/或阶段性技术成果或关键技术。若所涉及的本单位的物质技术条件为本单位尚未公开的技术成果，则职工应当负有证明该技术成果已经公开的举证责任。

该案中，A公司主张所述实用新型专利应该归其所有基于两项理由：一是该实用新型专利保护的就是其拥有的固定资产“能源转换设备”，或者说是在其能源转换设备上完成的，因此，该实用新型专利的完成主要利用了A公司的物质技术条件，应当为职务发明创造；二是该能源转换设备是专门为实施其发明专利设计的专用设备，该实用新型专利作为涉案发明专利的从属专利，理应归A公司所有。

1.关于以上第一项理由

A公司成立时拥有一台吴某在A公司成立之前提供技术制作的能源转换设备作为公司的固定资产，A公司要证明所述实用新型专利为吴某在A公司所作的职务发明创造，应当举证证明：

（1）其拥有的能源转换设备与涉案实用新型专利的技术方案相同或等同；吴某在以所述能源转换设备出资时，将该能源转换设备相应的知识产权一并转移给A公司；

（2）在所述能源转换设备与所述实用新型专利技术方案不相同也不等同的情况下，证明所述能源转换设备技术属于A公司的技术秘密，完成所述实用新型专利必须利用或者借助于所述能源转换设备。

该案中，A公司既未能证明该实用新型专利技术属于A公司拥有的成果或申报的专利权，也未能证明涉案实用新型专利是吴某执行A公司的任务或者主要是利用了A公司的物质技术条件所完成的发明创造，因此不能证明该实用新型专利是吴某在A公司的职务发明创造。

2.关于上述第二项理由

所谓基本专利，指的是不依附于任何其他专利的最原始的专利；从属专利则是在基本专利的基础上进行改进所获得的专利，该专利的技术方案包括了基本专利的必要技术特征，其实施必然会落入基本专利的保护范围或者覆盖基本专利的技术特征，也必然有赖于基本专利技术的实施。

从属专利的形式主要有：

(1)在原有产品专利技术特征的基础上，增加了新的技术特征；

(2)在原有产品专利技术特征的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途；

(3)在原有方法专利技术方案的基础上，发现了新的未曾发现的新的用途。

该案中，首先，A公司并未充分证明B公司的实用新型专利的实施依赖于A公司的发明专利，所述实用新型专利是在发明专利基础上的改进；其次，实现方法发明技术方案的设备通常并不唯一，即使实现该案A公司方法发明的设备只能是该案实用新型专利所指向的设备，也不能否定发明专利与实用新型专利两个技术方案各自独立、非基本专利和从属专利的关系，因此无法证明涉案实用新型专利的权属问题。