外观设计专利和商标专用权冲突，该怎么办？

        饮料外包装上的“寶”字，一个拿出商标注册证投诉侵权，一个拿出外观设计专利权证证明使用合法。公说公有理，婆说婆有理，商标专用权与外观设计专利权冲突，使行政执法陷入困境。近日，阜南县市场监督管理局抽丝剥茧，细致分析，抓住要害，查外了这样一起商标侵权案。

市场发现“寶”字商标侵权饮料
        不久前，阜南县市场监督管理局接加多宝(中国)饮料有限公司投诉，称阜南城东农村市场上一家食品店销售的“某某宝”凉茶，突出使用“寶”字商标，与自己合法使用的第11926013号“寶”字注册商标主要部分相同、整体视觉效应近似，容易导致消费者混淆误认、误购，违反了《商标法》的规定，侵权了自己的商标专用权，要求市监部门查处。

根据投诉人的举报线索，阜南县市场监督管理局执法人员在某食品超市发现有被投诉的“某某宝”凉茶饮料。确如投诉人所述，其包装箱和手提袋上都突出印制着一个大大的“寶”字，同时外观的色彩、布局风格上与“寶”字注册商标极为相似。

        涉嫌侵权的“某某宝”饮料，标示为“河南某食品有限公司生产”。对比二者的包装可以看到，两者都是以金色的“‘寶’+背景图”为主图案，“寶”字均在界面中突出使用，且“寶”字都是繁体楷书，字体、颜色完全相同，文字、图案排列布局基本一致。唯一的区别就是右上角的“加多宝”被“某某宝”代替。

        《商标法》第五十七条规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”，“销售侵犯注册商标专用权的商品的”均属侵犯注册商标专用权的行为。

        执法人员经调查得知，“‘寶’+图形”是王老吉有限公司于2016年8月14日在商标局核准注册在第32类商品上的注册商标(第11926013号)。王老吉公司取得注册商标所有权后，于2016年9月9日签发授权书，授权加多宝(中国)饮料有限公司在产品包装和广告宣传中使用“寶”字商标，并授权全权处理侵犯“寶”字注册商标的一切侵权行为。

该超市从外地某食品公司购进该批饮料250件(310mlX16罐/件)，已销售210件，剩余40件。执法人员依法对剩余的40件饮料进行了查扣。

        正当执法人员在对案件进行初步调查时，被投诉的经营者提供了一份“某某宝”生产企业出具的《外观专利证书》复印件。证书载明，2016年12月14日该企业使用的“饮料瓶(某某宝)”外观图，被国家知识产权局授予“外观设计专利权”。以此证书，该企业否认了商标侵权，称自己是专利权的合法使用。

        原本较为明显的商标侵权的案件，因为专利证书的出现，使得问题变得复杂起来。办理案件的执法人员对此进行了深入分析。

商标专用权与外观设计专利权发生冲突

        一方拿着商标注册证投诉商标侵权，一方持有外观专利权证书回驳，两证相碰，谁是谁非，问题摆在了执法人员面前。执法人员对案件进行了深入分析，细致梳理法律法规规定，找到了解决依据。

        2009年11月9日，国家工商行政管理总局出台《关于如何处理商标专用权与外观设计专利权冲突问题的批复》(工商标函字〔2009〕291号)，明确规定：“一、商标专用权和外观设计专利权是重要的知识产权，分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得与行使，应当遵循诚实信用原则，不得以不正当手段侵害他人的在先权利。二、外观设计专利对他人在先商标专用权构成侵害的，工商行政管理机关可以依照《商标法》及其实施条例的有关规定，及时作出处理。 ”

        此批复中，“他人在先”是个关键点。从当事双方提供的证书可以看到，“寶”字商标是2016年8月14日获得注册，“饮料瓶(某某宝)”是2016年12月14日获得外观设计专利。商标注册早于专利授权4个整月。

        据此可以认定“饮料瓶(某某宝)”外观设计专利对“寶”字在先的商标专权构成了侵害，市场监督管理机关可以依照《商标法》及实施条例的有关规定进行查处。

依据《商标法》及其实施条例查处

        执法人员查实，王老吉有限公司从2012年12月份开始向商标局申请注册“寶”字商标，直到2016年8月14日核准注册。为宣传“加多宝”，从2012年5月起，加多宝公司先后投资数百亿元，在央视和20多家省级卫视和众多地方电视台、广播台、报刊杂志投放大量“加多宝”宣传广告，画面的主题就是“寶”字。并且在2012年10月18日，带有“寶”字中国结图案的《怕上火喝加多宝》美术作品获国家版权局颁布发的《著作权登记证书》。由此可见加多宝的“寶”字知名度和市场影响力已非一般商品可比。

        根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款“关于商标近似”和“认定商标相同或者近似原则”，以及国家工商总局颁布的《商标审查标准》第三部分中“关于组合商标近似审查规定”等规定，被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定联系的，判定为近似商标。

        据此，执法人员认定“某某宝”饮料使用了与“寶”字注册商标相似的商标，构成了商标侵权行为。依据《商标法》及其实施条例的规定给予了责令停止销售侵权饮料，没收扣押在案的侵权饮料40件的行政处罚。