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一带一路，出海企业如何做商标布局与商标风险控制

专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间：2021-04-06 15:20:07


一带一路，出海企业如何做商标布局与商标风险控制

商务部数据，2018年中国与一带一路沿线国家的贸易总额已达1.3万亿美元，同比增长16.3%，一带一路沿线国家有极为广阔的市场前景。6年来，一带一路国家的基础设施建议以及投资环境都大有改善，中国企业更应抓住机遇，积极走出去。
 
商标法角度，笔者分析企业应该如何走出去。商标界有一个说法，“市场未动，商标先行”。商标作为企业发展海外品牌市场的法律排头兵，要怎样先行呢？
 
第一步，定标。企业需要依据自身定位，选定适合推向海外的商标品牌。结合产品的特性，那些简单易记的臆造词是企业的首选。对于产品单一的企业而言，则可以优先选择将商号对应的英文商标投向海外市场，对于品类众多，甚至是跨界经营的企业而言，则可以对商标进行分级，核心品牌对应的为主商标，或者对市场进行分级。
 
第二步，对标。定标之后，企业面向大开方便之门的丝路市场仍感到迷茫，是应该一步到位进行全球商标布局呢，还是分阶段的按国家梯队进行布局呢？这时，企业就需要一个参照的标杆来作为指引，也就是我们说的“对标”。
 
具体做法，选择业内一到三家领先企业，分析了解领先企业的主要商标、国家地区、注册的类别分别有哪些。将自身的商标进行一一比对，商标是否有主次之分，是否有主次之分之必要；去向的国家和地区是否同质化，是否需要分阶段来推进；注册的类别是否仅限于某一类，或某几类。
 
企业可以先采取“拿来主义”，用领先企业的布局方案进行套用，然后借鉴领先企业的商标布局经验，形成自有商标布局战略，最后将优化后的布局战略固化，在企业内推行。
 
同时通过研究领先企业的注册细节，分析注册商品项目的具体描述，找到其研发的新方向，企业可以适时制定和调整企业的产品和市场战略。而如果企业通过评估发现这些领先企业已经垄断相应市场，还可以选择反其道而行，选择这些领先企业所未布局的市场进行开拓。
 
第三步，在理清商标和市场情况后，非常重要的一步是了解当地法律法规，和中国商标法进行对比分析，以避免触碰注册禁忌。例，在可注册商标层面，各地的注册禁忌较多，丝绸之路的腹地，中东地区，因为宗教文化的差异，黄颜色，猪的图形都禁止注册。图形商标的注册尤其需要注意各地风土人情及商业习惯。
 
法律准备工作做好后，就可以正式展开商标申请布局了。对商标专用权的确认和取得，世界各国有不同的规定，归纳起来大致采用“注册原则”、“使用原则”和“混合原则”这三种方式。目前只有美国等少数几个国家采用使用原则，但申请注册是形成商标专用权的唯一法律事实，因而通过商标注册来固化并强化商标权，是大多数国家和地区所认可并采用的方式。
 
全球商标获权方式一共有三种途径进行商标申请。分别是马德里国际商标注册，区域性组织商标注册，单一国家/地区商标注册。
 
在进行商标布局后，就进入商标真正难题了，企业遇到的商标难点和痛点问题有哪些，以及企业应该采取的应对策略？
 
风险应对，首先是监测。可提供全球商标监测的机构不少。监测全球范围内进入商标公告期的相同或近似商标。还有竞争对手商标监测，进而了解行业动态，为企业拓展商标布局，提供思路。
 
全球运用对抗性程序解决商标纠纷的情况也很多。依据审查机关不同，分为行政和司法两种途径。而具体的对抗程序，撤销，和无效，涉及到要消灭或消除第三方的商标专用权，在部分国家不属于行政程序，而是司法程序。
 
从法理角度而言，异议理由通常五种，第一种是违反商标法关于商标注册或使用的禁止性规定；第二种是商标缺乏显著性；第三种是与在先商标冲突；第四种是恶意注册；第五种是与其他在先权利冲突。运用的最多的是第三种，在先商标权又分为两种，注册在先，使用在先。
 
针对监测到的与自有商标近似或相同的商标，权利人认为易造成混淆和误认的，如果利害关系人在意向市场发现进入公告期的商标，又该怎样提起异议呢？
 
《保护工业产权巴黎公约》的规定，申明优先权需要在首份申请提交后6个月内在其他法域提出。针对部分公告前置或无实审程序的地区，进入公告期的商标其申请日与公告日相隔较近。权利人可以基于公告商标的申请日向前推6个月，核查是否在《巴黎公约》成员国内递交有商标申请，如有，可在异议国提交一份商标申请，声明优先权，即可获得一份早于公告商标申请日的在先商标申请权，从而启动异议。
 
异议针对的是进入公告期的商标，针对那些已经注册的商标，尤其是抢注的商标，又要怎样应对呢？
 
企业遇到此类情况先对抢注商标的信息进行背景调查；核实抢注商标的基本信息，从注册和使用两方面入手，查看注册商标是否满足撤销或者无效的要件，使用的主体与注册主体是否一致，商标的使用形式与注册形式是否一致。背景调查完成后，针对有商业合作关系的，可与抢注人进行协商，探讨转让的可能性；或者在主管当局接受的情况下，出具共存协议，让双方商标共存。
 
如果协商方式不能解决商标纠纷，结合商标调查报告，对抢注商标发起挑战，不使用撤销，无效等对抗性程序，排除障碍。
 
之前，还可向抢注人发出警告信。如果运用得当，警告信可以实现以最低成本的维权。
 
对于有侵权或被侵权风险担忧的权利人，在使用之前，权利人会考虑先进行宣传推荐以打响知名度，例如跨国参展，商业赞助等等。赞助活动并非传统意义的商标使用行为。赞助球队和赞助球赛又有所不同。
 
由于商标资源的稀缺性，且商标权本质上是一种垄断权，因而因商标冲突引发的侵权问题时有发生。对于可能的侵权诉讼，权利人最重要的准备工作是提前了解当地维权程序。作为主攻方，尽可能地收集并固定侵权证据是启动侵权诉讼的重要武器。而作为防守方，在确认侵权指控事实清楚之后，需要正面应诉，同时寻找原告侵权主张是否存在瑕疵或漏洞，通过增加对抗筹码来争取机会，进而赢得诉讼或达成和解。
 
商标战只要不放弃，穷尽一切救济途径，就可以成功争取到商标权。在了解商标策略后，企业仍能做到市场未动，商标先行，就实现了企业商标保护的初衷。
 
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