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从实际案例看如何应对337调查签发的排除令
美国国际贸易委员会（简称ITC）的337调查是产品制造商最怕的事件之一，被提起337调查后，若被告厂商败诉、ITC很可能针对被诉产品签发禁止输入美国的排除令，被诉产品将失去美国市场的销售机会。
难道一但败诉收到排除令、被诉产品就只能被挡在美国市场之外吗? 不一定，从近期的Diebold v. Hyosung一案看 如何正确应对337调查排除令，使被诉产品能在短时间内重回美国市场销售。
本案背景
原告Diebold Nixdorf, Inc.、Diebold Self-Service Systems (以下合称「Diebold」)、被告Hyosung TNS Inc.、Nautilus Hyosung America Inc.、HS Global, Inc., (以下合称「Hyosung」) 都生产销售自动取款机(ATM)，原告Diebold是美国公司、被告Hyosung是韩国公司。
Diebold根据包含US6082616在内的6篇美国专利在ITC对Hyosung提起337调查，最终ITC认定Hyosung的部份型号产品侵犯上述US6082616专利权(以下简称诉争专利)，于2017年5月19日签发了有限排除令（Limited Exclusion Order）。
收到排除令、被告的应对策略
Hyosung收到ITC签发的排除令后，制定了一套短期和长期的应对方案：
短期，Hyosung立刻根据更改设计后的新版本产品向美国海关及边境保护局(USCBP)提起行政裁决，期望更改后的新设计能避开诉争专利范围、暂时让产品仍然能够在美国销售；
长期，Hyosung 将ITC的排除决定上诉至美国联邦上诉法院(CAFC)，期望能够撤销ITC的侵权决定、甚至希望能透过上诉法院直接将专利无效。
短期方案：解决产品不能进入美国市场的燃眉之急
本案中Hyosung于排除令签发后的第7天就向美国海关及边境保护局提起行政裁决，主张更改设计后的新版本产品已不再具备诉争专利特征、不落入其专利范围。
最终，美国海关及边境保护局认定重新设计过后的产品已不再具备诉争专利的必要特征「服务开口(service opening)」，因此裁定不落入诉争专利范围，故不受排除令限制而允许进入美国销售。
以很短的时间(从行政裁决的提起至下发结果不到两个月)就解决了眼下对公司经营影响最大的美国市场销售禁令。
从本案看出，产品被诉侵权后，被告厂商最好尽快启动更改设计、排除诉争专利的必要特征，而非等到判决结果出来后才开始更改产品设计，这样才能在排除令出现后的第一时间立刻根据新设计对美国海关及边境保护局提起行政裁决，最小化排除令对产品销售产生的影响；
另外，提起行政裁决后，最好能提交更改设计后的产品实物，更能增加美国海关及边境保护局认同的机会。
长期方案：尝试反转侵权决定，甚至争取将诉争专利无效
虽然更改产品设计以排除诉争专利特征是一种应对排除令的方式，但这些被更改的原设计、很多是有功能价值的，长期来说对被告最好的结果是保留原设计的情况下却不被排除令阻挡在外。
要保留原设计而不侵权、就要将ITC签发的排除决定上诉至CAFC，常见的上诉挑战的方式有：
(1)上诉主张专利无效、
(2)上诉主张产品未落入专利范围、
或(3)上诉主张原告不具备起诉资格等。
本案中，Hyosung于上诉阶段同时使用了以上三种方式：
(1) 主张诉争专利无效：Hyosung主张透过现有技术文献的组合，诉争专利不具备创造性，Hyosung还主张ITC认为「不存在现有技术组合的启示」观点也是错误的。此无效主张最终并未被CAFC采纳，最终仍认定诉争专利有效。
(2) 主张产品未落入专利范围：Hyosung主张ITC错误的解释了权利要求特征「service opening」，并且主张被排除的产品并未落入诉争权利要求中。
由于诉争专利于上诉期间已经专利期间届满失效，因此CAFC并未就此主张进行判决，而是直接认定由于专利期间届满的缘故，故撤销ITC签发的排除令。
(3) 主张原告不具备起诉资格：Hyosung主张Diebold不符合启动337调查的「国内实业」(domestic industry) 原则。
Hyosung主张Diebold使用的美国国内投资证据(Diebold使用其于2005年至2010年用于研究和开发的投资作为证据)、距离本案起诉已经超过五年、且与目前的投资并无实质意义上的关联，故不符合国内实业原则中的经济部份(economic prong)要求。
然而CAFC于判决中写到，并无法规要求国内实业原则的判断不得使用五年以上的投资作为证据、且先前的投资有关联到目前进行中的服务或产品组装花费，故符合国内实业原则中的经济部份要求。
小结
从本案可知，遭337调查签发排除令的应对方式不少，只要被告从短期方案的产品回避设计并对美国海关及边境保护局提起行政裁决、至长期方案的对CAFC提起上诉挑战，正确应对后，有大概率避免产品被排除令挡在美国市场之外。
被提起337调查后、被诉厂商应尽早启动被诉侵权产品的回避设计，才能在败诉时立即提起行政裁决，由于美国海关的行政裁决一般非常快速(本案不到两个月)，因此变更设计后的产品仍有机会很快重回美国市场。
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关键词： 专利代理 专利侵权 知识产权
