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案例：日本发明专利中，方法限定的产品权利要求保护范围的解释

专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间：2021-03-31 23:08:23



        案例概况：
 
        Teva制药工业有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）基于其包含方法特征的产品权利要求分别向协和发酵麒麟有限公司（Kyowa Hakko Kirin Co, Ltd.）和另一日本公司（Tori Co. Ltd.）主张专利侵权【案号分别为：平成24年（受）第1204号和第2658号】。
 
        案件争议的焦点在于：专利的保护范围是否包括制备和销售药物的行为，如果有药物符合权利要求中化合物的剩余量、但用不同于该权利要求的方法制备时，是否落入该专利保护范围。
 
        在日本知识产权高等法院作出的判决当中，法院认为对于包含方法特征的产品权利要求应当区别对待：
        1.在申请专利时无法或者很难用产品结构或者特性限定产品的包含方法特征的产品权利要求；
        2.不存在第1点中所述情形的包含方法特征的产品权利要求。
如无证据，将假设包含方法特征的产品权利要求属于第2种情形，权利要求的保护范围将受到其中的方法特征的限制。而在第1种情形下，包含方法特征的产品权利要求将不受其中的方法特征的限制，即只要产品相同，即构成侵权。
        因为Teva案不属于上述第1种情形，被告药品的制备方法与涉案专利限定的制备方法不同，所以侵权不成立。
 
        日本最高法院在其2015年的判决中推翻了日本知识产权高等法院的判决，明确认为方法限定产品的权利要求应解释为包括用与该权利要求方法不同的方法制备的产品。
 
        日本最高法院的意见为：
 
        对于产品发明来说，即使在权利要求中限定了产品的制备方法，发明的保护范围和发明点仍然应当确定为涵盖具有相同结构和特性的产品，即适用“产品相同理论”。
 
        根据该“产品相同理论”，包含方法特征的产品权利要求的保护范围涵盖任何与之具有相同结构的产品，并不局限于通过权利要求中限定的方法制备的产品。但是，日本最高法院同时提高了对包含方法特征的产品权利要求的“清楚”要求，从而使得这种包含方法特征的产品权利要求事实上很难获得授权或者维持有效。
 
        对于产品权利要求中的方法特征，就相应的产品结构或者特性而言，其通常是不清楚的。
 
        如果制备产品的方法包含在了产品权利要求中，只有当用产品的结构或者特征来直接限定请求保护的产品是不可能或者完全不切实际的时候，该权利要求的表述才可能满足“清楚”要求。
 
        日本最高法院的上述判决在为权利人打开一扇窗的同时却关上了整个大门。在排除了所谓“制备方法限制理论”从而使得包含方法特征的产品权利要求涵盖任何与之具有相同结构或特性的产品而不考虑产品的制备方法的同时，日本最高法院对此类权利要求提出了更严格的“清楚”要求。同时，其根据“产品相同理论”来评价专利性也会使得包含方法特征的产品权利要求的获权和有效性成为一个较大挑战。




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