专利授权时对等同对象的可预见性，《KSR案后各国家和地区的专利创造性标准》

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专利授权时对等同对象的可预见性讲解

在专利侵权判定中，有两个与可预见性相关的问题。

第一个问题涉及申请专利时可预见的等同技术是否适用等同原则的问题，也即本文将要讨论的等同原则的可预见性限制。

第二个问题涉及在对权利要求进行了限缩性修改后适用禁止反悔时的不可预见例外。

该不可预见例外是美国2002年的Festo案确定的适用禁止反悔的三种例外情形之一。

所谓等同原则的可预见性限制指的是等同原则不能囊括专利权人在申请专利时已经可以预见到并且应当涵盖在权利要求保护范围之中的技术方案（陈钧，《专利侵权诉讼中等同原则的适用与限制》，《创新？知识产权》2012年第8期）。

在2002年确定了捐献原则的Johnson 案中，Rader法官在其并存意见中指出：等同原则不适用于专利的撰写人在申请专利时可以合理预见并可以包括在权利要求书中的内容。

理论上，可预见性限制并不绝对排除对专利授权日（也有人主张是申请日）前存在的等同技术适用等同原则。

但是，也有专家建议对等同原则采取严格的可预见性限制规则，例如，根据上海市高级人民法院民事审判第三庭在《等同侵权的司法认定》中的意见，只有由于技术的发展而出现的等同特征的替换可以主张等同侵权。

可预见性限制有助于强化权利要求的公示和划界作用，但是也意味着专利权人承担更大的预见责任。

在美国联邦巡回上诉法院于2014年2月做出的Ring & Pinion案（Ring & Pinion Serv。 Inc。 v。 ARB Corp。 Ltd。， 743 F。3d 831 (Fed。 Cir。 2014)）中，法院认定，“在等同原则的适用上，过去没有，现在也没有，可预见性限制。

Ring & Pinion案涉及一种锁止式差速器的发明专利。

该差速器允许汽车在打滑的时候轮胎以不同的速度转动，从而防止失去牵引力。

专利权人ARB的前分销商， Ring & Pinion， 在联邦地方法院提起确认不侵权之诉，请求确认其产品Ziplocker没有侵犯所述专利的专利权。

后来，双方当事人在诉中达成协议，认为，“如果法院认定在申请时对等同对象的可预见性禁止等同原则的适用，则被诉的差速器将不构成等同原则下的侵权”，相反，“如果法院认定在申请时的可预见性不禁止等同原则的适用，则被诉的差速器将构成等同原则下的侵权”。

Ring & Pinion也承认其差速器是专利产品的等同产品。

在向法院提交的争辩意见当中，Ring & Pinion认为，因为其产品在ARB申请专利的时候是可预见的，但是却没有在权利要求书中请求保护，所以此处不适用等同原则。

联邦地方法院驳回了Ring & Pinion关于可预见性限制的主张，但是认定其产品在等同原则下不构成侵权。

所以ARB提起了上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了一审判决，指出“在等同原则的适用上，过去没有，现在也没有，可预见性限制”，并认为，依据双方当事人的协议，应当认定等同侵权成立。

联邦巡回上诉法院认为，“长期以来已经认识到，在等同原则下认定是否构成侵权时，已知的可互换性（Known interchangeability）支持认定等同侵权”，“排除在授权时可预见的等同对象将直接与法院长期以来确认的“已知的可互换性”支持等同原则下的侵权的认定相矛盾”，所以，“专利授权时对等同对象的可预见性不是适用等同原则判定侵权的障碍”。

这个判决明确了美国等同原则的适用不包括可预见性限制。

等同原则涵盖了在申请专利的时候可以预见但是没有字面请求保护的各种变化形式。

法院还强调，对于功能性特征，等同原则的适用也没有可预见性限制。

所以，在撰写专利申请文件的时候，撰写的权利要求不是必须覆盖所有可以预见的变化形式。

《KSR案后各国家和地区的专利创造性标准》

根据专利法第二十二条第一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。

发明和实用新型具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。

创造性的判断主体，即“本领域的技术人员”，是一个假设的“人”。

其出发点之一是为了统一审查标准，避免在授权、确权程序中出现“同案不同判”的情况，保证客观、正确地评判创造性。

根据审查指南第二部分第四章2.4节关于“本领域技术人员”的定义，其具有如下能力：

他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力；如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

简而言之，本领域技术人员对于所有现有技术都是非常熟悉的，也具有常规实验的能力。

这些都是无可厚非的，也是与“现有技术”的定义一脉相承的。

但是该定义进一步规定了“本领域技术人员”“不具有创造能力”。

这一句话看似正常，实则含糊不清，因为审查指南并没有进一步解释何为“创造能力”。

“创造能力”是和“创造性”相对应的，“创造能力”的主体应当是人，而“创造性”的主体应当是物，即专利申请。

只有有“创造能力”的人才能得出有“创造性”的发明，没有“创造能力”的人也必然做不出有“创造性”的发明。

遗憾的是，由于审查指南没有进一步对“创造能力”进行定义，不同的人对其具有不同的理解。

在审查实践中，对创造性的审查仍然具有很大的不确定性。

甚至导致事后诸葛亮式的判断方式。

可见，虽然审查指南试图通过引入一个较为熟知的、争议较小的概念(即，不具有创造能力的本领域技术人员)来方便另一看似疑难（即，创造性）的概念的审查，然而，实践中，如同以上分析的那样，引入“假设人”的定义以规范审查标准的努力至少没有想象的那样成功。

实际上，由于缺乏对“创造能力”的定义和一致性的认同，因此在实审、复审无效、和诉讼等程序中，关于同一案件的创造性，各方仍经常存在较大分歧，他们往往都以本领域技术人员自居，但得出截然不同的结论。

二、关于创造能力的理解 既然审查指南中没有明确给出“创造能力”的定义，笔者试图参考一般性的文献对其进行探讨。

从词源来看，“创造”一词由来已久。

在我国古代《汉书·叙传下》中，即有“创，始造之也”之说。

这是历史上最早出现“创造”两字，这其中暗含了初始制造，首次制造的含义。

根据《词源》的解释，“创造”，是由两个字组合的，“创”的主要意思是“破坏”和“开创”，“造”的主要含义是“建构”和“成为”。

所以“创”和“造”组合在一起，就是突破旧的事物，创建新的事物。

关于创造能力，爱因斯坦认为，想象力比知识更重要。

学者约翰逊进一步指出，有创造力就是说，尽可能忘掉学校里所学的东西 。

美国的琳内·莱韦斯克认为“…我们要运用创造力来打破老掉牙的思维框架和模式，寻找新的方法，用于开拓崭新的事业局面 。

可见，关于创造能力虽然没有统一的定义，但能达成较为一致的观点是，创造能力意味着打破常规，创建新的事物。

不由想到了一个著名的实验。

如果将几只蜜蜂和几只苍蝇同时装进一个玻璃瓶中，然后将瓶子平放，让瓶底朝着窗户，就会看到，蜜蜂不停地想在瓶底上找到出口，一直到它们累死或饿死；而苍蝇则会在不到两分钟之内，穿过另一端的瓶颈逃逸一空。

事实上，蜜蜂由于采蜜经验，得到了这样的认识：出口应该是光线最明亮的地方。

所以，它们不停地重复着这种合乎逻辑的行动，直到累死。

而苍蝇怠于思考，全然不顾亮光的吸引，四下乱飞，结果误打误撞地碰上了好运气。

笔者以为，本领域技术人员就像蜜蜂一样，熟悉现有技术，对所有现有技术和公知常识烂熟于胸，但他们没有打破常规的能力，所以他们得不到发明创造。

相反，只有能够打破常规，违反现有技术，才有可能得到发明创造。

因此，“本领域技术人员”定义中的“创造能力”应当是“打破现有技术的能力”。

三、修改建议 考虑到现有审查指南赋予了本领域技术人员到相近技术领域寻找技术启示的能力，仅仅将“本领域技术人员”定义中的“没有创造能力”解释或修改为“没有打破现有技术的能力”似乎过于简单草率，容易引起“没有打破一种现有技术的能力”的误解，等于变相剥夺了本领域技术人员到相近领域寻找技术启示的能力。

更为严谨的做法可能是将“没有创造能力”修改为“没有打破一种现有技术的能力，除非另一种现有技术给出了打破的启示。

然而，他们终究没有打破所有现有技术的能力”。

即，修改后的本领域技术人员的定义如下：

所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。

如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

然而，他没有打破一种现有技术的能力，除非另有一种现有技术给出了打破的技术启示。

然而，他们没有打破所有现有技术的能力。

由于在审查指南第二部分第四章3.2。1.1（第173）页解释了技术启示，因此这里没有必要重新对技术启示作出定义。

关注三步法中的第三步，即显而易见性的判断：

判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

从此处的规定可以看出，判断显而易见性的关键仍是现有技术中是否存在改进的启示。

如果有，则是显而易见的。

如果没有，则是非显而易见的。

由于修改后的定义并没有剥夺本领域技术人员改进现有技术的愿望和其对现有技术的掌握程度，也没有剥夺他在其他技术领域寻找技术启示和进行常规实验的能力，因此，并没有改变显而易见性的判断标准。

站在修改的本领域技术人员的立场上来重新审视审查指南第2部分第四章３。２。１。２的判断示例，由于区别技术特征在对比文件2中所起到的作用与发明中所起到的作用相同，因此本领域技术人员有动机将其结合。

而且，由于不涉及同时打破对比文件1和2的教导，因此专利申请的权利要求保护的内燃机排气阀也不具有创造性。

也就是说，即使进行上述修改，仍会得出与审查指南 致的结论。

进一步来说，如果进行这样的修改，那么还会更容易理解其他授权条件，例如公开充分。

参见专利法第二十六条第三款：

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

由于本领域技术人员没有打破所有现有技术的能力，而专利申请都声称具有创造性，即是打破所有现有技术得到的结果，那么按照“公开换保护”的基本原则，申请人就应当对其发明内容进行充分的公开，阐明哪些打破现有技术的内容（即与现有技术的区别，往往是发明点所在），以使得本领域技术人员能够实现，而不应对此有所隐瞒，否则就不应得到专利的保护。

如果本领域技术人员在专利申请的基础上，考虑了所有现有技术，在不打破所有这些现有技术的情况下仍不能得到本发明，那么发明应当视为公开不充分。

以上已经详细论述了本领域技术人员定义的修改只会使创造性的评价标准更加统一，然而，仍可能引起这样的疑惑：是否只要发明的技术方案不同于所有的现有技术就具有创造性？考虑到我国审查指南中关于显著进步的规定，答案当然是否定的。

在一些国家和地区，例如美国和欧洲，创造性几乎等同于非显而易见性。

例如，根据《欧洲专利公约》第56条，“若考虑到现有技术一项发明对于本专业技术人员不是显而易见的，应认为具有创造性”。

美国专利法第103条规定，“一项专利，如按美国专利法102条规定，与已为人知晓或已有叙述的情况相一致，或者按美国专利法103条（a）款规定，与现有技术间差异甚为微小，以致在该发明完成时对本专业普通技术人员是显而易见的，则不能取得专利。

” 而且，采用新的定义，还能较好的解决区别技术特征是否属于公知常识的口水战。

笔者审慎地认为，如果审查员经过充分检索，仍不能证明区别技术特征属于公知常识，就不应当赋予本领域技术人员打破所有公知常识的能力，而是应当认为发明具有非显而易见性。

这时，如果发明具有显著的进步，就应当接受其创造性。

这一新的定义还能更好地与民法框架中的举证原则联系起来。

具体来说，审查员的检索工作在一定程度上遵从民法框架中的“谁主张谁举证”的原则，如果审查员经过充分检索，仍不能证明区别技术特征属于公知常识，就应当承担举证不能的后果，即认为发明具有非显而易见性，而不是主观的认为区别技术特征属于公知常识或合理的逻辑分析与有限次的实验就能得到。

可见，采用新的定义，能更好地避免审查员犯“事后诸葛亮”的错误。

另一担忧隐隐浮现，如果进行这样的修改，是否会导致与美国在KSR案之前的TSM（教导—启示-动机）类似的判断标准而降低我国的创造性判断标准，等同于捡起了美国专利商标局遗弃的垃圾？答案也是否定的。

美国联邦最高法院在 2007 年 4 月 30 日就 Teleflex vs。 KSR 案（以下简称 KSR 案）作出判决，指出本领域普通技术人员也具有普通的创造能力 。

而且， KSR案之后美国相应地修改了审查指南[4]。

然而，如上所述，在美国，创造性等同于非显而易见性，而在中国，创造性等于非显而易见性加上显著的进步。

因此，在中国仍未见相应的修改计划。

至少就目前而言，现行的审查指南中所定义的本领域技术人员仍没有创造能力，而本文所论述的澄清或修改也只是对于创造能力进行了解释和说明。

《专利法》涉及国防和国民利益的专利技术

在专利代理实践中常常涉及PCT国际申请权由中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让的情形。

办理这类申请权转让的过程大多手续复杂，要求严格，相关人员需要出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》（下文统一简称为“出口许可证”）。

本文结合实践，依据对相关法律法规的理解，对申请人如何处理国家知识产权局（以下简称“国知局”）审查PCT国际申请的技术出口许可证提出应对策略，希望与读者和同行进行交流。

一、《专利法》、《对外贸易法》对出口许可证的规定 根据我国《专利法》第10条，“中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

”这里所述的“法律、行政法规”主要包括《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》。

根据《专利审查指南》第一部分第一章6.7。2.2的规定，对于发明或者实用新型专利申请（或专利），转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是外国人、外国企业或者其他组织的，应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》，以及双方签字或者盖章的转让合同。

根据《对外贸易法》，对外贸易包括技术进出口贸易。

根据《技术进出口管理条例》第2条，技术进出口是指从中华人民共和国境外向中华人民共和国境内，或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。

并明确规定专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可属于转移技术的行为。

《专利法》以实施转让行为的主体的国籍为判断条件来适用《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》，但其引用的《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》则是以地域为判断条件来规定适用法律的行为。

虽然字面上看这两个部门法的规定不够一致，但其相辅相成的立法本意并无偏差，意在保护我国对外贸易经营者的合法权益，并且在实践中也是协调统一的。

由于《专利法》是专门规定我国专利制度的法律，而《对外贸易法》是专门规定对外贸易制度的法律，所以仅从规范专利技术进出口相关规定来讲，《专利法》的表述更为贴切。

实践中关于专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可在多数情况下也是基于《专利法》规定的判断条件适用《技术进出口管理条例》。

也就是说，理论上《专利法》引用并依据《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》的相关法律条款要求申请人出具的证明文件应该遵照被引用法的规定，但实践中《技术进出口管理条例》反过来是根据《专利法》设立的条件来受理的。

上述情形的出现主要是受专利申请及审查制度影响所致。

申请人有意愿取得专利保护，必须要申请专利，而要获得专利权，必须满足专利审查要求，专利审查要求申请人提供出口许可证，申请人被动办理出口许可证，商务局受理申请人办理出口许可证的请求。

实践中大多数申请人由于不知悉相关规定很难有意识主动办理出口许可证，多是遇到专利审查部门要求出具相关手续时补办该手续，或根据以往经验主动办理的。

二、《对外贸易法》对专利技术转移贸易的保护 我国《对外贸易法》为保护对外贸易经营者的合法权益而设立。

《对外贸易法》明确规定中国专利申请权和专利权的转移属于《对外贸易法》管辖范围，所以《专利法》根据《对外贸易法》规定了相应的审查要求。

由于国知局对发明专利申请要予以公布，对授予的发明专利权和实用新型专利权要予以公告，使专利申请的技术方案成为世界范围内的公知技术，所以准确地讲，《对外贸易法》无法保护专利技术物理位置不出境入境，而是对于发生在境内的涉及转让方或受让方是境外主体的中国专利申请权和专利权的转移；或许可方或被许可方是境外主体的专利实施许可行为进行贸易保护。

根据我国《民事诉讼法》的相关规定，涉外专属管辖的范围不包括技术贸易行为。

因此，《对外贸易法》对境外发生的技术交易行为不具有管辖权。

也就是说我国权利人在境外进行的专利技术交易或其外国专利申请权和专利权转移或专利实施许可时，均不需要在商务局进行备案登记，即不属于办理出口许可证的情形。

三、《专利法》对专利技术跨境的保护 在专利技术保护方面，我国的专利制度相对来说已经是十分完备的了。

对于我国境内产生的发明创造，建立了向外保密审查制度及严厉的处罚措施。

未经过国知局同意，我国境内产生的发明创造严禁去境外的国家或地区进行专利申请。

对于符合《专利法》第4条规定的国防专利或者保密专利，国知局会移交国防专利局进行审查并通知申请人该专利申请予以保密，按照保密专利申请处理，不允许权利人泄露任何信息，当然更不允许转移该专利申请技术。

《专利法》上述相关规定有效的保障了涉及国防和国民利益的专利技术不外泄。

所以在专利制度设置的屏障下，不会出现涉及国防和国民利益的技术适用《技术进出口管理条例》的交易情形。

四、《专利法》依据权利人国籍判断是否需要办理出口许可证 专利权是有地域性的，受我国《专利法》保护的与中国专利申请和专利相关的所有权利本身是无法从境内转移至境外的，但其权利主体是可以由国籍或注册地为境内的主体转移或实施许可给境外主体的，所以《专利法》在规定适用《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》的情形时，用权利人国籍来限定是否适用是个焦点问题。

这里还要指出的是，《专利法》及《对外贸易法》所指的境内境外指的是《专利法》及《对外贸易法》适用法域的境内外，不是按照领土主权划分。

根据“一国两制”的基本原则，大陆与港澳台地区采用不同的法律体系和知识产权及对外贸易保护制度，所以我国《专利法》及《对外贸易法》不适用港澳台地区。

在具体的专利管理上，港澳台地区的法人或个人视为境外主体一样对待，港澳台地区的专利申请及专利同境外专利申请及专利一样对待。

综上所述，《专利法》是对于发生了中转外的中国专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可行为审查技术出口许可证，而并不区分是境内还是境外产生的专利技术。

五、要求中国专利或申请优先权去境外申请权的处置是否需要出口许可证 我国《专利法》直接适用的《巴黎公约》关于优先权的规定，根据《巴黎公约》，享受优先权的权利可以单独转让。

而权利受让人也应当是《巴黎公约》成员国的法人或者个人，或者是在成员国的领土内有营业所或经常居住所的法人或者个人。

我国《专利法》没有规定审查和登记要求我国专利申请或专利作为优先权进行申请及处置境外专利的要求，仅在审查要求本国优先权的中国专利申请时规定了具体的要求，其审查实质还是对作为优先权的中国专利申请本身的审查或依据职权处置。

根据《巴黎公约》，优先权的意义在于在成员国国家局申请专利时享有首次申请的申请日，它的权利是成员国国家局根据《巴黎公约》授予的，所以优先权的法律效力在于受理要求该优先权的外国申请的国家法律如何规定的，而不在于优先权申请本国法律的规定。

所以对于优先权转让，我国《对外贸易法》及《专利法》都没有规定要求办理或审查要求国内专利或申请优先权转移的出口许可证。

六、PCT国际申请的权利转移 PCT国际申请是根据《专利合作条约》进行的专利申请，对于国际申请中指定非中国国家阶段的申请权发生的转移，应视为准外国或地区的专利申请发生的权利转移。

根据《专利审查指南》的规定，进入声明中填写的是指定中国的申请人，所以审查员仅审查指定中国的申请人的权利转移，并不审查指定非中国的申请人发生的任何事宜；另外非中国国家阶段的申请权转移在很大程度上是境外发生的权利转移，所以基本上也不受我国《对外贸易法》关于出口许可证的相关规定管辖。

根据我国《专利法实施细则》，向专利局办理进入中国国家阶段的手续时，国知局会启动国家阶段的程序，其中包括在《专利合作条约》允许的限度内进行的初步审查。

由于PCT国家阶段申请的申请日追溯至国际申请日，所以我国的《专利审查指南》第三部分第一章5.10。1.2第2款进一步规定，在国家阶段审查时发现PCT国际申请的变更是由中国内地的单位或个人将申请权转让给外国人、外国企业或者外国其他组织的国家申请审查，适用《专利审查指南》第一部分第一章6.7。2.2关于提供《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》的要求。

简单来讲，PCT申请进入中国国家阶段后，国际申请日视为国家申请日，那么国际阶段发生过中转外的指定中国申请权的转移被视为是中国申请权的转移，所以在进入国家阶段后需要补交国际申请的出口许可证。


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