中国出海企业海外知识产权保护：印度专利制度讲解，优先权制度及PCT申请

今天，乐知网律师 给大家分享：中国出海企业海外知识产权保护：印度专利制度讲解，优先权制度及PCT申请讲解。

中国出海企业海外知识产权保护：印度专利制度讲解

印度专利包括发明专利和外观设计，不包括实用新型。

发明的保护期限为自申请日起20年。

外观设计的保护期限为自注册日起10年，并在缴纳费用后可续展5年，最长为15年。

印度专利局为印度工商部专利、外观设计、商标及地理标志管理总局的下辖单位，负责受理和审查发明专利申请和外观设计申请。

印度专利局的总部设在加尔各答，三个分局分别设在新德里、孟买和金奈。

各个分局负责管理各自辖区范围内的专利事务，而三个分局以外其他邦的专利事务由印度专利局总部管辖。

总部和分局均有权授予专利权，审查标准一致。

印度最早的知识产权立法是由英国统治者完成的，基于1852年的英国专利法案，印度于1856年出台了《保护专利法案（1856）》。

印度在1947年独立，并且在1972年出台了新的专利法，为印度现代专利法的基础。

2000年，印度出台了《外观设计法（2000）》。

目前，印度规范发明专利的法律依据主要是：印度专利法（The Patents (Amendment) Act 1970， 2005年最新修订），专利实施细则（The Patents (Amendments) Rules 2003， 2006年最新修订），以及印度专利局实践和程序手册（Manual of Patent Office Practice and Procedure）；规范外观设计的法律依据主要是：外观设计法（The Designs Act 2000），外观设计实施细则（The Designs (Amendments) Rules 2014， 2014年最新修订），以及外观设计实践和程序手册（Manual of Designs Practice and Procedure）。

二、申请前的注意事项 1。 提交途径 在印度申请发明专利，首先需要了解通过何种途径提交申请符合自身的策略。

目前，申请专利申请主要有三种途径，《专利合作条约》（PCT）途径，《巴黎公约》途径、以及直接向印度专利局提交的途径（或称为普通提交途径）。

《专利合作条约》途径只接收英语申请文件，而《巴黎公约》途径和普通提交途径既接收英语、也接收印地语申请文件。

如果技术方案的实质性内容在中国境内完成，那么申请人在通过《巴黎公约》途径或普通提交途径提交申请之前需向中国专利局申请保密审查，以避免中国同族专利得不到授权。

2。 临时说明书 印度专利法设立了临时说明书制度，类似于美国的临时申请制度。

申请人可以先提交临时说明书，只需对技术方案完整说明即可、无需提供权利要求和具体实施方式，然后在12个月内提交完整说明书。

临时说明书制度一方面可以帮助申请人尽早确定优先权日，另一方面也可以给申请人争取足够的时间来细化技术细节和/或评估市场潜力、再决定是否提交正式申请。

临时说明书制度只适用于普通提交途径。

因此，申请人在面临技术细节不完善或市场前景不明朗的情况下，可以考虑采用普通提交途径，以便充分享受临时说明书制度所带来的时间差优势。

3。 加快审查 申请人在提交专利申请时需考虑的另一个因素是授权期限。

印度专利局审查效率较低，专利申请的审查期限通常达五到七年。

为了缩短审查期限，申请人可以向印度专利局提出加快审查的请求。

申请人在通过《专利合作条约》途径提交国际申请时，将印度选为国际检索单位或国际初审单位，就可以满足加快审查的基本要求。

通过《巴黎公约》途径或普通提交途径时，申请人须证明自身为初创企业、小实体或者自然人（至少一名为女性），才能满足加快审查的基本要求，通常中国申请人申请成功的难度较大。

在专利审查高速路（PPH）项目方面，印度专利局只和日本专利局签署了相关协议。

因此，在通过《专利合作条约》途径和《巴黎公约》途径在印度提交专利申请时，申请人可以考虑利用日本专利局的有利审查结果来加快审查。

4。 不予保护的客体 印度专利法规定的不给予发明专利保护的主题，与中国专利法存在诸多不同之处。

因此，申请人在印度提交专利申请时，应核实该专利申请的技术方案是否落入不给予发明专利保护的主题，切勿在某些完全不可能的专利申请上靡费大量资金。

例如，印度专利法将多种医药领域的申请排除在发明专利的保护范围之外，包括已有药品的改进发明、已知物质的新药品用途、涉及药品配方和剂型改良的发明、涉及传统医药的发明等。

而对于已知化学物质的新形式（包括异构体、代谢物、络合物、盐、水合物、多晶型、酯类、醚类等），只有该新形式在功效方面有显著提升时才可以被授权。

对于该类申请，申请人应在申请文件中提供足够的数据以证明药物的功效，并且充分说明该功效与现有药物的区别和提升。

印度专利法还将软件专利排除在发明专利的保护范围之外。

但是，软件和硬件（指产生物理表现的硬件，而非作为“存储介质”的硬件）结合的专利申请如解决了技术问题并取得了技术效果，则有可能在印度获得授权。

三、审查中的注意事项 1。 实质审查 印度发明专利申请自申请日或优先权日起满18个月公布，并且自申请日或优先权日起48个月内提出实质审查请求。

印度专利局根据实审请求的序号，对专利申请权利要求的新颖性、创造性和实用性、以及说明书是否充分公开且清楚等方面进行实质审查，并且发出第一次审查报告。

申请人应自第一次审查报告发出之日起12个月内（不能延期）答复。

如果该专利申请还存在缺陷，审查员发出后续审查报告、或者主动召开或应请求召开听证。

后续审查报告的答复期限均为第一次审查报告发出之日起12个月内。

如果听证或答复意见被接受，专利申请将被授权、并进行公告；若未被接受，则专利申请将被驳回。

申请人对驳回决定不服的，可以在三个月内向印度知识产权申诉委员会请求上诉。

2。 授权前异议 印度专利申请审查过程 项比较特殊的程序是授权前异议，类似于但又不同于中国的第三方公众意见。

中国的第三方公众意见可以在专利申请公开后至授权前的任何时间点提出，而印度的授权前异议只能在专利申请公开后6个月内提出。

中国的第三方公众意见对审查员仅起参考作用，审查员不通知申请人，也不要求申请人答复。

然而，在印度，存在异议的专利申请无法得到授权，审查员需对异议人提出的异议意见进行审查。

如果审查员认为异议意见合理，将发出通知书，申请人需在3个月内答复。

如果审查员认为异议意见没有道理，则给异议人提供一次听证机会。

实践中，竞争对手经常使用授权前异议来拖延专利申请的授权时间。

申请人在收到印度专利局转发的异议意见后，应尽早开始研究异议意见，以便有足够的时间分析并准备答复，而无需等待印度专利局后续跟进的正式通知书。

3。 信息披露义务 印度专利申请审查过程中另一项比较特殊的程序是信息披露义务。

在中国专利法中，专利局可以要求申请人提供国外同族专利的检索报告和审查结果；然而在实践中，中国审查员很少提出这样的要求。

与此不同的是，印度专利法对信息披露的规定比较严格，要求申请人在规定时间内提交印度之外任何其他国家的专利同族申请的详细进展情况，例如申请、公开、授权、修改、撤销等最新申请状态。

申请人不仅应在申请递交后6个月内主动提交同族专利申请信息表，而且应在同族专利申请状态发生变化的三个月内提交更新后的同族专利申请信息表。

若不提交，印度专利局可能会撤销该申请。

需要注意的是，未履行信息披露义务是印度专利授权后被异议的法定理由之一，也是侵权诉讼中被告采用的抗辩理由之一。

因此，申请人应依法履行信息披露义务，以避免专利授权后权利被撤销或受损。

4。 分案时机 申请人在专利申请的审查过程中还需尽早考虑提交分案的时机和方式。

中国专利法规定，分案申请可以在授权通知书发出之日起两个月内提出。

与此相对的，印度专利法规定，分案申请可以在授权之前的任何时候提出。

然而，如果第一次审查报告的答复意见已经消除专利申请的所有缺陷，印度专利局会直接授权，由此提交分案申请的时间窗口可能毫无征兆地关闭。

因此，申请人应当尽量在答复第一次审查报告的同时或者之前提交分案申请。

另外，印度专利法规定，分案申请的权利要求应当基于首次提交的母案的权利要求、而非母案的说明书，即使是分案的分案申请也是如此。

该规定导致无法通过提交分案来保护母案说明书中记载但未在权利要求中保护的技术方案。

因此，申请人在印度提交首次申请时，应在权利要求书中包括所有可能在之后想要分案的权利要求。

在这种情况下，申请人可以在母案授权之前主动分案，或者回应审查官的缺乏单一性意见来提交分案。

5。 增补专利 除了基于原专利申请提交分案之外，印度专利法还允许基于原专利申请提交增补专利。

增补专利制度是印度专利法中与临时说明书制度相对应的一项制度。

临时说明书制度允许申请人在技术细节不完整的情况下提前12个月锚定优先权日，而增补专利制度允许申请人在主专利已经提交的情况下利用增补专利来保护后续改进的技术方案，从而为技术的持续更新提供更为便捷的制度保障。

增补专利可以在主专利提交当日或之后提交，其存在以主专利的存在作为前提，并且保护期限和主专利保持一致。

如果主专利被宣告无效或者被撤销，则增补专利可以转变为独立专利，继续享有主专利原先应享有的剩余保护期限。

申请增补专利的另外好处是申请人不必支付任何单独的年费去维持，在主专利和增补专利均有效的情况下，申请人只需缴纳主专利的年费即可。

四、授权后的注意事项 1。 授权后异议 中国专利在授权之后，申请人或专利权人除了每年基于市场等因素评估是否需要缴纳年费外，主要面临的是专利被侵权和被无效的问题。

事实上，中国专利在授权之后，任何人可以在任何时间提出无效请求。

印度专利法没有设置类似的专利无效程序，而是设置了与授权前异议相对应的授权后异议程序。

印度专利申请在授权公告后有一年的异议期，任何人可以在异议期内向印度专利局提出异议请求。

申请人或专利权人应在收到印度专利局的异议请求通知书后的三个月内提出答辩意见，印度专利局据此做出异议决定。

专利权人和/或异议请求人对异议决定不服的，可以在异议决定做出之日起三个月内向知识产权申诉委员会提出上诉。

2。 授权后修改 印度专利法允许申请人或专利权人修改授权后的专利文本，并且不限制修改的期限，从而有利于使授权后的专利文本更为稳定。

不过，修改不得超出原始申请文件公开的范围，并且修改后的权利要求应落入修改前的权利要求的范围内。

与此相反，中国专利在授权后，申请人或专利权人是无法对授权文本主动进行修改的，除非采用自己无效自己等非常规手段。

3。 专利商业应用报告 在印度，申请人或专利权人每年除了缴纳年费外，还应关注专利商业应用报告的上报事项。

为了推动发明创造的应用，印度专利法设置了独特的专利商业应用报告制度，要求专利权人每年向印度专利局提交商业应用报告，汇报已授权发明专利的实施情况。

专利权人或相关被许可人应在每年9月30日前提交上一财政年度（上年4月1日至当年3月31日）的商业应用报告，阐述该发明专利的技术是否在印度实施，如已实施需说明在印度获得的大致收益，如未实施需说明原因以及为实施该专利正采取的措施等。

虽然印度专利局可能不会一一核查商业应用报告的具体内容，但依照印度专利法的规定，专利权人或被许可人提供虚假信息的话将会面临监禁和罚金等惩罚措施。

因此，专利权人或被许可人应确保报告内容的真实性。

此外，需要注意的是，如果专利权人或被许可人三年内未实施该专利，则该专利将成为强制许可的对象。

如果在强制许可行使之日起满两年还未实施，印度专利局可以依法撤销该专利。

新专利法不能授予专利权的发明创造

《专利法》第五条第一款规定：对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

在国家知识产权局做出的第127798号复审决定中，涉案申请（申请号为201280045416.4）涉及一种混合游戏系统和方法。

决定认为，玩家交互的内容仅为临时游戏值和玩家游戏值，并不包含金钱价值的内容和含义，并且最终获得游戏结果后，也不包含将游戏值兑换为实物奖品或者金钱等赌博相关的内容，玩家仅获得游戏值的变化，没有涉及财产类价值的变化，另外，账户结余、信贷、底注的具体内涵并不局限为金钱，修改后的说明书中也没有涉及金钱价值的变动，方案整体而言是用于娱乐目的，例如社交游戏，其说明书和权利要求书中并不涉及赌钱和将筹码兑换成钱，也没有记载涉及赌博的内容。

因此，本申请不包含违反国家法律的内容，不属于专利法第五条第一款规定的不授予专利权的范围。

在复审决定做出之前，实质审查部门的审查员曾经在驳回决定中指出，本申请涉及一种在线赌博系统和操作方法， 不能被授予专利权。

复审决定和驳回决定给出了截然相反的结论。

那么，到底是通过怎样的努力，才使得该申请由“非法”变成了“合法”，并获得了有利的复审决定结果呢？ 回溯该案历史，申请人曾经对说明书进行过三次修改。

在针对驳回决定的第三次修改中，申请人删除了“彩票”和“奖券”，将“可以将点数兑换成奖品”修改为“可以获得点数”，将“投注”、“下注”均改为“投入”。

当然，技术本身并无好坏之分。

同样的技术被赋予不同的用途，就可能产生相反的结果，上述案例也一定程度上说明这一问题。

优先权制度以及PCT申请讲解

1、背景 专利法第9条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

根据上述法条可以看出，专利法通过允许同日申请相同内容的实用新型专利和申请发明专利而给予了申请人一项对发明保护更有利的保护方式、即在发明授权之前被授权的实用新型可以及时为发明创造提供法律保护。

这里所提及的发明和实用新型并没有特别的规定。

即、并没有涉及其与PCT申请之间有何限制关系。

在专利合作条约第11条中对于PCT申请的效力进行了规定：国际申请符合相关要求的，即相当于保护工业产权巴黎公约所称的正规国际申请 。

从该定义来看，国际申请的效力可以视为普通申请的效力。

然而正如大家所知道那样，对于PCT申请进入中国国家阶段时需要为其指定明确的类型，即指明是实用新型专利申请还是发明专利申请。

也就是说在PCT申请进入中国国家阶段的时候并不允许同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利。

关于申请人同日就同样的发明创造分别提出实用新型专利申请和PCT申请的，不适用专利法第9条第1款中例外情况的规定，国家知识产权局条法司对此解释如下：第一、PCT申请的国际申请日只有在进入中国国家阶段后才能“视为”专利法第28条所称的申请日；第二，PCT申请的类型需要等到办理进入中国国家阶段手续时才能确定；第三，申请人在提出PCT申请时无法“分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利” 。

2、实现 对于国家知识产权局条法司上述这样的认定，我们是否可以通过其他方式来实现与PCT申请有关的同日申请呢？对此答案是肯定的。

虽然PCT申请进入中国国家阶段时不能递交同日申请，但是对于以PCT申请作为优先权按照巴黎公约方式提交中国申请时提交同日申请却没有限制。

因此，申请人对于需要提交同日申请的PCT申请，可以考虑在PCT申请提交日起1年之内，以该PCT申请作为优先权，在向中国提交申请时同日对同样的发明创造提交实用新型专利申请和发明专利申请。

而通过这样的方式，即使对于PCT申请也可以实现同日申请的目的。

3、该方式的优点、缺点。

优点：

1）通过上述这样的方式提交，可以满足PCT申请一样可以完成同日申请，以打破目前国家知识产权局对于这类申请不允许的限制。

2）由于以PCT申请作为优先权按照巴黎公约方式提交中国申请，在提交时对于申请文件的修改要求更为宽松。

在PCT申请进入中国国家阶段时的主动补正往往有着非常严格的修改要求，也即以41条修改来提交的主动补正必须以PCT申请本身所公开的文本为基础，严格执行着修改不能超范围的规定。

然而以巴黎公约方式提交中国申请时可以以低于PCT的41条修改时所进行的修改要求的程度来进行修改。

所以通过上述的提交方式可以使修改的方式以及内容更为宽泛。

3）保护期限不同。

根据专利法实施细则第一百零二条规定，按照专利合作条约已确定国际申请日并指定中国的国际申请，视为向国知局提出的专利申请，该国际申请日视为专利法第二十八条所称的申请日。

因此，PCT申请的专利保护期限20年是以PCT国际申请的申请日为起点开始计算的。

而以PCT申请作为优先权递交同日申请时，其专利的保护期限是以实际提交的申请日为起点开始计算的。

所以从这一点可以看出，申请人有着更多的保护期限起点和终点的选择性。

4）事实上，当以PCT申请作为优先权提交了同日申请之后，该PCT申请依然可以按照专利合作条约，在提交日起30个月内进入中国或其他国家。

而这样一来，可以对于一个PCT申请同时在中国有3个申请的递交机会。

申请人有着更多的市场、技术等方面的考虑，而可以进行满足各种需要的保护，可以为申请人提供更为多样性的选择。

只是需要注意两个发明之间的重复授权问题。

缺点：

1）很显然，如果以PCT申请作为优先权来提交同日申请时，必须在PCT申请的提交日起1年内就得确定要提交的方案以及国家，这样为申请人带来了时间上的紧张。

2）以PCT申请作为优先权提交了同日申请的，该同日申请中的译文如果存在错误的情况则译文错误补救很困难。

但PCT申请以专利合作条约第二部分进入中国提出申请的，一旦出现译文错误时，则可以通过译文错误订正来补救。


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