中美 专利分案申请制度对比，同日申请实用新型与发明的优缺点讲解

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中美 专利分案申请制度对比

许多企业的知识产权管理人员以及事务所的专利代理师对于美国专利法律中的分案和继续申请感到困惑，不知道在哪种情况下应该递交分案申请，哪种情况下应当递交继续申请。

一、美国关于分案申请、继续申请和部分继续申请的规定 （一）分案申请 美国专利法35 U。S。C。 121对分案申请作了规定：“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application， the Director may require the application to be restricted to one of the inventions。 If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application…”在35 U。S。C。 121中，规定了如果一个申请中包含两个或更多个独立或有显著区别的发明，审查员可以要求该申请限制到其 个发明，其余发明可以作为分案申请的主题。

在美国专利审查手册M。P。E。P。 201.06中，对分案申请进行了详细的解释。

美国分案申请通常是审查员对原申请发出限制要求的结果。

例如，对于原申请，审查员可以发出通知书（Requirement for Restriction），要求申请人根据35 U。S。C。 121的规定对原申请中的权利要求进行限制和选择。

申请人可以选择一组权利要求继续进行审查，其余的权利要求被删除（Cancel）或撤回（Withdraw）。

对于删除或撤回的权利要求，申请人可以提交分案申请。

也就是说，在35 U。S。C。 121框架下，基本上不存在申请人主动提出分案的情况。

申请人只能基于审查员对原申请发出的限制要求提交分案申请，并且分案申请的主题限于原申请中被删除或撤回的主题。

那么，什么样的主题是独立或有显著区别的呢？在M。P。E。P。 802.01中给出了解释。

术语“独立”表示，要求保护的两个或更多个发明之间没有公开的关系，即它们在设计、操作和效果上没有关联。

例如，一种方法和不能用于实现该方法的装置，可以被认为是独立的。

在实践中，如果两个独立权利要求基本上没有相同或相似的技术特征，美国审查员通常会认为这两个独立权利要求涉及两个完全不同的发明，从而认为它们的主题是独立的。

这种情况下，美国审查员可以要求申请人选择保留其中的一项独立权利要求。

术语“有显著区别”是指，如果两个发明在设计、操作和效果中的至少一者没有关联，并且至少一个发明相对于其它发明具备新颖性和非显而易见性（尽管它们可能各自相对于现有技术都不可授权），则可以认为这两个发明是有显著区别的。

在实践中，如果两个独立权利要求有一些技术特征是相同或相似的，但是审查员在基于对其 项独立权利要求检索的基础上，无法判断其它独立权利要求是否可以授权。

这种情况下，美国审查员往往会认为两个独立权利要求是“有显著区别”的，并且要求申请人进行限制和选择。

这种作法的好处是可以减小审查员的工作量，也能增加美国专利商标局的收入。

（二）继续申请 在M。P。E。P。 201.07中，对继续申请（continuation application）进行了解释。

继续申请是基于待决的原申请中公开的一项或多项发明的申请。

在继续申请中，不能增加未在原申请中公开的主题内容。

从上面的规定可以看出，同上面的分案申请相比，对于继续申请中的主题的要求更加宽松。

在专利申请过程中，可以更加灵活的运用继续申请，出于多种目的提出继续申请。

例如，经过原申请的审查过程中的检索以及与审查员的沟通，申请人可以更准确的评估原申请中公开的技术内容相对于审查员同意授权的权利要求的保护范围是否合适。

如果判断原申请的权利要求的保护范围过小，而实际上可以获得更大的保护范围。

那么可以修改权利要求，在继续申请中追求更大的保护范围。

同理，如果经过上述评估，认为可以在不同于原申请的另一个保护范围内（允许有一部分重叠）获得授权，也可以提出继续申请以追求该保护范围。

另一种情况，如果发现申请人真正投放市场的产品、改进的后续产品或者竞争对手的产品没有被原申请的权利要求覆盖，那么可以提出继续申请，将这些产品纳入专利保护范围内。

这种方式可以更好地使专利与产品对应起来，切实的保护专利权人的产品。

也可以用来打击竞争对手，要求对方停止侵权、赔偿损失等，从而帮助专利权人确立市场竞争的优势地位。

还有一种情况，如果原申请即将被驳回（例如收到了final OA，且全部权利要求被认定为不可授权），申请人也可以选择提交继续申请。

通过这种方式，可以保持相关技术的专利申请处于不确定的状态。

竞争对手或者其它有意向使用该技术的厂商就不敢轻易地生产和销售与该技术相关的产品。

未决的专利申请就像悬在他们头上的一把利剑，谁也不知道何时会落下。

这种威慑作用在市场竞争中也是不可忽视的因素。

（三）部分继续申请 MPEP 201.08中规定了部分继续申请（continuation-in-part application）。

部分继续申请是在原申请的生命周期期间提交的、重复原申请的一些或全部实质内容、并且增加了在原申请中未公开的内容的申请。

部分继续申请是一种具有美国特色的专利申请。

在申请的内容上，部分继续申请允许申请人在原申请的基础上，增加原申请未公开过的、新的主题内容。

在申请的时机上，在原申请的有效期内（包括申请期间以及维持专利权有效期间），都可以提交部分继续申请。

其中，与原申请相同的内容可以根据35 U。S。C。 120享有原申请的申请人，新增加的内容采用新的申请日。

部分继续申请给专利申请人提供了一种更加灵活的方式来保护专利技术。

例如，专利申请人可以随着其产品研发的新进展，提交部分继续申请，以便包含该最新进展。

（四）三种申请方式的比较 比较美国专利申请中的上述三种方式的后续申请，可以看到部分继续申请与前两种存在一些显著的区别。

例如，在提出时机上，申请人需要注意，对于美国的分案和继续申请，需要原申请处于待决（pending）的状态，而部分继续申请则在原申请的整个生命周期内可以随时提出。

在发明人的要求上，分案和继续申请要求发明人必须是原申请中的发明人的一部分或全部；部分继续申请的发明人可以是原申请的发明人的一部分或全部，也可以进一步包含新的发明人。

那么，回到我们最初的话题上来，什么情况下应该提交分案申请？什么情况下应该提交继续申请呢？（部分继续申请很容易判断，这里就不再介绍了） 首先，如果原申请在审查阶段收到了限制及选择通知书，并且希望基于删除和/或撤回的权利要求提起新的申请，那么可以选择提交分案申请的方式。

其次，如果基于原申请中经过审查员检索的权利要求（包含进一步修改）提起新的申请，那么可以选择提交继续申请的方式。

最后，如果新的申请的权利要求是未在原申请的权利要求中出现过的主题，申请人有时很难判定新的权利要求到底是不是独立的或有显著区别的。

这种情况下，建议按照继续申请的方式进行递交。

介绍完美国的法律规定，作为比较，我们不妨回过头看看中国专利法规中有关分案的规定。

二、中国关于分案申请的规定 中国专利法第三十一条第一款规定：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。

属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

”中国专利法实施细则第四十二条的规定：“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以……向国知局提出分案申请……” 可以看出，按照中国法律规定，分案申请最初是作为一种弥补性措施提供给专利申请人的。

如果申请人在当初提交专利申请时没有满足专利法第三十一条第一款有关单一性的规定，在申请文件中包含了两项以上的发明、实用新型或者外观设计，则可以提出分案申请并保留原申请日，原申请享有优先权的，分案申请还可以保留原优先权日。

这样，可以避免申请人的利益受到损害。

在专利审查指南第一部分第一章第5.1。1节中规定：“一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。

分案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出。

对于分案申请 审查员还应当根据原申请核实下列各项内容：（1）请求书中填写的原申请的申请日 （2）请求书中填写的原申请的申请号 （3）分案申请的递交时间 （4）分案申请的申请人和发明人 （5）分案申请提交的文件。

从上面审查指南的规定可以看出，申请人既可以主动提出分案申请，也可以依据审查员的审查意见提出分案申请。

实践中，如果申请人提出的分案申请满足上述要件，通常就会被专利局受理。

对于如何认定两项以上的发明，通常如果分案申请的保护范围不同于原申请的保护范围，包含原申请保护范围未涵盖的相对于现有技术做出创造性贡献的技术特征，则可以认为所要求保护的发明创造不同。

换言之，可以认为原申请包含了分案意义上的两项发明。

根据审查指南的相关规定，在原申请收到驳回决定三个月内或收到授权通知书两个月内，申请人如果认为原申请的保护范围不能满足要求，可以在满足上述要求的情况下通过提交分案申请来争取获得相关保护。

结合中国专利法规中对于分案申请的要求， 中国的分案申请大致相当于美国的分案申请和继续申请二者，但是没有与部分继续申请对应的规定。

此外，中国的分案申请必须在符合分案时机的期限内提交。

也就是说，按照相关规定，如果最初的母案申请已经错过分案时机，即使分案申请仍处于审查过程中，如果该分案申请没有收到与单一性有关的审查意见通知书，也无法基于该分案申请继续提交另一个分案申请。

而美国的分案和继续申请可以基于未决的分案和继续申请，不必考虑原始母案的状态。

分案申请讲解：一件专利申请包括两项以上专利申请怎么办？

根据 《专利审查指南》 的相关规定，一件专利申请包括两项及两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。

对于分案申请，《专利审查指南》中要求：一、分案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出；二、分案申请的类别应当与原申请的类别一致；三、分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号和申请日，对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，还应当在原申请的申请号后的括号内填写该分案申请的申请号。

分案申请是一种特殊的专利申请。

在分案新申请递交流程实务中，有哪些需要特别注意的事项？本文将以发明专利申请为例，围绕分案新申请递交流程中的几个主要注意事项，逐一展开介绍。

一、分案申请的递交时间 分案申请应当在规定的时间内递交。

分案申请递交时间不符合规定的，审查员会发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。

根据 《专利法实施细则》 有关规定，一件专利申请包括两项及两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在细则第五十四条第一款规定的期限届满前，提出分案申请；专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

在实务中，常见的可以递交分案申请的时间有哪些呢？ 1、主动分案 1） 申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起2个月期限 （即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。

解释一下，《专利审查指南》这里所说的“办理登记手续的期限”，指的是办理登记手续的官方期限，而不是实际办理登记手续行为的日期；也就是说，提出分案申请的期限是在原申请收到授予专利权通知书之日起2个月内，在此期间，如果先行办理了办登手续，提出分案申请的期限不受影响。

2） 原申请被驳回的 原申请已发出驳回决定的，在申请人收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请。

申请人没有提出复审请求，提出复审请求的期限届满之后，不能提出分案申请。

如果申请人在规定的期限内办理了恢复权利请求的手续，并且获得了批准，复审请求得以受理，可以提出分案申请。

提出复审请求之后，以及申请人收到复审决定（维持驳回决定）之日起3个月内，可以提出分案申请。

对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

3） 原申请被视为撤回的 原申请收到视为撤回通知书的，在恢复权利的期限届满之前，可以提出分案申请。

4） 已提出过分案申请的 申请人自己主动针对分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍按照原申请为基础计算。

2、被动分案 因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出第一次提出的申请存在单一性的缺陷，提出分案申请的递交时间按照第一次提出的申请（原申请）为基础计算。

因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础计算。

二、分案申请的申请人和发明人 提出分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同；针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当与该分案申请的申请人相同。

不符合规定的，审查员会发出分案申请视为未提出通知书。

分案申请，如需变更申请人，须办理著录项目变更手续。

分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。

针对分案申请提出再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中的部分成员。

不符合规定的，审查员会发出补正通知书，通知申请人补正。

期满未补正的，审查员会发出视为撤回通知书。

三、分案申请的一些其他事项 1、提出实质审查请求 分案申请提出实质审查请求的期限，从原申请日起算；如果分案申请递交时这个期限已经届满，或者离期限届满不足2个月，可以在分案申请递交日起2个月内，或者自收到受理通知书之日起15天内补办手续。

分案申请提出实质审查请求的，需要注意向申请人询问，确认在提出实质审查请求的同时，是否提出延迟审查的请求。

2、其他文件 根据专利电子申请有关事项业务通知，对于分案申请，申请人在提出电子申请时无需提交原申请的申请文件副本或者原申请国际公布文本的副本。

因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，专利局简化了再次提出分案申请的手续，即可以不用提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。

同日申请实用新型与发明的优缺点讲解

“同日申请”是指同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利。

在发明专利和实用新型专利的申请过程中我们会发现发明专利通常审查周期长，授权慢，但保护期长。

实用新型专利的审查周期短，授权快，但保护期短。

与发明专利和实用新型专利单独提交相比较，同日申请既能够较快地获得专利保护，又能够获得保护期限更长的发明专利权。

也就是说提交同日申请可以在发明授权前通过实用新型的授权来保护专利权，当发明符合授权条件时申请人放弃实用新型专利权后则可通过发明专利的授权来保护其专利权。

因此，提交同日申请可以将专利权的保护最大化。

一、关于同日申请的相关规定 专利法第九条第1款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

“ 专利法实施细则第四十一条第2款规定：“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，申请人应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

” 专利法实施细则第六十五条规定：“被授予专利权的发明创造不符合专利法第九条的，属于无效宣告理由”。

《审查指南》实质审查部分关于同样的发明创造的审查有如下规定：“对于同一申请人同日（仅指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权”。

《审查指南》无效宣告程序中关于同样的发明创造的处理有如下规定：“如果上述两项专利权为同一专利权人同日（仅指申请日）申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权，专利权人在申请时根据专利法实施细则第四十一条第2款的规定作出过说明，且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止，在此情形下，专利权人可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留被请求宣告无效的发明专利权”。

二、提交同日申请需要注意的问题 1。 在提出申请时一定要分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。

即需要在发明专利请求书中勾选第16栏。

在实用新型专利请求书中勾选第13栏。

2。 在收到客户对于同日申请中的实用新型专利申请的撤卷指示时需要判断一下当前的案卷状态。

当实用新型专利尚未被授权时，可以走撤卷流程，不会影响发明专利的审查和授权。

当实用新型专利已被授权时，需要继续缴纳年费，确保实用新型专利在发明专利授权公告之前未终止。

根据专利法第九条第一款的规定“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

”因此，实用新型申请的专利权必须维持到发明的授权公告日。

3。 当专利局在审查过程中发现发明专利申请符合授予专利权的其他条件，会通知申请人进行选择或者修改，申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。

放弃声明中需写明实用新型的发明名称、中国专利号，声明内容切记勾选第二项，即“根据专利法第9条第1款的规定，专利权人声明放弃上述专利权”，并注明同日的发明专利的申请号 。

之后，对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请，专利局会发出授权通知书，并在授权通知书中通知申请人，申请人针对同日的实用新型提出的放弃专利权声明经审查进入放弃专利权的程序 。

专利局会将放弃同日实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门，待同日发明专利授权公告时，专利局会针对同日实用新型发出《手续合格通知书》，通知申请人“专利权人提出的放弃专利权声明，经审查，符合专利法第9条的规定，同意放弃专利权”。

之后，专利局予以登记和公告，公告上会注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。


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