发明专利实质审查信息的网络公开，专利创造性判定对区别技术特征的认定

今天，乐知网律师 给大家分享： 授权前发明专利申请实质审查信息的网络公开，专利创造性判定中对于区别技术特征的认定 。

授权前发明专利申请实质审查信息的网络公开讲解

国知局（SIPO）专利审查流程公众服务的不断推进，在其官方网站的专利检索网页中已将2010年2月之后授权前的发明专利申请审查信息 ，尤其是尚处于实质审查阶段的专利申请[2]实质审查意见通知书（OA）全文公开，供公众查阅。

同时，申请人在实质审查阶段提交的权利要求书修改文件也一并公开，允许公众查阅。

SIPO通过其官方网站将专利审查信息向公众公开顺应了专利审查国际合作的大趋势，在方便公众及时了解最新发明专利，特别是尚处于实质审查阶段但未授权的专利申请的审查进度的同时，也对专利申请人、专利代理人甚至审查员的中国专利申请实务操作产生了一定影响。

SIPO的上述做法 与现行《专利审查指南》 的规定不一致。

《专利审查指南》 第五部分第四章5.1-5.2节中明确规定，任何人均可向SIPO请求查阅和复制公布后的专利申请案卷。

对于已经公布但尚未公告授权的专利申请案卷，可以查阅和复制该专利申请案卷中直到公布日为止的有关内容，包括例如：申请文件，与申请直接相关的手续文件，公布文件，以及在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文。

对于已经公告授权的专利申请案卷，可查阅和复制的内容则扩大到在各个已审结的审查程序中（包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告等），SIPO、专利复审委员会向申请人或有关当事人发出的通知书和决定书、以及对通知书的答复意见正文。

根据《专利审查指南》 上述针对专利申请文档的规定可知，对于已公布但尚未公告授权的专利申请案卷，公众可以查阅的范围仅限于公布日之前的内容。

具体到OA和答复意见来说，应当仅限于初步审查程序中，并不包括实质审查阶段审查员发出的OA，也不包括申请人在实质审查阶段提交的权利要求修改文件。

根据2008年修改的《专利法》第22条中现有技术定义可知，现有技术是指申请日前在国内外为公众所知的技术。

比较2008年与之前不同版本的《专利法》中对于现有技术的不同表述可知，现行《专利法》中最突出的特点是扩大了现有技术的范围，将其内容在申请日之前为公众所知的技术一律明确为现有技术。

虽然在《专利审查指南》 第二部分第三章2.1节中指出，处于保密状态的技术内容不属于现有技术。

但在该节中也明确指出：如果负有保密义务的人违反规定、协议或默契泄露秘密，导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术，这些技术也就构成了现有技术的一部分。

根据现行《专利法》和《专利审查指南》 的规定可知，一旦将《专利审查指南》 中明确规定不允许公众查阅的内容通过网络途径提前公开，可能引发一系列潜在的问题，具体包括：

a）在实质审查阶段申请人提交的权利要求书修改文件被网络途径提前公开后，可以构成影响例如在后提交的专利申请新颖性的现有技术； b）特殊情况下，甚至审查员发出的OA本身，通过上述网络途径提前公开后，也有可能“意外的”构成现有技术，从而影响例如在后提交的专利申请的新颖性。

具体来说：

1）对于专利申请人在实质审查阶段提交的权利要求修改文件，一旦申请人主动增加了未在其原始公开的专利文件中披露的新技术方案，则能够构成如破坏在后专利申请新颖性的现有技术。

在具体案例中，申请人在原始提交的申请文件A中仅披露了某产品具有功能a的技术方案。

审查员在OA中指出，所述功能a相对于检索到的现有技术不具有创造性。

针对上述审查意见，申请人主动将其在申请文件A提交日后完成的最新研究成果补充到说明书中，同时提交权利要求修改文件，主动将最新发现的该产品具有功能b以及相应的新用途c的技术方案补充到权利要求中，以期克服相关缺陷。

根据专利审查实践，该申请人显然无法通过上述超出原始公开范围的主动修改克服申请文件A不具有创造性的缺陷。

但是，涉及披露该产品的新功能b和用途c的上述技术方案如果没有网络公开，申请人仍有望通过另行提交新专利申请B对相关技术方案加以保护。

但令人遗憾的是，上述实质审查阶段提交的权利要求修改文件一经网络途径公开，则会构成现有技术，破坏在网络公开日之后提交的专利申请B（涉及新功能b和用途c的技术方案）的可专利性。

2）类似的，对于实审阶段审查员发出的OA，也存在“意外的”构成现有技术的可能，从而破坏例如在后提交的专利申请的新颖性。

同前述案例，假设申请人虽然未提交权利要求书修改文件，但是在意见陈述书中争辩，该产品除了说明书中描述的功能a之外，还具有最新发现的功能b及相应的用途c。

针对申请人的上述争辩，如果审查员在后续OA中直接引用或转述申请人的争辩内容，该后续OA被通过网络途径公开后，就“意外的”构成了现有技术，不仅使申请人丧失了就该产品所述新功能b和新用途c的技术方案另行提交专利申请B的机会，也破坏该后续OA网络公开日后所有涉及功能b和新用c的技术方案的可专利性。

考虑到实质审查阶段但尚未授权的发明专利申请的OA和权利要求书修改文件一经网络公开就构成现有技术，因此，在代理专利无效宣告甚至专利诉讼案件过程中，必要时也可以尝试扩大专利文献的检索范围，从目前少有人注意的角落中，即：那些实质审查阶段就被网络公开的权利要求书修改文件甚至OA中，发掘是否存在对当事人有用的现有技术。

发明专利申请审查信息包括专利初步审查阶段和实质审查阶段审查员发出的审查意见通知书、申请人提交的意见陈述书和相应的权利要求书修改文件。

为方便讨论，本文中针对审查信息的讨论仅限于通过网络公开的实质审查阶段审查员发出的意见通知书及申请人提交的权利要求书修改文件。

专利申请的创造性判定中对区别技术特征的认定

在中国的专利审查实践中，判断创造性时通常采用“三步法”。

“三步法”的精髓在于重塑发明，即以最接近的现有技术为依据，从本领域技术人员的认知出发，认定发明相对该最接近的现有技术的区别技术特征，基于认定的区别技术特征重塑发明实际要解决的技术问题。

其中，第二步“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”是判断发明相对于现有技术是否显而易见的基础和前提。

本文将结合最高人民法院的典型案例来探讨创造性判定中对于区别技术特征的认定。

专利新颖性判断中的单独对比原则

新颖性作为专利授权必须具备的三性（新颖性、创造性、实用性）之一，无疑非常重要。

在专利审查阶段和复审无效阶段等对于权利要求进行审查时，新颖性的判断经常都是首先遇到的问题。

例如，在专利审查阶段，如果发明和实用新型专利申请中的权利要求已经被认定相对于现有技术不具有新颖性时，一般不会再进行创造性相关的审查。

新颖性的判断需要遵循诸多特有的原则，例如单独对比原则，这使得新颖性的判断看似比创造性的判断简单。

然而，就该单独对比原则自身而言，也具有其独有的复杂性。

本文将结合最高人民法院的典型案例来探讨新颖性判断中的单独对比原则。


更多关于 授权前发明专利申请实质审查信息的网络公开，专利创造性判定中对于区别技术特征的认定 的资讯，可咨询 乐知网。

(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 申请专利 专利代理