专利处理过程中对“公知常识”的处理思路讲解，专利撰写前的查新检索讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利申请过程中对“公知常识”的处理思路讲解，专利撰写前的查新检索讲解。

专利申请过程中对“公知常识”的处理思路讲解

在专利授权及确权过程中，对于技术方案中的区别技术特征是否应被认定为本领域的公知常识，一直存在很大争议。

为了消除分歧、加快审查程序、避免申请人的利益不当损失，目前通常采用“谁主张谁举证”的证据规则来进行举证，即由主张一方提供争辩理由。

但主张争辩的过程难免会引入主张一方的主观逻辑和说理，从而导致认定结果的客观性和有效性难以得到保证。

为此，本文结合理论分析和实践情况，在申请文件撰写和官方意见答复两个维度，提出了针对被认定为公知常识的区别技术特征的处理策略，从而在专利授权及确权过程中增加对认定为“公知常识”的技术特征的争辩说理性。

一、研究目的及意义 01、各国当前的认定 为了推动社会各个领域的技术创新，世界各国都非常重视知识产权的审查质量和审查效率，并致力于不断完善相关法律法规。

在专利授权确权过程中，最重要的判定标准之一就是申请文件中所请求保护的技术方案具备对应国家所规定的创造性判定条件。

而在创造性评价中，针对区别技术特征是否为公知常识的认定，又是判断发明创造是否具备创造性的重要环节。

各个国家对公知常识的认定有很多相同之处，具体如下：

美国的专利审查指南[1]规定，可以用作公知常识的包括以下两方面内容：

(1)能够立刻被毫无疑问地证实为众所周知（well known）的事实，或容易证明的且没有与之相矛盾的记录的事实； (2)用于证明公知常识的文献证据、宣誓书或者宣言。

也就是说，在美国专利审查过程中，“公知常识”指能够立刻被毫无疑问地证实为众所周知的事实，或容易证明的且没有与之相矛盾的记录的事实[2]。

日本《特许实用新型审查基准》[3]中规定，“技术常识是指本领域普通技术人员普遍知道的技术（包含公知技术、惯用技术），或根据经验法则而容易得出的事项。

”其中，“技术尝试”是指本领域技术人员普遍知道，则其还包括实验、分析、制造方法等；“公知技术”是指本行业中已知或不必列举而熟知的技术[4]。

欧洲专利局《审查指南》[5]中则规定，“公知常识”是指在基本的手册、专著和教科书中关于所述主题的信息。

而在我国现行《专利审查指南》（2010年版）[6][简称《指南》（2010）]第二部分第四章中规定：“所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

” 各国规定的“公知常识”的根本特征在于“普遍性”，也就是说，在对特征进行“公知常识”认定时，需要重点考虑该特征的“普遍性”，并根据实际情况选择合适的释明方式，来证明其“普遍性”[7]。

然而，对于“普遍性”，往往难以确定量化的判定标准，这增加了认定的难度。

因而，非常有必要了解“公知常识”的特征，并在日常撰写和答复中采取合理的应对策略。

02、在专利审查过程中的认定 申请人在将专利申请文件提交官方之后，还可能经历实质审查、复审、无效诉讼等阶段。

各个阶段中，申请人都需要与官方代表（如审查员、复审合议组、法院法官）针对申请文件的创造性进行交流或修改，以争取使其申请获得授权。

其中，在行政确权授权程序中，公知常识是用于论证创造性的一项关键特征，且其属于官方主观认知的范畴，专利审查员或专利复审合议组可以主动在审查中引入公知常识；但公知常识却不属于司法认知范畴，法官整体上不具备相关领域技术人员的专业水平，在未给予当事人充分进行意见陈述的机会时，法官不宜也无权直接认定公知常识[8]。

在上述审查情形中，作为专利申请人或代理机构非常有必要对官方意见中指出的属于公知常识的区别技术特征，以合理有效的处理思路进行应对。

二、审查员的处理思路 覃韦斯在《公知常识的认定：一个命题的误读和澄清》[9]中指出，“公知常识”的认定，不同于现有技术及对比文件。

公知常识作为现有技术的子集，对现有技术的内涵进行了细分，即只包括那些经过长期科研、生产、使用或生活积累而成，已经获得了非常广泛的认可、不证自明的现有技术。

由此，公知技术就排除了那些难以直接获得、存在歧义、尚未得到广泛认可的现有技术。

目前，大多数审查意见通常采用的评述方式，往往是先基于对比文件进行部分客观比对，以确定区别技术特征，再基于该区别技术特征进一步推导。

这里对于区别技术特征的进一步推导评述，一般包括两种思路：（1）该区别技术特征本身就是纯粹的公知常识，如公理、定理等经过长时间验证后得到的结论；（2）基于已有的对比文件本公开的内容，可由“本领域技术人员”很容易想到，因而该区别技术特征是本领域的常规设计/惯用技术手段。

但不管是采取何种思路，大部分审查意见往往直接给出结论，而并没有在真正意义上论述其所认定的“公知常识”被公众“普遍”可知的依据。

换言之，在目前的实际审查过程中，“公知常识”仍难以摆脱被“主观认定”的宿命。

三、申请人的处理思路 申请人面对关于“公知常识”的认定，又该如何处理呢？下面分两方面论述。

01、针对实质审查的答复 笔者认为，在针对实质审查的答复过程中，申请人也应从“技术领域—技术问题—技术启示”三大实质性要素出发来陈述争辩理由。

以案例（申请号：2010105884265）来说明：

在答复文件中，申请人将上述从权利3合并补充到权1中，以限缩保护范围，并提供了以下争辩理由：

“针对电缆故障检测技术，常用手段是采用在地下理一段定长电缆做故障点，来进行电缆故障类型测试定位训练。

但由于上述电缆故障点不变、故障类型不变，将影响对电缆故障的检测。

即现有技术并未提供一种方便快速准确掌握电缆故障检的装置和系统。

进一步，即使对比文件1（下文简称D1)公开了一种电缆故障模拟箱，但 D1公开的电缆故障模拟箱1却设置在混凝土之上，箱体体积庞大，在使用上述故障模拟箱对电缆进行故障检测时，不仅检测速度较慢，且操作不方便。

此外，如D1公开的故障模拟箱内的安装板上设置三个进线电极及三个出线电极，实际上是用于连接一根电缆的三相线芯，即D1公开的故障模拟箱仅限于连接一根电缆，对一根电缆进行故障检测。

D1公开的方案也如同上述现有技术是对‘一根固定电缆’进行故障检测。

如果要检测不同类型的电缆故障，则需不断更换故障模拟箱内的电缆，这样必会导致检测准确性及效率降低。

此外，由于每一根电缆均需要连接三个进线电极和三个出线电极。

当对多根电缆检测时，箱内设置的电极数量将更多，显然在连接检测时将花费更多连接时间，且检测速度也较慢，进而还会影响检测准确性。

因而申请人认为基于D1，难以联想到以下特征：集线板上设置有多个接线端子，且多个接线端子分成多组，每组包括一个所述第一端子和一个所述第二端子，各组中连接在所述第一端子和第二端子之间的所述电缆的长度分成多个长度等级’；且上述多根电缆分别连接在上述每组中‘第一端子和第二端子之间’。

” 也就是说，针对上述认定，申请人结合了“普遍可知的证据”（如申请文件中提供的背景技术以及上述对比文件1），来分析争辩上述新增区别技术特征“多个接线端子分成多组……”并非本技术领域的公众“普遍所知”，用于解决“电缆故障检测速度慢且检测结果不精确”的问题所常用的手段，以达到提高电缆故障检测效率和检测准确性的效果。

申请人以既有文献作为普遍所知的证据，采用“技术领域—技术问题—技术启示”三位一体的争辩逻辑，从而成功说服审查员获得了该案的授权。

关于技术领域。

比对时，不仅泛泛比对宏观分类的技术领域，更进一步细化到技术应用场景。

事实上，随着不同技术领域的飞速垂直发展，即使在同一技术领域中，不同技术应用场景下的公知常识的覆盖范围也有所不同。

例如互联网游戏领域，对于增强现实 （Augmented Reality，AR）游戏、虚拟现实（Virtual Reality，VR）游戏或单机游戏的不同应用场景，往往会有不同的对技术公知的理解。

关于技术问题。

这里技术问题的设定，是考虑到专利的核心发明点而提出的现有技术中存在的技术壁垒或技术缺陷。

也就是说，技术问题是用于引出申请文件所请求保护的技术方案如何实现对现有技术的改进，以便于确定出专利文献中的区别技术特征。

在没有任何客观证据可论证某一区别技术特征为公知常识的情况下，推导得出的审查结果都是相对主观的，并不能据以完全认定该区别技术特征属于公知常识。

关于技术启示。

作为公知常识分析的关键，其最重要的一点是：要分析现有技术是否提供了如下启示，即，将申请文件的权利要求中记载的技术特征组合在一起，以形成所请求保护的完整的技术方案的结合启示(即存在技术手段的启示)。

也就是说，申请人或代理师应该重点关注所请求保护的技术方案中各个技术特征之间的关联性。

如：“分析基于现有技术中已经被普遍公开的技术内容，‘难以想到’通过‘结合’可以得到上述技术方案的技术启示。

”这里的“难以想到”的考量标准包括：a）结合后会出现相反的技术教导，使得本领域技术人员主观上不会想到实现“结合”；b）结合后的方案无法实施或达不到预期的技术效果。

02、针对申请文件撰写 基于上述分析结果，笔者认为，为了在答复阶段实现有据可依、有理可争，申请人应进一步反思如何对原始的申请文件进行撰写优化。

即，在申请文件中对技术方案进行布局描述的过程中，申请人也应该从“技术领域—技术问题—技术启示”三大实质性要素出发，对权利要求书中记载的技术特征进行合理适当的限定，并在说明书中做出必要详实的说明，以便于后续在审查答复过程中进行举证说理。

这里笔者主要针对说明书的优化提供如下处理思路：

首先，申请文件所请求保护的核心发明点的技术实现推导过程。

也就是说，在说明书中包括以下技术闭环：技术问题产生的原因—技术缺陷的分析拆解—解决方案的推导实现—达到预期技术效果。

其次，与核心发明点相关的必要的公知常识或现有技术。

即，在申请文件的说明书中，记载上述公知常识或现有技术的缺陷，以及“难以结合”多个本领域公知常识以克服上述缺陷的技术壁垒。

以上述案例（申请号：2010105884265）来说明：

该申请文件的说明书在背景技术中提供了清楚明确的现有技术参考方案，但针对各个从属权利要求所保护的技术方案，申请文件的说明书实施例部分却并未给出详实的步骤和示例说明。

如从权5-8中记载的方案，即在“第一放电极”与“第二放电极”之间设置不同的距离来模拟不同的故障类型，说明书对其仅简单记载了结论，却没有提供详实的实验数据、模拟结果成立的推导逻辑和检测过程及检测效果说明。

如果申请人在该申请文件的说明书实施例中按照“技术领域—技术问题—技术效果”三位一体的标准，来提供更加详细的说明和示例，也许就可以避免一些技术特征被简单粗暴地认定为“公知常识”。

进一步地，上述做法还可以为申请人的审查意见答复提供更多的修改和争辩的思路及依据，避免方案被错误认定为缺乏创造性，从而进一步避免申请人的利益遭受到不必要损失。

申请人应结合详实丰富的实施例，通过正面推导说理来区分技术方案的核心发明点与本领域公知常识，从而实现在申请文件中提供完整的技术方案的实现过程，并预先区分出可能被认定为公知常识的技术手段，同时也为后续审查阶段提供用于争辩说理的必要证据。

专利撰写前的查新检索讲解

专利法第二十二条规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性；新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国知局提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

由此可见，对于专利新颖性及创造性的评价可以说是专利从业者的核心工作内容之一。

而新颖性及创造性评价的基础则是查新检索分析。

对于企业IPR和代理师而言，在专利撰写前进行查新，一方面，可以更清楚的知道需要补充哪些技术内容以提高授权前景。

另一方面，可以在撰写前即粗略了解能够拿到什么样的保护范围，也可以更明晰地知道竞争对手的保护范围在什么地方，从而进一步更准确地把握自己权利要求的范围，也可以对所要保护的主体进行更全面地布局。

那么，对于企业IPR和代理师而言，在撰写前，查新检索到底要查到什么样的程度？需要花多长时间？这也是从业者的困惑所在。

如果以专利无效中的检索方式去投入，则得不偿失。

毕竟，这样检索一方面耗费人力时间较久，且对检索系统要求较高。

另一方面，用力过猛，则还有可能把很多本来可以授权的保护范围都放弃了。

下文将主要针对专利撰写前的快速查新检索策略（主要基于专利检索系统）进行简略阐述，以供大家参考。

1、拟定检索词 首先，要理解技术人员提供的交底书资料。

其一，先确定交底书中技术方案的技术领域。

其二，从技术人员实际所要解决的技术问题入手，明确其解决技术问题的技术特征是什么，以及，基于这些技术特征，达到了什么样的技术效果。

其三，在明确技术领域及技术特征的基础上，进一步确定该技术方案的核心创新点。

其次，对上述核心创新点进行提炼，以获得检索词（同义词、相关词 上位词，下位词）。

提炼的基准则是选择有实质意义的、概念明晰的、关键的词汇。

在同一概念的范畴内，词汇包括学名和俗名、简称和全称、事物的代码等。

此处需注意，有些词汇不能用，例如有些比较泛指、检索意义不大的概念，如“工艺”、“分析”、“应用”等词，还例如“有机物”、“无机物”、“病虫害”等外延十分宽的概念，切记都应转换成具体的方法或材料、化合物及具体的病害与虫害的名称表示。

另外，对于有机合成或生物医药领域还应当进行化学式或结构式的专项检索。

2、编制检索式 检索式是数据库检索过程中用来表达用户检索提问的逻辑表达式，由检索词和各种逻辑算符按照特定检索系统的语法规则组配在一起。

专利文献中常用到的逻辑算符（布尔算符）示例如下：

逻辑与（逻辑乘）-“AND”或*，例如：太阳能and有机薄膜。

逻辑或（逻辑加）-“OR”或“+”，例如太阳能or光伏。

逻辑非（逻辑减）-“NOT”或“-”，例如太阳能not风能。

在编制检索式时，检索策略可从扩检和缩检两方面入手。

首先，可先通过缩减的方式，将技术特征以“逻辑与”及“逻辑非”的形式相组合，以最快的速度确定该技术方案是否具有新颖性。

如果此步骤无检索到目标文件，则可直接继续进行下一步扩检的检索。

通过扩检的方式，将每一个必要技术特征分别以“逻辑或”的形式组合完成检索式的编制，以搜寻最接近的现有技术，来评价该案是否具有创造性。

3、选择检索系统 根据需要选择合适的检索系统进行专利检索。

4、检索 在检索过程中，先通过缩减的方式，以最快的速度确定该技术方案的必要技术特征是否具有新颖性。

如果此步骤有检索到目标文件，那么需将目标文件一一分别与交底书中技术特征进行对比分析，以进一步确定是否有目标文件可以影响专利的新颖性。

如果不具有新颖性，则检索查新工作在此步骤即可结束。

而如果此步骤无检索到目标文件，则需继续进行下一步扩检的检索，通过扩检的方式，以搜寻最接近的现有技术，来评价该案是否具有创造性。

另外，在具体在扩检时，可从缩减形式的检索式中依次减去一个技术特征、两个技术特征、…，直至检索到具有和交底书中技术特征重合度最高的目标文件。

并以此为最接近的现有技术，将其与交底书中技术特征进行对比分析，确定交底书中技术方案的区别技术特征有哪些。

再以这些区别技术特征任意组合继续进行扩检，直至检索者发现任意组合这些区别技术特征，得到的现有技术大部分也还是重复的，检索便可以到此为止了。

专利申请创造性判断中的整体评价原则讲解

一、整体评价原则的含义 中国《专利法》第二十二条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

……创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。

在中国《专利审查指南(2010)》第二部分第四章中清楚地阐述了国家知识产权局的审查员在对一件发明专利申请的创造性进行审查时所依照的审查原则、审查基准以及判断方法等，其中，在判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见时，通常按照“三步法”进行，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

同时，在中国《专利审查指南》第二部分第四章的最后也明确地指出了，创造性的判断，应该针对权利要求所限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。

上述规定可归纳为整体评价原则。

整体评价原则是各国对于创造性判断所普遍采用的。

欧洲专利局上诉委员会在《审查指南》中规定，发明申请必须被作为一个整体来考虑。

如果一个权利要求是技术特征的结合体，分别认定每个技术特征是已知的或者显而易见的而据此认为整体技术方案是显而易见的，这种方法是错误的。

韩国《审查指南》关于专利实质性条件的部分也规定，对多个特征组成的技术方案，创造性的判断不能仅仅依靠每个独立的特征，而是要考虑技术方案的整个技术构思。

不能仅考虑每个单独的构成因素是否是公知的，而应当考察技术方案整体是否有独特的技术效果。

美国《MPEP》也规定，发明申请必须作为一个整体考虑，其判例也认为，在判断创造性时，问题并不在于现有技术与发明申请之间的区别特征是否显而易见，而是发明申请作为一个整体是否显而易见。

二、整体评价原则的应用 结合在实际专利代理工作中经手的一个案件对整体评价原则的应用加以具体阐述。

案情介绍
发明名称：用于发射烟火发射体的燃烧室。

本案要求保护一种用于发射烟火发射体的燃烧室、一种用于发射烟火发射体的发射系统、一种用于发射烟火发射体的方法以及包括发射系统和推进剂装料的一套部件。

针对本专利申请，国家知识产权局审查员于2012年2月29日发出第一审查意见通知书，检索到对比文件1（FR1354703A）和对比文件2（US2004/0159259A1），并认定本申请的所有权利要求1-28相比于对比文件1、2和本领域的常规手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

此后，审查员又陆续发出了第二、第三、第四次审查意见通知书，代理人针对各次审查意见通知书对权利要求书进行了修改并详细阐述了本申请具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的理由，但遗憾的是，在多次探讨和沟通之后，审查员仍于2014年5月14日发出驳回决定，以本申请的所有权利要求1-28相比于对比文件1、2和本领域的常规手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性为由将本申请驳回。

随后，申请人提出复审请求，在复审请求中，笔者未对权利要求书进行任何修改，而是基于“三步法”判断和整体评价原则详细阐述了本申请相对于现有技术具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的理由。

在收到复审请求后，原审查部门对此进行了前置审查，但原审查部门仍坚持原驳回决定，且专利复审委员会合议组于2022年8月14日发出复审通知书。

此后，笔者对复审通知书做出了答复，仍未对权利要求书进行任何修改，而是基于“三步法”判断和整体评价原则对本申请相对于现有技术具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的理由进行了进一步的详细阐述。

最终，专利复审委员会合议组接受了申请人的意见陈述，认定本申请相对于现有技术具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，最后于2022年10月8日发出授权办登通知书。

案情分析 在答复前几次审查意见通知书时，代理人主要将答复重点放在本专利申请与对比文件1、2之间的区别技术特征上，期望通过较多的区别技术特征将本专利申请权利要求1与对比文件1、2的技术方案区分开，进而使本申请权利要求1的技术方案相对于对比文件具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

但是，审查员却指出，这些区别技术特征或已被对比文件公开或属于本领域的常规技术手段，因此本申请相比于对比文件1、2和本领域的常规手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

仅从区别技术特征的角度论述本申请的创造性可能很难说服审查员接受申请人的观点并予以授权。

因此，在针对驳回决定提起复审请求和答复复审通知书时，笔者没有用过多的笔墨分析区别技术特征，而是引导审查员从发明的整体上考虑本申请的创造性，着重将本申请权利要求1的技术方案和对比文件作为单独的技术整体分别阐述其所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，进行多角度分析和答复。

对比文件1涉及一种枪炮的推进剂装料的装置并旨在改善枪炮的热效率。

对比文件1完全不涉及本申请所欲解决的技术问题“在成功地发射烟火发射体的同时以无烟推进剂材料代替传统黑火药推进剂材料”的技术问题，进而本领域技术人员根本不会也不可能想到从涉及燃烧黑火药的枪炮的对比文件1中寻找解决本申请所欲解决的技术问题的技术启示。

对比文件1涉及一种枪炮的推进剂装料的装置并旨在改善枪炮的热效率，而对比文件2涉及一种用于发射烟火发射体的方法。

从基本原理而言，燃烧无烟推进剂和燃烧黑火药是完全不同的两种过程，因为燃烧无烟推进剂时要求建立压力以快速点燃，然而燃烧黑火药时没有这样的要求。

因此，本领域技术人员根本不会也不可能想到从涉及燃烧黑火药的枪炮的对比文件1中寻找改进对比文件2中的燃烧无烟推进剂的装置的技术手段，也就是说，本领域技术人员根本没有动机将对比文件1和2结合起来。

并且，对比文件2在其说明书第6段中记载了，前面描述的无烟推进剂在枪炮中的使用与用于烟火无关，因为无烟推进剂在枪炮中的燃烧是在较低的温度下进行的。

因此，这不能提供足够的燃烧热量来点燃烟火的组分和导火索。

这也从另一方面证实了燃烧无烟推进剂和燃烧黑火药在原理上是完全不同的，因此本领域技术人员根本没有动机将对比文件1和2结合起来。

在对比文件2中利用硝化纤维的特性来提供用于将固体烟火组分从发射管推进到期望顶点的充足的力，然而在权利要求1中通过对燃烧室的构造加以改进来使燃烧室在推进剂材料的点燃的初始阶段关闭以允许在高压下点燃无烟推进剂材料，并在推进剂材料的点燃的稍后阶段中打开排气孔以将气体喷射到发射管中并导致烟火发射体的加速。

因此，对比文件2公开了一种与本申请的发明构思完全不同的技术方案，从而本领域技术人员根本没有动机将对比文件2与上述区别技术特征结合起来以得到权利要求1所要求保护的技术方案。


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