专利技术出口转让登记法则解读，专利技术启示讲解

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专利技术出口转让登记法则解读

《专利审查指南》第一部分第一章第6.7。2.2节专利申请权（或专利权）转移中第（3）小节有规定：

(ii)对于发明或者实用新型专利申请（或专利），转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》，或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》，以及双方签字或者盖章的转让合同。

(iii)中国内地的个人或者单位与外国人、外国企业或者外国其他组织作为共同转让方，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，适用本项(ii)的规定处理。

中国内地的个人或者单位与香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织作为共同转让方，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，参照本项(ii)的规定处理。

在该规定中，需要注意以下几个要点：

1、专利技术出口的客体 专利技术出口的客体是：发明或者实用新型专利申请（或专利）。

那么为什么不包含外观设计呢？其实，从它们的定义上就很容易理解了。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

从发明、实用新型和外观设计的定义上可以看出，发明和实用新型是对技术方案的改进，而外观设计则不是对技术方案的改进，只是一个新的设计。

专利技术出口，顾名思义就是对专利技术的出口。

既然外观设计不属于对技术方案的改进，自然也就不涉及受到技术出口的规制。

2、专利技术出口的必要条件 转让方或至少之一是中国内地的个人或者单位，且受让方或至少之一是外国人、外国企业或者外国其他组织。

这一点很好理解，不再赘述。

3、涉及专利技术出口的案件转让时所需文件 所需文件不仅包括国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》，或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》，还包括双方签字或者盖章的转让合同。

这两类文件均需提交，缺一不可。

a。 那么，《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》有什么区别呢？根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》的规定，技术出口被分为禁止出口，限制出口和自由出口三大类。

属于禁止出口的技术，不得出口。

属于限制出口的技术，实行许可证管理；未经许可，不得出口。

针对这类技术，需要向国务院商务主管部门办理《技术出口许可证》。

属于自由出口的技术，实行合同登记管理。

针对这类技术，需要向国务院商务主管部门或者地方商务主管部门办理《自由出口技术合同登记证书》。

在办案过程中通常碰到的都是自由出口的技术，因此，最常办理的是《自由出口技术合同登记证书》，目前办理成功的证书名称均为《技术出口合同登记证书》。

b。 在办理《技术出口合同登记证书》时需提交一份双方签章的专利权（或申请权）转让合同电子件。

在中国国家知识产权局登记该转让时也需要提交一份相应的转让合同电子件。

这两份合同可以合二为一，仅需客户方签署一份即可。

c。 在办理《技术出口合同登记证书》时，某些地方商务局出具的《技术合同数据表》上不会列出申请号/专利号。

如果遇到这种情况，也不要紧，只要满足提交国知局的《技术出口合同登记证书》上的合同号的后6位与提交的转让合同上的合同号一致即可。

d。 除以上文件之外，在中国国家知识产权局办理技术出口转让手续时还需满足《审查指南》中其他关于转让的要求。

此外，《专利审查指南》中关于香港、澳门或者台湾地区的规定遵循了“一国两制”的基本国策。

因此，《专利审查指南》中有规定如下：转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织的，参照本项(ii)的规定处理。

即，转让方或至少之一是中国内地的个人或者单位，且受让方或至少之一是香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织的，也适用本文所描述的内容。

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专利技术启示讲解

目前，较多的审查意见通知书中会采用多篇对比文件来评述专利创造性，最常见的，例如，对比文件1公开了权利要求1的大部分特征，例如，特征A、B、和C，而没有公开权利要求1的特征C和D，而审查意见中进一步指明对比文件2公开了特征C，对比文件3公开了特征D。

这种情况下，作为专利代理人或申请人应该如何应对呢？ 在我国的专利实践中，通常使用“三步法”来判断发明或实用新型相对于现有技术是否显而易见。

即：

1）先确定最接近的现有技术； 2）然后确定发明或实用新型相对于最接近的现有技术的区别技术特征及其实际解决的技术问题； 3）最后判断要求保护的发明或实用新型对本领域技术人员来说是否显而易见。

根据审查指南，在显而易见的判断步骤中，要从最接近的现有技术和发明或实用新型实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

而最后一步的判断步骤相对于前两步骤而言存在更多的个人主观性，也是争议最多的。

而且，审查指南对于通常认为的现有技术存在技术启示的说明或例子也仅仅涉及两篇对比文件，并没有一个统一的标准来指引如何使用多篇对比文件评述专利的显而易见性。

随着社会的发展与进步，开拓性发明创造占比越来越小，大部分的发明还是以组合或改进发明为主，当然这些发明并不是通过简单的叠加而实现的，它们通过组合或改进后的各技术特征实现在功能上彼此相互支持，而且组合和改进的难易程度也各不相同。

然而，由于“三步法”固有的缺陷（即，该判断方法是一种逆向判断创造性的方法，它并不符合发明或实用新型的实际形成逻辑），审查意见中通过多篇对比文件的组合来评判某专利的显而易见性显然很多时候也不是太合理。

以具体案件举例说明。

该申请涉及一种方法，该方法包括用热拉伸成形方式形成部基底构件，用摩擦焊接方式将至少一个加强构件焊接至侧壁。

审查意见中认为，该方法的一部分特征被对比文件1公开了，区别技术特征为用热拉伸成形方式形成部基底构件，用摩擦焊接方式将至少一个加强构件焊接至侧壁。

并且，审查意见中还指出，对比文件2公开了用热拉伸成形方式形成部基底构件，并且该技术特征在对比文件2中所起的作用与本申请相同，因而可以将对比文件2与对比文件1相结合。

对比文件3公开了用摩擦焊接方式将至少一个加强构件焊接至侧壁，并且，该技术特征在对比文件3中所起的作用与本申请相同，因而可以将对比文件3与对比文件1相结合。

假设审查意见中的上述内容是正确的，对比文件2能与对比文件1结合，对比文件3也能与对比文件1结合，那么是否本领域技术人员就一定会在对比文件1的基础上结合对比文件2，然后再继续结合对比文件3呢？ 我们需要先分析对比文件2/3是否给出了启示，该启示使得对比文件2/3能够与对比文件1相结合。

在分析的过程中，我们首先要看的是技术领域，如果领域相差甚远，那么本领域技术人员是否能够想到去不同领域寻求解决方案也是问题点之一。

技术领域差别越大，本领域技术人员知识的受限程度也越大，因此，领域差别的大小也会影响到本领域技术人员对知识的运用能力，这就必然会涉及到是否需要付出创造性劳动，涉及到是否显而易见。

其次，需要从对比文件1与该发明实际解决的技术问题出发来进行判断。

需要关注本领域技术人员是否会发现存在该技术问题是至关重要的，如果本领域技术人员压根就不会意识到会存在该技术问题，也就不会有动机来解决该问题，笔者认为发现技术问题本身也是体现创造性的一项重要指标。

而很多时候，审查意见中的评述会忽视这一点，虽然区别技术特征在对比文件中所起的作用与所评述特征的作用相同，但是实际所解决的技术问题却可能完全不同于所评述的专利申请。

因此，在使用“三步法”中技术启示的判断过程中，首要问题是分析出区别技术特征实质所要解决的技术问题，而这个实质上的技术问题很有可能与说明书中所记载的技术问题不同，我们往往比较容易忽略这个技术问题，通常会将注意力主要聚焦在有没有结合的启示以及能不能结合上。

笔者认为只有把握住了实质要解决的技术问题才能更准确地应用“三步法”。

在此基础上，才能基于所把握的技术问题来分析本领域技术人员在面对最接近的现有技术时，会不会意识到存在这样的技术问题。

尽管技术问题本身是客观存在的，但是发现技术问题却是需要主观能动性的，如果发现问题本身就是非显而易见的，那么显然，提出该技术问题本身就会使得该发明或实用新型具有非显而易见性。

分析实质要解决的技术问题是至关重要的，也是处理通过多篇对比文件组合来评判专利创造性的一个突破口。

分析完技术问题之后，再来分析现有技术整体上是否存在技术启示。

对于现有技术整体上是否存在技术启示，笔者认为，不能将区别技术特征孤立开来进行分析，而应该作为一个技术方案整体进行分析。

当发明或实用新型与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时，该现有技术整体上是否存在技术启示是指是否存在将多个区别技术特征全部应用到最接近的现有技术中的技术启示，而不是是否存在将全部区别技术特征逐一分别应用到最接近的现有技术的启示。

将全部区别技术特征逐一分别应用到最接近的现有技术更像是对技术方案的简单叠加，而没有考虑各个区别技术特征在功能上是否存在相互作用、是否彼此相互支持、是否彼此兼容以及是否容易相互组合这些方面。

如上面的例子，即使对比文件2能与对比文件1结合，对比文件3也能与对比文件1结合，如果对比文件2或3中已经明确说明热拉伸成形和摩擦焊接方式不能同时使用或者现有技术中存在热拉伸成形和摩擦焊接方式不能同时使用的技术偏见，再或者在本发明中将热拉伸成形和摩擦焊接方式同时使用能够带来预料不到的技术效果的话，本领域技术人员将无法从上述对比文件中获得技术启示来在对比文件1的基础上结合对比文件2和3从而得到本发明。

因此，审查指南中的现有技术整体上的技术启示应该理解为将全部区别技术特征应用结合到最接近的现有技术的启示，其不仅包括存在将每个现有技术应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，而且也包括存在这些现有技术能够相互关联或相互作用或相互结合的技术启示。

通过上面的分析可知，审查意见中通过多篇对比文件的相互组合来评论专利创造性的情况显然不太合理，很容易出现“事后诸葛亮”的情况，使得过低评判专利创造性。

上面的案例中，各个区别技术特征具有相互协同关系，能够共同作用产生预料不到的技术效果，因此，审查意见中通过多篇对比文件的相互组合来评论专利创造性的情况显然不太合理。

当然，也存在一些情况，各个区别技术特征相互孤立并且各自产生作用，而没有任何关联或者相互间不产生协同关系且不存在共同问题，这时，针对各个区别特征本身各自所要解决的技术问题进行分别评述并不会违反将方案进行整体判断的原则。

代理人或申请人在应对相关创造性判断的时候，可以从区别技术特征相比于对比文件实质要解决的技术问题出发（有时也需要考虑技术领域），然后充分考虑现有技术整体上是否存在技术启示，仔细分析各个技术特征，确认各个技术特征之间是否存在相互协作关系且判断各个技术特征之间是否存在共同的技术问题，并通过对相关专利和对比文件的理解，从技术整体上分析对比文件之间是否存在相互作用、相互关联或相互结合的技术启示，通过合理的分析论证来说明对比文件之间的简单叠加或结合是否合理。

专利撰写该如何训练

老詹从事专利代理师多年，处理过诸多疑难杂案，也见过不少有趣的方案，专利撰写功力相当深厚，丰富的办案经历也是老詹闲聊时的谈资。

多年前老詹还是小詹时认识一个朋友，叫小华，为人相当精明，MBA毕业后进入一个篮球联盟工作，当时篮球联盟出台的一项措施就是来自他的想法。

篮球联盟网罗了全球的顶级高手一块打比赛，每天比赛中得分最高的球员称为最有价值球员MVP。

为了进一步提升联盟总体的竞技水平，联盟希望每个球员都向MVP学习。

球迷朋友们知道，影响球员发挥的因素众多，因此MVP可能每天都在变换。

如果学习榜样设置不当，球员向昔日MVP学习可能会导致竞技水平不升反降。

可是每天都变换球员的学习榜样也不现实，不仅影响球员训练心情，在为每个球员更换学习榜样的过程中也耗费人力物力。

针对上述问题，小华想到了一套解决方案来保证球员拥有合适的学习榜样，方案如下：

联盟为每个球员设置一个最高分成绩看板，用于记录每个球员历次比赛中的最高得分，以及最高得分对应的训练计划，即球员是按照该训练计划进行训练才刷新了得分记录。

训练计划中包括多个方面的学习榜样，和每个学习榜样对应的学习权重。

例如，40%的时间向科比学习背打技术，30%的时间向神射手库里学习投篮，30%的时间向人球合一的欧文学习运球。

每个球员拥有日常训练和比赛。

在日常训练中球员按照训练计划中的权重向各个方面的学习榜样学习。

在某次比赛中如果球员刷新了得分记录时，则联盟自动对看板上的记录进行更新，并存储对应的训练计划，否则该看板上的记录保持不变。

如果成绩看板上的记录连续N天没有发生变化，即球员经过多场比赛都没有打破得分记录，则表示该球员没有选对学习榜样，训练计划需要更新，这时，联盟会强制为球员调整训练计划。

怎么调整呢？联盟会在每天的比赛结束后，调取所有球员的看板，从中选出最高分的球员作为当天的MVP，然后将MVP的训练计划同步至那些连续N天没有打破记录的球员。

小华认为采用上述方案，即保证了球员的竞技水平稳步提升，也避免了频繁更新训练计划耗费的人力物力。

为了避免其他篮球联盟，甚至足球联盟，排球联盟等盗用上述解决方案，小华找到了小詹，希望通过专利将上述方案保护起来。

如此重量级的大客户带给小詹压力，同时也带给小詹动力，要是得到他们的认可，那以后案源不再是问题，各种球星的商标版权代理不得源源不断啊。

本着一贯严谨的办案态度，在一稿中小詹写的独立权利要求1如下：

“1。一种球员管理方法，其特征在于，包括：

为第一球员设置训练计划，所述训练计划中包括多个维度的学习榜样，和每个维度的学习权重； 在所述第一球员按照所述训练计划进行训练后，获取所述第一球员在比赛中取得的得分； 在所述得分超过历史最高记录时，更新所述历史最高记录为所述得分，并维持所述训练计划的设置； 在连续N次比赛中的得分未超过所述历史最高记录时，将MVP球员的训练计划分配至所述第一球员，其中，所述N为预设值。

” 在收到一稿后，小华有了新的想法，认为初始技术交底书的方案存在技术漏洞，在现实世界中，球员分为多种类型，依据位置划分为后卫，前锋，中锋等，每个位置职责不同，对他们的技能要求是不同的，因此训练计划也不能完全相同，例如后卫的运球技术必须加强，中锋的力量对抗不能差劲。

后卫还可以细分为投射后卫，突破后卫等。

针对上述问题，小华希望小詹写一个更周全的权项，把上述问题也解决了。

小詹撰写的二稿的权利要求1如下：

“1。一种球员管理方法，其特征在于，包括：

为第一球员设置训练计划，所述训练计划中包括多个维度的学习榜样，和每个维度的学习权重； 在所述第一球员按照所述训练计划进行训练后，获取所述第一球员在比赛中取得的得分； 在所述得分超过历史最高记录时，更新所述历史最高记录为所述得分，并维持所述训练计划的设置； 在连续N次比赛中的得分未超过所述历史最高记录时，将所述第一球员对应类型的MVP球员的训练计划分配至所述第一球员，其中，所述N为预设值。

” 即在二稿中写入“将第一球员对应类型的MVP球员”的训练计划进行分配，便可以避免将后卫MVP的训练计划分配给中锋的尴尬情况。

在收到二稿后，小华又想到了技术方案不恰当的位置，现实世界的比赛中，得分很重要，但不是惟得分论的，篮球比赛还有很多重要的参数来考察球员表现，例如助攻和篮板，一个球员获得三双是莫大的荣誉和喜悦。

基于此，小华希望小詹再改改二稿。

此处有两种权利要求1的写法，一种是枚举法，即将权利要求1中写到得分的位置，增加上篮板和助攻，这样就得到了一个新的权利要求1，如下：

“1。一种球员管理方法，其特征在于，包括：

为第一球员设置训练计划，所述训练计划中包括多个维度的学习榜样，和每个维度的学习权重； 在所述第一球员按照所述训练计划进行训练后，获取所述第一球员在比赛中取得的以下参数至少之一：得分，篮板，助攻； 在所述参数至少之一超过对应的历史最高记录时，更新所述历史最高记录，并维持所述训练计划的设置； 在连续N次比赛后，所述参数均未超过对应的历史最高记录时，将所述第一球员对应类型的MVP球员的训练计划分配至所述第一球员，其中，所述N为预设值。

” 上述写法中，得分，篮板和助攻三者位置是等同的，即小詹建议在多个参数位置等同时采用上述撰写方式，或者是标准必要专利申请，后续标准中可能会删除部分参数时，可以采用上述枚举法。

另外一种写法称为“上位概念法”，可以预先定义一个比赛贡献值，该比赛贡献值可以综合得分，篮板，助攻等参数对本场比赛的贡献，可选的，每个参数的权重也不同，例如得分的权重最大，助攻次之。

在引用比赛贡献值的基础上，权利要求1如下：

“1。一种球员管理方法，其特征在于，包括：

为第一球员设置训练计划，所述训练计划中包括多个维度的学习榜样，和每个维度的学习权重； 在所述第一球员按照所述训练计划进行训练后，获取所述第一球员在比赛中取得的比赛贡献值； 在所述比赛贡献值超过历史最高记录时，更新所述历史最高记录，并维持所述训练计划的设置； 在连续N次比赛后，所述比赛贡献值均未超过历史最高记录时，将所述第一球员对应类型的MVP球员的训练计划分配至所述第一球员，其中，所述N为预设值。

” 采用“上位概念法”后可以看到，比赛贡献值这个概念不仅涵盖了篮球，还可以涵盖足球，排球等运动，即扩大了权利要求1的保护场景，这可能是申请人愿意看到的。

在三稿中无论是采用枚举法撰写，还是上位概念法撰写，均避免了惟得分论的篮球理念，更贴近现实世界。

收到小詹的三撰后，小华未再提出新的想法，小詹也长舒一口气。

现在回想起来，老詹认为技术方案在三次撰写的过程中变得更加完善了，更加符合实际，这当然是好的，但是这三次撰写其实是可以避免的。

作为专利代理师，在最初看到技术方案时，免不了被发明人的奇思妙想吸引，但是在感叹新科技时也要多了解些背景技术，从一般技术人员的角度看看方案是否可以进一步完善，是否有不清楚的位置。

在与客户电话沟通方案时，在了解了客户的初步方案后，要大胆的提出自己的技术想法，以向客户求证方案可行度。

这样不仅可以在撰写前完善方案，还可以在案复一案的过程中积累技术知识，提升技术信心。


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