专利申请优先权成立的核实，答复审查意见处理过程中的电话讨论及建议

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利申请优先权成立的核实，答复审查意见过程中的电话讨论及建议 。

专利申请优先权成立的核实

一、引言 优先权制度源于《保护工业产权巴黎公约》，按照巴黎公约第四条的规定，已经在该联盟的一个国家正式提出申请专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的任何人，或其权利继承人，在其他国家就相关内容再次提出申请时，可以自在先申请提出之日起12个月（对发明专利和实用新型申请）或6个月（对外观设计申请）内应享有优先权。

作为巴黎公约成员国，我国在专利法第二十九条对优先权做出了相关的规定。

优先权的意义在于使得申请人有充裕的时间完善自己的申请，并有时间考虑自己还要在哪些国家再提申请，选择其他国家的专利代理人等等。

可见，优先权制度的设立是完全有益于申请人的。

在另一方面，为了平衡公众利益，对于在先申请的完善是有限度的，必须符合相关要求。

核实在后申请是否享有优先权，对于审查或诉讼结果可能会有决定性的影响。

因而，深度掌握优先权核实的原则对于审查员和专利代理师都很重要。

二、优先权成立核实的要点 核实优先权是否成立需要满足以下“优先权核实的一般原则” ：

（1）作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题； （2）该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请； （3）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。

对于是否涉及相同的主题，考虑的范围包括先申请的文件的说明书和权利要求书，而不仅局限于在先申请的权利要求书，“只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题”。

在复审和无效审理部（原复审委员会）做出的无效宣告请求审查决定中常可看到如下形式的决定要点：“对于所属领域技术人员而言，如果一项在后申请记载的技术内容与在先申请权利要求书和说明书中记载的技术内容存在差异，即不能从在先申请中直接毫无疑义地得出在后申请的所述技术方案，则在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础”。

该决定要点是基于审查指南中的相关表述，与审查指南中对于修改超范围的要求很相似，修改超范围提到的是“直接地、毫无疑义地确定的内容”，而优先权提及的是“该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出”。

尽管很多人认为对于优先权成立核实的要求比修改超范围的判断稍显宽松，但是从专利法规的相关表述难以支持该观点。

在实践中还有借鉴“新颖性判断法” 的方式，可以参考使用，但考虑到数值范围等特殊情况，该方法并不完善。

因而，撰写在后申请的权利要求书时，参照修改超范围的标准或许是更加谨慎和安全的做法。

在审查实践中，对于要求优先权的申请，各个阶段有不同的考虑 。

初审阶段负责审查相关的形式要件，例如核实要求优先权声明、在后申请的申请人、时间界限等，但通常不负责核实是否涉及相同主题及是否首次申请。

在实审、复审、无效和诉讼阶段对于优先权成立的核实不是必需的。

在实审阶段，只有审查员检索到PX、PY或PE类文献时才需要核实优先权文件的实际内容。

如果审查员没有检索到所述文献，那么优先权文件的实际内容在实审阶段就不会被核实。

也就是说，即使该申请获得了授权，也不能确认其就一定享有优先权。

在无效和诉讼阶段，是否核实优先权通常需要当事人提出相应的请求并提交相应的证据。

与之相对，申请人和专利代理师要确认审查员对于优先权核实的审查意见是否正确。

对于因享有优先权而成为E类的文献（可以是在实审阶段的对比文件，或是在无效阶段请求人方提交的对比文件），申请人和专利代理师应注意核实该文献的优先权。

答复审查意见过程中的电话讨论及建议

随着专利局的审查数量与质量的提升，审查员发起的电话意见越来越多，且涉及问题的种类和数量也越来越多。

在2022年，《专利审查指南》对会晤和电话讨论的相关章节均做出了修改，以适应审查员对于提高工作效率的需要。

尽管此次修改大幅放宽了会晤的启动条件，但从近两年的实践工作来看，审查员同意会晤的可能性仍然较低。

考虑到工作效率与防疫等安全卫生问题，审查员及其审查部门大多不会同意申请人的会晤请求。

而且，现有的各种通讯方式已经基本可以取代现场会晤。

因而，如果申请人能够通过其他沟通方式表达观点，则没有必要提出会晤请求。

在这样的情况下，电话讨论的作用被进一步增强。

在本次修改中，电话讨论已不局限于“次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题”，而且新增视频会议、电子邮件等作为审查员与申请人进行讨论的方式，也不再对审查员记录并存档讨论的内容作强制性要求。

此外，在表述上做出了调整以明确审查员与申请人均可以主动地启动电话讨论。

因而，重视对于电话讨论的处理及合理利用电话讨论，将有利于申请人缩短审查周期并提高授权的几率。

对于电话讨论， 注意如下方面：

（1）详细记录并检查审查员所提及的问题 在个别案件中，审查员可能通过电话讨论提出很多问题，申请人应当详细记录，注意不要遗漏。

此外，申请人应当对照审查员提出的问题来检查申请文件中的其他内容，查看是否还存在审查员未指出的同类缺陷，可以向审查员确认后一同修改，提高答复工作的效率。

此外，对于一些难以修改的缺陷，申请人可以询问审查员的具体建议，以作为后续修改和/或争辩的参照。

但需要注意的是，审查员并没有义务提供确切的建议，因而良好的沟通方式也很重要。

（2）讨论有争议或不确定的内容 由于电话讨论并不限制次数，而且审查员和申请人均可以发起电话讨论，因而对于在电话讨论中有争议或不确定的内容，申请人可以先简单表达自己的观点，在查证后与审查员再次详细沟通。

对于审查意见通知书中不确定的内容，例如审查员指出权利要求中的部分技术方案得不到说明书的支持，申请人可以通过电话讨论向审查员确认其可以接受的限定范围，或者确认是否可以通过补充实验数据来克服缺陷，以及需要何种补充实验数据等等。

对于同时包含多种缺陷的审查意见，例如一个权利要求中同时存在创造性与不支持的缺陷，申请人应当明确审查员所希望解决的问题，可以通过电话讨论来提高沟通效率，避免因未正确理解问题而浪费答复机会。

对于审查员存在错误认知的内容，如果通过电话讨论能够更容易地帮助审查员理解问题，则申请人在提交意见陈述书之前或之后，均可以发起电话讨论来辅助说明。

（3）考虑需要加快进程的申请 对于已经有较长审查周期或多次通知书的申请，申请人应当考虑主动通过电话讨论来帮助解决申请中存在的问题，以提高申请被授权的几率。

（4）其他问题 相对于审查意见通知书，电话讨论在形式上相比并没有那么正式，审查员的个人风格对于电话讨论的影响较大。

例如，有的审查员不愿意提供具体建议，以免后续出现问题而导致争议；也有审查员愿意对修改细节进行详细指导。

对于申请人而言，应当尽量争取获得审查员的最大善意。

在电话讨论的问题克服后，申请通常会进入授权程序，但在正式授权前，还存在部门质检等后续程序，仍然有可能因为审查员遗漏问题、对事实理解有误或给出错误建议而导致质检问题。

在这种情况下，可能会收到审查员发起的新的电话意见，或与此前问题不同的新的审查意见通知书。

因而，对于电话讨论所涉及的问题，申请人应当认真考虑并与审查员深入沟通，参照审查员的观点做出正确的答复。

禁止反悔原则和专利侵权诉讼中权利要求解释规则讲解

禁止反悔原则是民法诚实信用原则的一种体现，为了合理平衡专利权人与社会公众的利益，避免专利权人“两头得利”。

通常认为禁止反悔原则是对在侵权认定时适用等同原则的限制，避免专利权人在侵权程序中过分扩张保护范围 。

禁止反悔原则的法律基础为最高人民法院发布的两个司法解释中的条款：

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（“司法解释 ”） 第六条专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（“司法解释（二）”） 第十三条权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

在之前的文章中，我所吴贵明先生介绍了专利侵权纠纷中的专利无效策略（点击查看原文），其中提到作为被诉侵权一方，可以利用无效程序迫使专利权人做出缩小保护范围的解释。

再利用禁止反悔原则，赢得侵权诉讼。

以下用两个最高人民法院的案例来介绍在专利授权、确权程序中修改权利要求导致放弃部分保护范围和意见陈述导致放弃部分保护范围的情形。

（1）修改权利要求导致放弃部分保护范围 在澳诺（中国）制药有限公司与湖北午时药业股份有限公司侵犯发明专利权纠纷案中 ，涉案专利申请公开文本明确记载，可溶性钙是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。

可见，葡萄糖酸钙和活性钙是并列的两种可溶性钙。

被诉侵权产品药物中使用的是葡萄糖酸钙。

专利权人澳诺公司在申请过程中根据专利审查员的意见对权利要求书进行了修改，将独立权利要求中的“可溶性钙”修改为“活性钙”，此种修改是为了克服得不到说明书支持的审查意见。

最高人民法院认为专利在授权程序中放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案，所以不能认定被诉侵权产品中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”构成等同的技术特征，被诉侵权技术方案没有落入专利的保护范围。

（2）意见陈述导致放弃部分保护范围 在厦门实正电子科技有限公司与乐金电子（天津）电器有限公司等实用新型专利权无效、侵害实用新型专利权纠纷案中 ，最高人民法院知识产权法庭首次探索同步审理涉及同一专利的行政确权案件和民事侵权案件。

具有争议的特征之一为“该热敏元件固定于印板上的一个过温保护点，该过温保护点位于所述桥堆散热器与所述印板配合处的反面”。

被诉侵权产品的热敏元件并非设置在散热器与印板接触处的反面，而是位于与该区域距离在13mm左右的位置。

无效程序中，专利权人实正公司陈述“配合处就是连接处”。

在最高人民法院组织的庭前会议中，为了使被诉产品落入涉案专利保护范围，专利权人改称“配合处应理解为桥堆散热器整体在印版上的投影区域”。

最高人民法院在评述被诉产品热敏元件位置是否与涉案专利中的位置构成等同时，没有接受专利权人在庭前会议中的解释，而是基于无效程序中专利权人陈述认定保护范围。

最终认定被诉产品热敏元件位置与涉案专利中的位置不够成等同的技术特征，被诉侵权技术方案没有落入专利的保护范围。

禁止反悔原则是权利要求解释作用于等同侵权认定的具体表现。

关于权利要求解释，司法解释（二）第六条第一款规定，人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

上述司法解释明确规定，与涉案专利存在分案申请关系的专利及其审查档案可以用于解释涉案专利。

可见最高人民法院对用于解释权利要求的“内部证据”的范围上，作出了扩大解释。

此外，最高人民法院的多件司法判例也展现了最高人民法院对“内部证据”边界认定的态度。

在戴森技术有限公司与苏州索发电机有限公司侵害发明专利权纠纷案中[4]，一审时索发公司提交了与涉案专利享有共同优先权的另一专利的审查档案。

二审中，最高人民法院认为该同族专利不是分案申请，不能直接适用司法解释（二）第六条的规定。

但是该同族专利与涉案专利具有密切关系。

据此认定了该同族专利在实质审查阶段的陈述，可以用来解释涉案专利的权利要求。

在邱则有专利战略策划有限公司与北京东方京宁建材科技有限公司等侵害发明专利纠纷案中 ，最高人民法院认为，参照司法解释（二）第六条第一款，可以结合专利权人同一时期申请的其他相关专利的说明书，来解释涉案专利的权利要求。

在无锡海斯凯尔医学技术有限公司与弹性测量体系弹性推动公司侵害发明专利权纠纷案中[6]，最高人民法院也使用了专利权人关联公司在后申请的专利说明书记载的内容来佐证对涉案专利“同时观察”技术特征的理解。

在上述案件中，最高人民法院分别使用与涉案专利享有共同优先权的另一专利的审查档案、专利权人同一时期申请的其他相关专利的说明书、专利权人关联公司在后申请专利的说明书对权利要求进行解释。

作为被诉侵权人一方，对上述被最高人民法院判决确认的可用于解释涉案专利权利要求的证据应给予一定关注，争取通过解释来限缩涉案专利的保护，达到和禁止反悔原则相同效果。


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