专利申请的技术三要素“技术问题”讲解，中国企业跨境知识产权交易所涉税务

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专利申请的技术三要素之一“技术问题”讲解

虽然“技术问题”这一概念出现在审查指南中，而并非出现在更高位阶的专利法和实施细则中，但“技术问题”在不同的法条中所具有的具体含义也不尽相同，而且其在专利授权和确权中的地位也不可小觑。

1。 专利法第二条第二款：

专利法第二条第二款对于发明的定义如下：“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”，专利审查指南第二部分第一章第2节第3自然段规定：“未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体”。

由此可以引申出，在判断一件专利申请的权利要求是否是专利保护的客体时，关键之处在于确定该专利申请能够解决的问题是什么，并确定能够解决的问题是不是技术问题，如果是，则确定该件专利申请的权利要求中解决该技术问题采用的手段是否是技术手段，在确立了该件专利申请的权利要求采用了技术手段来解决技术问题，则能够确定权利要求属于专利保护的客体，这也在笔者的实际工作经验中得到了验证。

因此，技术问题在确立一件专利申请是否属于专利保护客体中起到了举足轻重的作用，而且这里的技术问题是指专利申请中提出的技术问题，也即实际要解决的技术问题。

2。 专利法实施细则第二十条第二款 专利法实施细则第二十条第二款规定了：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

专利审查指南第二部分第二章第3.1。2节规定了：“判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征”。

专利法实施细则第二十一条第二款的立法目的在于，“保证独立权利要求中要求保护的技术方案在解决技术问题意义上的完整性，是独立权利要求应当符合的最低标准”。

根据立法目的可以推导得出，判断必要技术特征的基准在于：要解决该发明提出的技术问题，获得相应的技术效果，采用的技术方案是否必须包含某一技术特征，如果该技术特征是必不可少的，则属于必要技术特征。

因此，在确立一件专利申请的独立权利要求是否缺少必要技术特征时，首先，要确定专利所要解决的技术问题是什么，如果专利申请解决了多个技术问题，则要确定各个技术问题是否彼此相对独立，解决各个技术问题的技术特征是否彼此也相对独立，如果是，则独立权利要求中记载了解决一个或者部分技术问题的必要技术特征的，即可认定其符合实施细则第二十一条第二款的规定，不应再要求其记载解决各个技术问题的所有技术特征。

换言之，在确定一件专利申请的独立权利要求是否缺少必要技术特征，关键之处在于确定专利申请所要解决的技术问题，如果解决该技术问题的技术特征已经记载在独立权利要求中，即可认定其符合实施细则第二十一条第二款的规定。

注意，专利法实施细则第二十一条第二款所称的“技术问题”是指专利申请中提出的技术问题，即实际要解决的技术问题。

3。 专利法第二十六条第四款 专利法第二十六条第四款规定了权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

专利审查指南第二部分第二章第3.2。1节规定了：对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求，应当审查这种概括是否得到说明书的支持。

如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

该条款涉及判断权利要求中已经限定的概括技术特征（例如，上位概括、并列概括或功能性限定等）所包含的一种或多种下位概念或选择方式是否都能够解决一件专利申请实际要解决的技术问题。

换言之，是否能够得到说明书的支持指的是权利要求中的技术特征是否概括适当，是否涵盖了不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的实施方式。

因此，在判断一件专利申请的权利要求是否能够得到说明书的支持时，需要判断概括的技术特征所涵盖的所有实施方式都能够解决相同的技术问题，而无需判断所概括的技术特征是否能够解决权利要求所限定的技术方案要解决的所有技术问题。

如果说专利法实施细则第二十条第二款是对合理限定独立权利要求的保护范围有重要作用，强调权利要求的技术方案的完整性，即，权利要求中是否已经限定了解决一件专利申请实际要解决的技术问题的技术特征，即，必要技术特征的有无问题。

那么专利法第二十六条第四款是对构成权利要求的技术特征的合理概括有重要作用，强调权利要求的技术方案的范围的合理性，即技术特征的概括是否恰当的问题。

因此，专利法实施细则第二十条第二款和专利法第二十六条第四款是相辅相成的，共同约束申请人将权利要求的保护范围限定到合适的范围，以公开换保护。

4。专利法第二十二条第三款 《专利法》第二十二条第三款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

判断发明是否具有突出的实质性特点的重要一步在于，从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

因此，在判断一件专利申请的权利要求是否具有创造性时涉及技术问题的判断，而此处的技术问题是指发明实际解决的技术问题，即，根据权利要求与最接近的现有技术的区别技术特征，重新确定的专利实际解决的技术问题。

在判断权利要求是否具有创造性时，重新确定技术问题的目的，是为了规范自由裁量权的行使，使得对现有技术中是否存在技术启示的认定更为客观，对专利是否具有创造性的认定更为客观。

在判断创造性时，随着与权利要求进行对比的最接近的现有技术不同，认定的区别技术特征往往也会有所差异，重新确定的技术问题是动态的、相对的，并且通常不同于一件专利申请所提出的技术问题。

中国企业跨境知识产权交易所涉税务讲解

近年来，随着全球化程度的加深，中国企业在“走出去”的过程中，跨境知识产权交易已成为一种常见的商业合作模式，而在交易过程中双方必然要关注的重要事项之一便是税务，所涉税务也因此类交易的国际化而呈现出复杂性。

一、知识产权交易所得分类 跨境知识产权交易包括知识产权转让和许可两种形式，通常在税法体系下（包括经合组织OECD税收协定、中国与他国的双边税收协定、国内税法等法律法规），转让所得属于财产收益，许可所得属于特许权使用费。

1、知识产权转让所得 知识产权转让所得指的是通过将知识产权的所有权转让给他方而取得的所得，属于财产收益。

按照中国《企业所得税法》第三条、第六条及《企业所得税法实施条例》第六条、第十六条规定，应缴纳企业所得税的所得应当包含转让财产所得，而知识产权转让所得属于无形资产取得的收入（见如下法律依据）。

2、知识产权许可所得 知识产权许可所得指的是通过将知识产权的使用权授权给他方使用而取得的所得，即特许权使用费。

按照中国《企业所得税法》第三条、第六条及《企业所得税法实施条例》第六条、第十六条、第二十条规定，应缴纳企业所得税的所得应当包含特许权使用费所得，即企业提供专利权、非专利技术、商标权、著作权以及其他特许权的使用权所得的收入（见如下法律依据）。

法律依据：

二、跨境知识产权交易税收政策 1、境外所得税抵免 在跨境知识产权交易中，中国居民企业可以合理运用有关政策避免对境外所得进行重复征税，减少税收压力。

根据中国《企业所得税法》第二十三条规定，居民企业来源于中国境外的应纳税所得，对于已在境外缴纳的所得税税额，可从其当期应纳税额中抵免。

境外税收抵免包括直接抵免、间接抵免和饶让抵免，与知识产权交易较为相关的主要是直接抵免和饶让抵免。

①直接抵免 2022年国家税务总局国际税务司发布的《“走出去”税收指引》指出：直接抵免法规定的可抵免境外所得税税额，是指企业依照境外税法及规定应缴并已实缴的企业所得税性质的税款，主要适用于企业就来源于境外的营业利润所得在境外所缴纳的企业所得税，及就来源于或发生于境外的股息、红利等权益性投资所得、利息、租金、特许权使用费、财产转让等所得在境外被源泉扣缴的预提所得税。

简言之，居民企业在纳税年度的境内外应纳税所得额中，可凭借该政策直接扣除在境外被扣缴的税额（如企业在境外因获得的特许权使用费而被源泉扣缴的预提税）。

②饶让抵免 饶让抵免是指：居民企业取得境外所得，按照所得来源国（地区）税法享受了免税或减税待遇，该免税或减税数额可作为企业实际缴纳的境外所得税额用于办理税收饶让抵免。

在中国与境外国家的跨境知识产权交易中，如果中国与该国签订的双边税收协定中有饶让抵免条款，那么“走出去”企业在境外投资的企业所享受的减税、免税额可以视同已按该国税法纳税，从“走出去”企业在中国的应纳税总额中抵免。

2、代扣代缴税 ①代扣代缴预提所得税 按照《“走出去”税务指引》，中国签订的税收协定明确了我国和所得来源国对特许权使用费都有征税权。

按照中国《企业所得税法》第三条第三款和第三十七条规定，中国对外国来源于中国的特许权使用费征收预提所得税，由支付人在扣缴义务发生时为特许权使用费受益所有人代扣代缴税款（见如下法律依据-《企业所得税法》第三条第三款、第三十七条）。

例如，在知识产权运营团队曾运作的某个国际技术转移项目中，国外A公司将其中国专利及专有技术授权给中国H公司使用，H需向A支付特许权使用费作为回报，此时H就需要针对A来源于中国的特许权使用费向中国税务机关为A代扣代缴预提所得税。

需要注意的是，如果H公司没有为A公司向中国税务机关代扣代缴税款，那么一方面中国税务机关有权向A追缴税款，同时H将面临罚款（见如下法律依据-《企业所得税法》第三十九条、《税收征收管理法》第六十九条）。

法律依据：

另外，关于适用的预提所得税税率，需要考虑两方面，一是考虑扣缴义务发生地的国家法律，二是考虑双方公司所在国家之间是否有双边税收协定。

比如香港企业授权专利技术给中国居民企业，中国企业需向香港企业支付特许权使用费。

那么：

A。 按照中国《企业所得税法》第二十七条第五项和《企业所得税法实施条例》第九十一条第一款规定，香港企业应就其来源于中国境内的所得按10%的税率缴纳企业所得税。

B。 按照《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》（下称《安排》）第十二条第二款规定，如果特许权使用费受益所有人是另一方居民，则所征税款不应超过特许权使用费总额的7%。

因此，综合考虑上述中国法律和内地与香港的双边税收协定后，中国企业为香港企业就其特许权使用费在境内进行代扣代缴税款时所适用的税率为7%。

要说明的是，2022年4月中国和香港签署的《安排》第四议定书作出的修订中，其中有一条是对于飞机和船舶租赁业务所支付的特许权使用费的预提所得税税率由7%降至5%。

这对于相关业务是更大的税收优惠。

②代扣代缴增值税及附加税 境内企业向境外支付特许使用费（如专利权、商标权、非专利权、著作权等）时，除了代扣代缴相关的预提所得税之外，还需按中国《增值税暂行条例》的规定，由国内企业为国外企业向中国税务机关代扣代缴6%的增值税及相应附加税。

三、转让定价 在进行跨境知识产权交易时，境内企业还需注意关联方转让定价的问题。

提出这一问题的背景是因为以前跨国集团内部关联公司间通常按交易各方所承担的功能、风险以及所拥有的资产（特别是无形资产）来分配利润，这将导致可以通过合同安排让位于低税负国家的关联企业承担主要风险（即使其并无实质研发功能）以获取高利润，从而从整体上降低跨国集团的税务成本。

根据中国《企业所得税法》第四十一条规定：企业与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的，税务机关有权按照合理方法调整。

近年来，国际上对关联交易的转让定价问题也达成一定共识。

2022年经济合作与发展组织（OECD）发布了关于税基侵蚀和利润转移行动计划（即BEPS行动计划）的阶段报告，就无形资产及其产生回报的分配问题，BEPS行动计划指出应当与企业实际控制的开发、增强、维护、保护和利用功能（Development、Enhancement、Maintenance、Protection、Exploitation，即DEMPE功能）相匹配，其核心是要重视集团内对于DEMPE功能的实际承担。

因此，在关联企业跨境知识产权交易中，无适当理由以低价交易将可能面临税务机关的审查和调整。

中国企业应按照独立交易原则，同时考虑BEPS行动计划针对知识产权这类无形资产所得利润的分配建议，以确定适当的转让价格。

四、争议解决 如果国内企业在“走出去”的经营过程中遭受不公正待遇，可以通过向中国税务机关申请启动相互协商程序来维权。

关于相互协商程序的法律依据，一是中国与他国签订的双边税收协定，二是国税总局分别在2013年和2022年关于发布《税收协定相互协商程序实施办法》的公告（2013年第56号）和《特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法》的公告（2022年第6号）中的有关规定。

以说明书为依据与创造性判断讲解

近年来，专利局的审查质量日益提高，以往困扰申请人及代理人的“未以说明书为依据”或“得不到说明书支持”的问题明显少了。

并且，即使存在此类问题，审查员在做出判断时也会更加谨慎，这使得相应的答复有了更多争辩的空间。

然而，“以说明书为依据”仍然是一个重要的要求，有许多相关联的问题需要我们关注并多多思考。

其 个重要的问题就是以说明书为依据应与创造性统合考虑。

对于以说明书为依据，《专利审查指南》中规定：“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式”。

对于创造性，《专利审查指南》中规定：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。

如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。

从中可以看到，以说明书为依据与创造性的判断主体都提及了“所属技术领域的技术人员”，也就是本领域技术人员。

在创造性一章中，《专利审查指南》给出了“所属技术领域的技术人员”的定义，并且明确了设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。

在具体判断时，以说明书为依据的内容可以是“等同替代方式”或“明显变型方式”。

虽然《专利审查指南》中没有明确定义“等同替代方式”和“明显变型方式”，但通过字面意思并结合《专利审查指南》相关章节的内容可以理解为它们是所属技术领域的技术人员结合发明中的实施例容易得到的替代或变型方式。

此外，所属技术领域的技术人员能够合理预测它们的性能或用途；对于创造性，提出了应当是“非显而易见”的，可以理解为具有创造性的技术方案应当是所属技术领域的技术人员结合现有技术不容易得到的。

尽管二者在用语上存在区别，但判断的角度却有很多相似之处。

此外，可以理解的是，二者的判断方向不同，简单的说“以说明书为依据”是指“权利要求概括的方案基于发明实施例容易得到”，而“具备创造性”是指“发明基于现有技术发明不容易得到”。

在当前的审查中，对于保护范围较宽的权利要求，审查员通常更倾向于使用创造性进行评述。

有时在关于创造性的审查意见中甚至可以体现出审查员对于未以说明书为依据的考虑。

例如，在一个关于催化剂专利申请的审查意见中，审查员指出：“由于本申请实施例中仅给出了通式化合物中催化剂A可以用于催化烯烃聚合。

本申请说明书并未记载与说明书中的催化剂A的化合物结构相差较大的权利要求1的其他通式化合物具有类似的催化烯烃聚合的效果，……。

本领域技术人员可以通过对配体进行修饰或调整得到权利要求1的通式化合物。

因此，权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性”。

通过分析可以理解，审查员已经初步认可了权利要求1中涉及催化剂A的技术方案相对于现有技术是具有创造性的。

另一方面，由于其他通式化合物没有对应的实施例和效果数据，因而认为涉及其他通式化合物的技术方案相对于现有技术不具有创造性。

此类审查意见对于显而易见的判断采用了严格的标准，在答复中，申请人或代理人在考虑其他通式化合物是否显而易见的同时，也应当考虑它们是否能够得到说明书的支持。

此外，需要考虑另一种情况，审查员在做出第一次审查意见时没有检索到合适的对比文件，仅提出权利要求1未以说明书为依据。

而后，审查员在做出第二次审查意见时进一步理解了该申请的技术内容，并且通过补充检索找到了可以评述权利要求1中部分技术方案的创造性的对比文件。

在这样的情况下，如果申请人或代理人在答复第一次审查意见时争辩权利要求1的技术方案均为实施例的等同替代方式或明显变型方式，那么这样的陈述对于该申请的走向是不利的。

审查员可以基于申请人或代理人陈述的内容在第二次审查意见中认定权利要求1中包含的所有技术方案都不具备创造性。

对于此类情况，可供参考的处理方式是，在答复第一次审查意见时，尽量使用该申请说明书记载的相关技术方案进行说理，例如通过说明工作原理或反应机理等方式，必要时可以提供补充实验证据供审查员参考，而不应贸然陈述权利要求1的技术方案均为实施例的等同替代方式或明显变型方式。


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