专利诉讼应主动出击，实用新型撰写涉及《专利法》第26条第3款问题讲解

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专利诉讼应主动出击

近年来，越来越多的专利诉讼出现在公众的视野中，苹果诉三星、高通诉魅族等等。

大公司之间的激烈交锋、高昂的赔偿额都成为了大家茶余饭后的谈资。

然而，不为公众所直接了解的是，这些专利诉讼需要花费高额的代理费，而且对于被告方，在被诉侵权后才仓促应对实际上是非常被动的，有些在市场上风生水起的公司在收到诉讼状后常常措手不及。

相比于在被诉后才开始着手准备，我们可以选择一种更积极的方式—提交公众意见。

提交公众意见不需要官费，不限次数，不限制提交人的身份。

在委托代理人的情况下，无效诉讼动辄需要数万甚至数十万的代理费用，而提交公众意见的代理费用较低廉。

并且，其作为早期的一种干预手段，可以让请求人在面对有威胁的发明专利申请时能够有准备地应对。

对于提交公众意见，在我国的专利法规中有如下规定：

《专利法实施细则》第四十八条规定：“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国知局提出意见，并说明理由。

” 《专利审查指南》第二部分第八章第4.9节规定：“任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见，应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。

如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。

专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。

” 提交公众意见可以参考以下流程：

首先，选定目标范围并组织专业团队。

提交公众意见应当是在监控竞争对手的过程中进行的，企业或个人可以根据自身情况和能力，选择若干个可以确定的竞争对手，也可以将监控范围扩大至整个行业，积极并持续地关注相关的专利申请情况。

进行监控需要选择全面且更新及时的专利数据库，然后可以通过申请人名称、关键词和/或分类号来检索所需要的专利申请。

该工作可以通过公司内的专业技术团队或知识产权部门来完成，也可以委托具有相应经验的专利代理所。

其次，针对专利申请中存在的问题合理陈述意见。

对于公众意见的格式和内容，国家知识产权局并没有特殊的规定。

提交人可以仅仅提交对比文件或简单说明理由，然而考虑到提交公众意见的目的是为有利于审查员在审查过程中借鉴，并最终尽可能地阻止该专利申请获得授权，那么提交人撰写的公众意见陈述书应当尽可能地贴近审查员的思路和用语习惯。

所针对的问题可以是我国专利法规中规定的任一项中所提及的问题。

如果涉及新颖性或创造性的问题，提交人应当提供符合申请日或公开日要求的对比文件，并详细指明与目前专利申请相关的段落内容。

提交公众意见中需要注意的事项：

（1）提交的时机 在审查员发出授予专利权的通知前提交的公众意见都应当被审查员考虑，但常常有提交人询问应当选择在什么时间提交公众意见更合适，担心过早提交是否可能被审查忽略，是否应该至少等到专利局发出进入实审程序通知书后再提交？实际上，目前专利局使用电子系统办公，所有提交的公众意见都会在扫描后按照时间顺序与申请文件等一起收入该专利申请的电子文档内。

因而，即使是在目标专利申请公开后的第一时间提交公众意见，该意见也会在随后分配给实审审查员时一并推送。

对于实审审查员，确认申请文本和相关过程文件是非常重要的，基本不存在遗漏公众意见的可能。

依照上述经验，我们建议请求人尽早提交公众意见，并且应当争取在实审审查员开始第一次审查之前，以便审查员在首次审查时就能全面考虑提交的意见。

（2）关注政策导向 专利局致力于提升审查质量，提交人在提交公众意见时应当考虑专利局关于审查质量的最新要求。

对于这一点，提交人可以参考在专利领域有经验的专业人士的意见。

例如，我们通过近年的经验可以总结出目前专利局对于公开不充分与未以说明书为依据的问题把握越来越严格，如果提交人想要针对这两个问题提出公众意见，那么得需要有力的证据和/或充分的说理。

另一方面，专利局在目前的审查中非常重视新颖性与创造性的评述。

因而，请求人应尽可能提供与目标专利申请相关的对比文件，合理陈述目标专利申请的权利要求不具备新颖性和创造性的理由。

（3）提交反证 在提交的公众意见中，我们同样可以提交关于实验结果的定性或定量的证据，来证实申请人无法获得其所要求的技术方案或者所期望的技术效果。

这样的证据应当通过正规的实验标准来进行，如果能够通过有信誉的实验室提供这些证据能够增加被审查员采纳的可能。

如果目标专利申请存在有违常理的技术内容，提交人除说理外最好能够提供正规的文献资料供审查员参考。

（4）积极监控、及时调整 专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。

因而在首次提交公众意见后，我们应当继续监控目标专利申请的审查过程，看看实审审查员是否采纳了我们的意见。

提交公众意见不限次数，如果未被采纳，我们可以继续提交公众意见，并根据情况考虑加强说理或补充新的证据。

在监控过程中我们也要监控申请人的应对方式，针对申请人提出的意见陈述或修改，我们可以有针对性地补充意见或证据。

在提交公众意见的过程中，除了从属权利要求之外，我们还应当做好准备以防申请人从说明书中寻找内容修改权利要求。

（5）匿名提交 专利局对于提交人的身份不做核实，因而为避免在竞争过程中引来不必要的麻烦，提交人可以选择匿名提交。

实用新型撰写时所涉及的《专利法》第26条第3款问题讲解

在答复实用新型的审查意见时，除了涉及常见的专利法第二条第三款（即，保护客体）和专利法第二十二条第二款（即，新颖性）问题外，也会遇到关于专利法第二十六条第三款的问题，关于实用新型专利为什么会存在专利法第二十六条第三款的问题，首先需要了解实用新型专利申请初步审查时所适用的法条。

在《专利审查指南》（后面简称“审查指南”）的第一部分，第2章节中有关实用新型专利申请的初步审查中记载了：申请文件的明显实质性缺陷审查，包括专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，……是否明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条第二款或第四款、第二十六条第三款或第四款、……。

其中，专利法第二十六条第三款规定的是：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

在《专利审查指南》中也规定了说明书如何撰写视为“清楚”，“完整”以及“能够实现”，基于《专利法》的第二条第三款的规定，众所周知实用新型所保护的是：对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；因此在撰写实用新型的说明书时为达到“清楚”，需要在对产品的形状、构造或其结合的描述满足“主题明确”和“表述准确”。

其中，对于“主题明确”，实用新型的说明书需从现有技术出发，明确实用新型想要做什么和如何去做，即，区别于现有技术，本申请实用新型所要保护的形状、构造或者其结合需要解决的技术问题是什么，并且具体是如何通过该形状、构造或者其结合实现该技术问题的（例如，通过描述该形状、构造或者其结合的技术方案如何解决了技术问题），进而实现了相关的技术效果，不能出现说明书所记载的技术方案无法解决所要解决的技术问题，通常在收到的审查意见通知书中关于说明书所记载的技术方案无法解决所要解决的技术问题，往往是由于在定位本申请实用新型的技术问题时，定义的技术问题数量过多，和/或技术问题定位的不准确，而说明书中记载的技术方案不能解决所有的技术问题，和/或，明确根据形状、构造或者其结合不能解决该技术问题； 以不能通过实用新型的说明书明确根据形状、构造或者其结合解决该技术问题为例进行说明：例如，技术问题为：在远程解决车载音响故障时，现有技术由于缺少将检测电路与通信电路相兼容的结构导致检测结果处理效率低的问题；如果实用新型的说明书中仅记载了检测电路与通信电路之间兼容的连接结构，却未记载如何在检测电路将检测信号通过通信电路发送至远程服务器后，远程服务器如何根据接收到的检测信号得到检测结果；那么该实用新型的说明书就存在“主题不明确”的问题，即，该实用新型说明书中记载的技术方案仅能解决检测电路和通信电路的兼容问题，但是如果实用新型的说明书中未记载远程服务器如何根据检测信号得到检测结果，那么对于检测结果的处理效率低这个技术问题是不相关的。

对于“表述准确”，审查指南指出：说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语。

说明书的表述应当准确地表达发明或者实用新型的技术内容，不得含糊不清或者模棱两可，以致所属技术领域的技术人员不能清楚、正确地理解该发明或者实用新型。

因此在撰写实用新型的说明书时，即使基于技术交底书和发明人提供的相关文献，在表述技术方案的过程中，如果存在歧义，都应在阐述技术方案之前，对所使用的技术术语、名词进行定义，以避免表述不准确的问题出现。

而关于实用新型说明书的“完整”，需要在说明书中涵盖以下三点：（1）帮助理解实用新型不可缺少的内容；（2）确定实用新型具有新颖性、创造性和实用性所需的内容；（3）实现实用新型所需的内容。

此外，实用新型的说明书中还应当解释为什么说该实用新型克服了技术偏见，新的技术方案与技术偏见之间的差别以及为克服技术偏见所采用的技术手段，该点在审查员审查本申请时能够起到指引作用，在答复审查意见阶段也能帮助专利代理人答复审查员提出的相关疑惑，能够提升实用新型在审查过程中的审查效率。

需要说明的是，基于上述凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述。

当实用新型的说明书涵盖了具备“清楚”和“完整”的所有内容时，该实用新型的说明书所记载的技术方案就能达到本领域技术人员实现该实用新型的程度。

实用新型的撰写在目前公开文本中普遍存在的问题在于：说明书存在不“清楚”和不“完整”的缺陷，即，主要体现在说明书中描述的过于简单，因此，实用新型的撰写，其实都应该将要保护的技术方案阐述清楚完整，从而有效的提高实用新型的整体专利质量。

实践中如何请求专利优先审查？

发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案；实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案；专利复审案件在七个月内结案；发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案，外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案。

这是2022年施行的《专利优先审查管理办法》第10条中的规定。

实践中应当如何操作才能加快专利申请的审查过程呢？ 首先，需要确定请求优先审查的专利申请是否满足规定的条件。

《专利优先审查管理办法》第3条规定了六种情况：（一）涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业；（二）涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业； （三）涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快；（四）专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造；（五）就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请；（六）其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先。

专利申请只要满足上述六种情形中的一种，便可以准备请求优先审查了！ 然后，需要判断提交请求的时机是否合适。

对于发明专利请求优先审查的，应当在提出实质审查请求、缴纳相应费用后、具备开始实质审查的条件时提出。

最好的提出请求的时机是在收到进实审通知书之后。

对于实用新型、外观设计请求优先审查的，应当在完成专利申请费缴纳后提出。

接着，准备提交材料。

《专利优先审查管理办法》第8条中规定了申请人提出发明、实用新型、外观设计专利申请优先审查请求的，应当提交（1）优先审查请求书、（2）现有技术或者现有设计信息材料和（3）相关证明文件。

关于优先审查请求书，可以从国家知识产权局官网下载（http：//www。sipo。gov。cn/zhfwpt/zlsclcggfw/yxsc/）。

关于现有技术，是指发明或者实用新型专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。

实践中，对于PCT申请或者有欧美同族的申请，可以将PCT检索报告中引用的对比文件或者欧美同族审查意见或检索报告中引用的对比文件作为现有技术材料提交。

关于相关证明文件，主要指证明该专利申请是符合《专利优先审查管理办法》所列优先审查情形的必要的证明文件。

实践中，通常需要提交证据说明。

证据说明中主要陈述专利申请可以请求优先审查的理由，例如，专利申请中的产品属于《战略性新兴产业终点产品和服务指导目录》（2022版）规定中的新兴产业重点产品，或者已经发现他人正在实施本申请中的发明创造。

如果在证据说明中陈述的理由是已经发现他人正在实施本申请中的发明创造，则还需要提交“他人正在实施本申请中的发明创造”的侵权证据，例如，买卖合同、产品供应协议、采购发票等。

除了上述三种材料之外，实践中，还需要提交以下材料：

（1）委托书 申请人请求代理机构代办的，需要提供申请人签字的委托书。

（2）公司营业执照副本 申请人为企业的，需要提供公司营业执照副本。

如果申请人为国外的企业，即公司营业执照副本为外文的，还需要提供公司营业执照副本的中译文版。

（3）进实审通知书 （4）审查费缴费收据 准备好了上述文件之后，便可以在相关网站上提交上述文件。

各地有专门的机构负责处理优先审查请求，例如，北京负责处理优先请求的机构是中关村知识产权促进局，其通过北京市网上政务服务大厅（http：//banshi。beijing。gov。cn）受理专利申请优先审查请求的提交。


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关键词： 申请专利 发明专利申请