中国专利侵权惩罚性赔偿制度如何适用？中国专利保护期限补偿制度讲解

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中国专利侵权惩罚性赔偿制度如何适用？

在知识产权从严保护的背景下，第四次中国专利法修改案已于2022年6月1日开始实施，新专利法大幅加强了对专利权人合法权益的保护。

尤其体现在专利侵权赔偿方面，新专利法第七十一条规定：

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

新专利法不仅提高了法定赔偿额，将法定赔偿额上限提高至五百万元、下限提高至三万元，还增加了惩罚性赔偿制度，对故意侵权且情节严重的，法院可以在按照权利人被侵权所受到的实际损失、侵权人所获得的利益、或者专利许可使用费倍数确定数额的一倍以上五倍以下来确定赔偿数额。

为了确保正确实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度， 2022年3月3日，最高人民法院发布了《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《解释》），对适用惩罚性赔偿案件的请求内容和时间、故意和情节严重的认定、计算基数和倍数的确定等作出了具体规定，对惩罚性赔偿制度的适用给出了操作层面的指引。

《解释》中的具体规定的适用，由此明确企业在专利维权或面对侵权风险时，针对新专利法的惩罚性赔偿制度应考虑的相应对策。

1、侵权惩罚性赔偿的适用要件 《解释》中第一条明确了：原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。

即，为了适用惩罚性赔偿规定，一方面要求被诉侵权方存在主观上的故意，另一方面，客观上要求侵权情节严重。

对于主观故意和客观情节严重的认定标准，《解释》的第三条和第四条分别予以明晰，给出了判断的具体考量因素并列举了可以认定为故意和情节严重的情形。

被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的； 被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的； 被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的； 被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的； 被告实施盗版、假冒注册商标行为的。

对于专利侵权而言，上述1-4条所列的情况均可能适用。

而对于是否情节严重，第四条明确了要综合考量的因素包括侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等。

另外列举了六种可以认定为“情节严重”的情形：

因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为； 以侵害知识产权为业； 伪造、毁坏或者隐匿侵权证据； 拒不履行保全裁定； 侵权获利或者权利人受损巨大； 侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康。

除了以上所列具体情形外，上述条款中同时也说明还可以包括其他可以认定为故意和情节严重的情形。

2、惩罚性赔偿数额的计算方法 《解释》中第五条和第六条惩罚性赔偿额的计算方法给出了具体指引。

第五条明确了惩罚性赔偿额计算的基数，即以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益、许可使用费的倍数作为计算基数，并且该基数不包括合理开支。

另外还规定，人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。

第六条明确了法院确定惩罚性赔偿的倍数时考量的因素，即应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。

例如：侵权人的主观恶意程度、权利人所受损害或侵权人获利情况、侵权人的侵权规模、持续时间长短等。

根据上述规定，明确了计算基数不包括权利人为维权所支付的合理开支，并且法定赔偿不能作为惩罚性赔偿的基数。

在惩罚性赔偿适用中，以实际损失或者侵权获利作为赔偿基数时，既可以精确计算，也可以根据原告的主张及证据来酌量确定，而倍数主要与侵权的情节严重程度对应。

3、惩罚性赔偿制度使用和应对的策略 基于上文的简单梳理可见，通过上述《解释》对惩罚性赔偿适用的明确操作指引，在新的专利法实施之后，无论是专利权人方还是潜在侵权方，均可以预期关于惩罚性规定的适用要素，从而在维权或面对侵权风险时，充分考虑如何使用或者避免惩罚性赔偿的适用。

例如，作为专利权人，若知晓对方存在故意及侵权情节严重的情况，能够在侵权诉讼中适用惩罚性赔偿，则会对侵权方构成更大的震慑，一方面，如果胜诉可以获得更多的赔偿；另一方面，有利于在诉讼程序中提高对方和解的主动性，以便及时有效的制止侵权行为，节约诉讼时间和金钱成本。

因此，专利权人在对侵权方提起侵权诉讼之前，在收集赔偿证据时，可以按照以上惩罚性赔偿适用的主观和客观要件，有针对性的收集证明侵权方故意及侵权情节严重的证据。

而对于有专利侵权风险的企业，则需要注意避免落入上述惩罚性赔偿的适用情形。

中国专利保护期限补偿制度讲解

我国《专利法》自1985年实施已来，分别于1992年、2000年、2008年、2022年进行过四次修改。

最后一次修改的《专利法》于2022年6月1日起施行，此次修改的亮点之一是设立了发明专利申请因审查引起授权延迟的专利保护期限的补偿制度。

根据修改后的《专利法》第四十二条第二款的规定：自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国知局应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。

根据该条款，我们可以提取出三条重要信息：

专利保护期限的补偿不是自行启动的，是需要经过专利权人的请求的； 给予保护期限补偿的授权专利需要满足两个时间要求，其一是授权日自申请日起满四年、其二是授权日自实质审查请求之日起满三年，二者缺一不可； 应给予保护期限补偿的“不合理延迟”需排除由申请人原因造成的时间延迟。

修改后的《专利法》对于专利保护期限补偿制度仅进行了较为上位的规定，对于“不合理延迟”的判断、补偿期限的计算等具体实施性问题并未给出相关的解释，这有待于在修改后的《专利法实施细则》和《专利审查指南》中予以完善。

为了保障修改后《专利法》的施行，国家知识产权局制定并发布了《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》，该办法也于2022年6月1日起施行。

该办法第五条规定：对自2022年6月1日起公告授权的发明专利，专利权人可以依照修改后的专利法第四十二条第二款，自专利权授权公告之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知缴纳相关费用。

国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述请求进行审查。

从该办法中我们能够得到有关请求专利期限补偿的业务处理的初步指引：

对可请求专利期限补偿的授权发明专利划定了时间界限，凡是自2022年6月1日起公告授权的发明专利，如果符合修改后的《专利法》第四十二条第二款的规定，都可以请求专利期限补偿；对专利期限补偿的请求提出时间做出了规定-----“自专利权授权公告之日起三个月内”，超出这个时间，将丧失专利期限补偿的权利；不同于电子业务办理，期限补偿请求的提出方式是“纸件形式”。

该办法对于“相关费用”以及期限补偿请求的具体审查，没有给出详细解释。

与此同时，与修改后的《专利法》相关的《专利法实施细则》也在做出配套修改。

国家知识产权局已经公布了《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》。

尽管《专利法实施细则》的最终修改版本还没有确定，但该征求意见稿中针对发明专利权保护期限补偿制度的相关修改可供申请人和专利权人参考。

在该征求意见稿中，《专利法实施细则》新增第八十五条之三中规定：给予专利授权期限补偿的，按照实际延迟的天数予以补偿。

专利法第四十二条第二款规定的由申请人引起的不合理延迟包括以下情形：（一）未在指定期限内答复国知局发出的通知；（二）申请延迟审查；（三）援引加入；（四）其它情形。

本细则第八十六条、第八十七条的情形不属于不合理延迟。

根据该征求意见稿，我们可以获知不予保护期限补偿的情形的相关信息，也能初步了解补偿时间的计算方式。

但是，如果仅仅基于以上这些规定，针对具体的案件，专利权人可能仍然无法判断是否有机会获得保护期限补偿以及有可能获得的具体补偿时间。

为了在审查实践层面保障对修改后的《专利法》以及《专利法实施细则》的贯彻落实，国家知识产权局也已开展对《专利审查指南》的适应性修改工作。

在《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中，增加了对于专利授权期限补偿的相关规定。

尽管《专利审查指南》的最终修改版本仍未确定，但修改草案征求意见稿中有关专利授权期限补偿的制度解释能够为申请人和专利权人提供实践上的指导和帮助。

具体来看，《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》详细规定了“专利权属于多个专利权人共有的，专利授权期限补偿请求应当由代表人办理。

已委托专利代理机构的，专利授权期限补偿请求应当由专利代理机构办理”。

这解决了实践中“由谁来办理”期限补偿请求的问题。

修改草案征求意见稿明确规定了：给予专利授权期限补偿的，按照实际延迟的天数予以补偿。

实际延迟的天数是指发明专利在授权过程中的不合理延迟时间扣除申请人引起的不合理延迟时间。

修改草案征求意见稿进一步规定了何为“授权过程中的不合理延迟时间”、何为“申请人引起的不合理延迟时间”。

针对“授权过程中的不合理延迟时间”，给出了几种例外情形，包括中止程序、保全措施、行政诉讼程序以及修改专利申请文件后授予专利权的复审程序，这些都不属于授权过程中的不合理延迟。

针对“申请人引起的不合理延迟”，给出了未按期答复官方通知、申请延迟审查等五种具体情况的说明，并分情况规定了在由申请人引起的不合理延迟下延迟时间的具体计算方式。

该修改草案征求意见稿还对期限补偿请求的审批程序做出了规定：经审查后认为专利授权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。

对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。

经审查后认为专利授权期限补偿请求符合期限补偿条件的，专利局应当作出给予期限补偿的决定，告知期限补偿的天数。

基于这些规定，我们已经能够基本获知专利保护期限补偿的条件、期限计算方式以及审批程序，对于近期获得专利权的案件，可以依据这些规定来初步考量是否可提出专利保护期限的补偿请求，并大体估算可能获得的补偿时间。

比如，一件中国发明专利申请，该申请为分案申请，其母案申请的申请日2007年10月19日，该分案申请的递交日为2022年4月30日。

专利局于2022年9月23日发出发明专利申请进入实质审查阶段通知书。

在实质审查过程中，申请人共提出四次延期答复请求，每次延期两个月，但由于申请人对申请文件的修改不到位，致使审查员于2022年11月19日发出驳回决定。

申请人在收到驳回决定后，于2022年2月28日提出了复审请求，并在复审过程中对申请文件做出修改，克服了驳回决定中指出的缺陷。

合议组于2022年3月18日发出复审决定，撤消了驳回决定。

该分案申请最终于2022年7月13日得到授权。

首先，该分案申请于2022年6月1日之后授权，且专利权人在2022年9月考虑请求保护期限的补偿，当时授权日起未满三个月，专利权人有权按照修改后的《专利法》第四十二条第二款的规定考虑提出专利保护期限的补偿。

接下来，我们可以对照上面的“实际延迟天数”的计算公式，看看本案是否符合补偿的条件以及可能的补偿时间。

实际延迟天数的计算中，两个重要的因素分别是授权过程中的不合理延迟时间和申请人引起的不合理延迟时间。

授权过程中的不合理延迟时间指发明专利的授权公告日减去自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年的日期。

我们先来确定申请日、实质审查请求日和授权日：按照《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的规定，对于分案申请，这里的申请日是指分案申请的递交日，那么本案用于计算延迟的申请日应为2022年4月30日。

实质审查请求日计为发明专利申请进入实质审查阶段通知书的发文日，即2022年9月23日。

授权公告日为2022年7月13日。

本案经历了复审程序，且在复审程序中通过修改申请文件克服了驳回决定中指出的缺陷，这种情形下，整个复审过程都不属于授权过程中的不合理延迟时间，应该将复审程序的历经时间扣除掉。

关于如何计算复审程序的历经时间，这一点在修改草案征求意见稿中未做详细说明。

特别是复审程序的起始时间，目前无法确定是以驳回决定发文日、还是以复审请求的提出日、抑或是以复审请求受理通知书的发文日为准（据估计，国家知识产权局更有可能将这里涉及的复审程序的历经时间界定为从驳回决定发文日直至复审决定发文日的整个期间；这一点还要以后续的实际操作办法为准）。

对于本案而言，我们可以暂且将复审过程计算为历经约两年时间。

申请人在实质审查过程中提出过四次延期请求，每次请求延期两个月，且每次都是在两个月延期期限的届满之时提交答复意见。

也就是说，申请人引起的不合理延迟时间可计算为8个月。

这样算下来，对于本案例而言，“授权过程中的不合理延迟时间”小于“申请人引起的不合理延迟时间”，没有产生“实际延迟天数”，相应地，也就不会得到专利保护期限的补偿了。

这个案例需要特别注意两点：一是专利期限补偿制度下“申请日”的定义；二是“授权过程中的不合理延迟时间”需要排除的情形（修改专利申请文件后被授予专利权的复审程序）。

如果没有考虑到这两点，可能会误认为本案可以获得保护期限的补偿，导致不必要的浪费。

尽管目前还没有发布《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修订版本，但上述征求意见稿中已经给出了专利保护期限补偿制度的大致框架，申请人和专利权人可基于已经施行的修改后的《专利法》以及《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》，并结合《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》和《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中的相关规定，初步考量已获权的发明专利是否有可能获得专利保护期限的补偿并估算有可能获得的补偿时间。

中国专利申请中的定词是应该使用“胺基”，还是＂氨基＂？

“胺基”和“氨基”在日文中都为“アミノ”，在英文中都为“amino”。

那么，在基于日文或英文优先权提交中国专利申请时，中国专利申请中的定词使用“胺基”还是“氨基”呢，以下结合两个具体案例来说明。

这两个案例均为进入中国国家阶段的日本PCT申请。

【案例1】 权利要求1中记载了“R14、R15为……胺基、单-或二-C1至C6烷基胺基、单-或二-芳基胺基”。

在第一次审查意见通知书中，审查员指出权利要求1中的“R14、R15……胺基、单-或二-C1至C6烷基胺基、单-或二-芳基胺基”存在并列的上下位概念，因此导致权利要求1不清楚。

代理人试着与审查员电话沟通，解释这里的“胺基”其实是无取代的-NH2的意思，另外，氨基是胺类化合物的官能团，—NH2、—NHR、—NRR‘都是氨基。

案例中列举的三个基团中的“胺基”无论有无与烷基、芳基组合都应该写作“氨基”，并且实际撰写的出发点应该是第一个氨基是指伯氨基即—NH2。

胺是化合物，NH2R、NHRR’、NRR‘R’'分别为伯胺、仲胺、叔胺。

没有单独的“胺基”，这是错误的命名。

因此希望审查员能同意将“胺基”修改为“氨基”。

但审查员认为本申请的中译文中均未记载“氨基”，该修改不被允许。

审查员同意根据PCT公布文本提交译文补正，通过译文补正的形式修改为“氨基”。

【案例2】 在权利要求中记载了“R201～R203分别独立地为……；胺基；……经可被羧基或磺基进一步取代的苯基取代的胺基；（C1～C4）烷基胺基；”。

本申请未被指出不清楚的问题，并以如上面那样“胺基”的记载被授权了，授权公告日与代理人收到案例1的第一次审查意见通知书的日期相近。

虽然审查员没有指出，但并不意味着这是正确的用法。

可见，实践中确实有氨基、胺基混淆使用的情况。

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