中国企业海外并购知识产权尽职调查，中国企业海外并购趋势及影响因素分析

今天，乐知网律师 给大家分享： 中国企业海外并购中的知识产权尽职调查 ，中国企业海外并购趋势及影响因素分析 。

中国企业海外并购中的知识产权尽职调查

知识产权尽职调查是分析目标公司知识产权信息、评估与交易相关的风险与收益的过程。

知识产权尽职调查对于并购技术类和品牌类企业来说至关重要，并购方要全面了解目标公司的业务及承担的相关法律义务，深入分析已有问题或潜在风险，以便作出正确的决策。

（一）知识产权权属审查 海外并购一般会涉及知识产权的权属转移，因此首先要审查知识产权的权属问题，对目标公司持有的知识产权权属的误解可能导致无法转移某些知识产权，造成并购方获得的知识产权低于预期价值，甚至直接导致并购的失败[1]。

一般来讲，目标公司的知识产权可能存在以下三种权属瑕疵风险：一是目标公司并非知识产权权利所有者，二是目标公司的知识产权存在权限限制，三是目标公司的知识产权为共同所有权，下文笔者以专利为例，对权属审查中需要注意的问题进行梳理。

1、目标公司并非知识产权权利所有者 某些情况下，目标企业对其所使用的知识产权并不享有所有权。

以专利权为例，以下几种情况，企业所使用的专利可能并不为其所有[2]：

1）雇员享有专利权 大多数国家规定，雇员在正常工作过程中获得的发明专利一般归雇主所有，但如果目标企业的雇佣合同明确规定，专利归雇员所有，该企业就不是该项专利的所有权人。

因此，在进识产权尽职调查时，要确定专利所有权，应当仔细审查目标企业相关劳动合同中对于发明创造的专利权的约定条款，以确定专利权的权属状况。

需要注意的是，美国专利法中未规定职务发明制度，而是采用“发明人”制度来确认专利申请人资格，即提交专利申请的人必须是发明人本人。

由雇员发明人申请专利权，专利权取得以后，再签署转让合同，将其权利转让于雇主[3]。

此外，在德国，雇员需将发明成果向雇主通报，雇主必须在4个月内书面答复是否接受该项发明；如果逾期未作答复，则所有权归雇员所有。

2）技术合作伙伴拥有专利权 如果目标公司所使用的专利技术或其他知识产权，是由委托开发方在帮助目标企业设计和研发产品过程中做出的，在确定该知识产权的权属时，应仔细审查相关的独立合同（如委托开发合同、合作开发合同）对研发过程中的知识产权权属的规定。

如没有相关合同约定，则要根据不同国家的法律法规进行确定，一般不同的国家有不同的权利归属，如在英国，如无合同约定，独立合同方所做出的发明归完成方所有。

3）第三方拥有专利权 如果目标公司所使用核心技术是从第三方获得的技术许可，即相关的知识产权来自于第三方，那么该知识产权的权利主体仍然是第三方。

在这种情况下会存在失去核心技术许可证的风险，因此，在海外并购的尽职调查过程中，必须认真审查目标公司从第三方获得的核心技术的专利许可合同内容，评估目标知识产权许可的可转移性[4]。

2、目标公司的知识产权存在权限限制 1）对外许可导致的权限限制 由于缺乏有效的登记公示制度，并购方很难清楚地掌握目标公司的专利是否存在许可情形，也不可能知道许可的限制条款，而许可限制恰好是收购中最普遍的权利限制，也是最典型的知识产权风险，需要在知识产权尽职调查中予以重视。

在审查知识产权许可合同时，应重点关注以下内容[5]：

a。许可类型，例如独占许可、排他许可、普通许可、二次授权许可等； b。被许可人的区域或领域的使用限制及扩展能力范围； c。许可是否可转让给新的所有者； d。授予子许可的能力； e。对许可技术进行修改和对其进行二次开发的权属的约定； f。许可权利的持续时间。

2）留置权和抵押权导致的权限限制 随着知识产权作为资产负债表资产的日益突出，贷款机构通常会将知识产权作为担保债务融资中的抵押品。

因此，并购方需要确定目标公司的特定知识产权是否存在留置权，包括专利、商标、版权、软件、域名等。

知识产权留置权规则复杂，对知识产权留置权的尽职调查也是多方面的。

例如在美国，除了在美国专利商标局和美国版权局数据库进行留置权搜索外，还应在相关的州统一商业代码（UCC）留置权数据库中进行搜索[6]。

3）政府资助导致的权限限制 目前有不少专利技术在其发明创造过程中往往有很深的政府资助背景，在接受资助时往往需要同意具体的国家安全控制，这些专利的对外许可和转让就会受到技术资助开发协议限制和国家相关部门的审查，因此在尽职调查时要特别注意。

3、目标公司的知识产权为共同所有 当多家组织机构共同合作研发出有一定价值的知识产权时，就会引发共有权问题。

一般而言，知识产权的共有人之间的权利和义务采用约定优先的原则。

在海外并购中，如果目标企业存在共同所有的知识产权，则需要审查约定的内容，明确该知识产权是否需要共同所有人全部同意方可转移。

如无相关约定，则共有知识产权权利人在行使权利时会因国家的不同而存在差别，这主要取决于知识产权的性质以及每个国家的法律政策。

例如，如果被并购的目标企业的知识产权在美国，交易时需要特别注意美国的法律规定，任何一个知识产权共有所有人在未经其他所有人同意的情况下，拥有向第三方授予许可或出售以及将其捐献给公众的权利。

因此，权利人可以单方面（不需要通知其他共有人）处分其共有专利[7]。

（二）知识产权地域性与时间性审查 知识产权与有形资产有很大的不同，具有地域性和时间性，在国外购买的专利技术或商标在国内不一定受法律保护，高价购买的专利技术有可能包含失效专利。

因此在海外并购中，知识产权的地域性和时间性审查尤为重要。

1、知识产权地域性审查 知识产权的地域性是指依据某一国家或地区的法律产生的知识产权仅仅在其本国或地域范围内有效、没有域外效力，因此购买某一国家的专利或商标，并不意味着理所当然地获得所有国家的专利或商标。

比如，在美国获得的专利，如果在中国没有申请专利，那么该专利在中国不受保护，任何人都可以使用该专利技术在中国生产、销售该专利技术制造的产品。

商标也一样，国外商标如果在中国没有注册，那么在中国则不受保护。

在企业海外并购中，如果我国企业目标是某项知识产权的全球申请或注册，就必须审查该知识产权在哪些国家或地区申请注册而不能遗漏，一旦遗漏将会造成严重后果。

2、知识产权时间性审查 知识产权的时间性这一特点表明，知识产权仅在法律规定的期限内得到保护，即有效，一旦超过期限，知识产权就会失效。

知识产权的有效期限是法定的，根据各类知识产权的性质、特征及本国的实际情况，各国法律对专利权、商标权、著作权等都规定了长短不一的保护期[8]。

因此，确定所要收购的知识产权的有效期限是否在法律保护期限内，对于保证并购交易十分重要，并最终对并购价格产生影响。

我国企业在海外并购中，不仅应确定所要收购的知识产权是否在法律保护的有效期限内以及有效期限至何时为止，还要审查目标企业是否按时交纳续展的费用和提交任何所需的必要文件以维持知识产权的有效性。

（三）知识产权保护范围审查 审查知识产权的保护范围，确定是否符合并购的目的和是否能够有效地为并购方所实施，是知识产权尽职调查中常常忽略的问题。

以发明专利为例，专利保护范围首先体现在权利要求书保护范围方面，如果权利要求书的专利保护范围过窄，竞争者很容易规避该项专利或者真正核心的部分不被保护，导致该专利实际上处于不被保护的状态。

其次，专利保护范围体现在侵权可视度方面。

如果权利要求未针对侵权主体、侵权行为、侵权产品、侵权证据等进行布局，将会降低专利的抗侵权能力，从而导致专利技术经济价值的降低。

因此，在审查专利保护范围时，首先要审查目标专利的权利要求的保护范围是否过窄，竞争者是否容易规避该项专利，其次审查目标公司的核心技术是否在权利要求的保护范围内，最后还要审查专利的侵权可判定性，从而确定该项专利经济价值和战略价值。

（四）知识产权纠纷审查 1、侵犯第三方知识产权 在评估目标企业是否侵犯第三方知识产权时，并购方需要审查目标公司参与的侵犯第三方知识产权的诉讼案件，从而识别存在的潜在风险[9]。

需要注意的是，除了研究正在审理的诉讼，也要研究终止或停留的诉讼，以确定相关诉讼风险是否仍然存在，从而判断可能承担的责任大小。

除了审查上述已结案或尚在处理的诉讼案件，并购方还要关注潜在的侵权问题，在美国，专利侵权诉讼可能会在涉嫌侵权发生6年后开始[9]，知识产权律师需要对是否存在这样的指控给出建议，以避免在不知情的情况下成为知识产权侵权方。

为此，在进识产权调查时，也必须要审查目标公司是否存在侵害他人知识产权的情形，例如可对目标公司的重点产品或技术进行FTO分析，如果目标企业有侵犯他人知识产权的情形，就需要权衡并购目的和侵权后果的轻重，及时对并购行为做出调整。

2、第三方侵权被忽视 目标公司的相关知识产权是否被他人侵犯是常常被忽视的问题。

在海外并购中，评估目标公司知识产权是否被第三方侵犯，一种方法是审查目标公司过去的指控，声称其知识产权受到侵犯。

第二种方法是审查针对目标公司的知识产权第三方做出的任何挑战（质疑有效性），包括针对目标公司的所有权所带来的挑战8。

第三种方法是进行EOU（Evidence of Use）检索与分析，从而能更准确地判断出侵权者，利于并购后的维权行为。

（五）知识产权关联性及完整性审查 1、知识产权关联性审查 知识产权关联性审查比较容易被忽视。

单个专利或商标看起来是独立的，其实不尽然。

专利有基础专利和从属专利之分，一般基础专利为首创性发明创造，其技术含量比较高，从属专利一般是基于基础专利的再次开发，又称改进专利，它在采用基础专利技术方案的同时，又增加了新的技术内容。

因而从属专利的实施必然会落入基础专利的保护范围，而基础专利要将其技术产品化，也必须要使用从属专利。

从上面的分析可以看出，基础专利与从属专利相辅相成，缺一不可。

现在的产品技术越来越复杂，是大量技术的组合，例如一部手机集成了成千上万项专利，如果要购买手机的制造技术，不仅要购买某些关键技术专利，还要考虑其关联专利 ，这样才能保证技术和产品的市场化。

除了关注目标公司内部知识产权的关联性，还要关注企业与企业之间的知识产权关联。

例如同行业竞争者会依靠“关联”阻挠并购活动，一般来讲，跨国巨头公司由于起步早布局广，在各领域都积累了大量的基础专利，这一点往往成为其在战略上遏制后发者的有力手段，因此在企业并购中需要重点关注。

2、知识产权完整性审查 知识产权完整性即目标公司的知识产权是否全面覆盖公司核心技术及核心产品。

企业购买专利、商标等知识产权一般都是为了相关技术及相关产品，如果技术或产品的相关知识产权等受制于人，则必然对经济利益产生巨大影响，因此，知识产权的完整性审查必须全面。

中国企业海外并购趋势及影响因素分析

（一）海外并购趋势 1、并购盛宴后回归理性增长 中国企业海外并购在2022年从数量和金额上都达到了历史新高，随着国内监管逐步规范、海外审查趋于严格以及国际形势不断变换，2022年海外并购中的非理性交易受到了抑制，投资逐渐回归理性。

尽管如此，2022年的海外并购数量和金额还是要大于2014年和2022年的总和。

2、美国、欧洲依旧为热门投资地 2022年中国海外并购标的位置一共涉及70多个国家和地区，从活跃程度来讲，美国和欧洲仍然是中国海外并购的主要目的地。

其中，标的资产在美国的跨境并购交易一共有118宗，占比高达20.59%。

3、高科技、不动产、制造业、能源和医药为热门并购行业 2022年，中国海外并购标的覆盖了12个行业领域，从活跃度来看，高科技行业仍然是跨境并购的热门领域，具体包括科技、媒体和通信等。

其次，不动产、制造业、能源和医药行业也是海外并购中的重点领域。

（二）国内影响因素 1、国家宏观战略及衍生政策的影响 1）“走出去”战略 2000年，国家“十一五”规划中首次提出“走出去”战略。

自推出以来，“走出去”战略一直鼓舞中国企业积极寻找海外投资机会。

2022年，“十三五”规划重申了“走出去”战略的重要性，强调“走出去”和“引进来”相结合的战略方针。

2）“一带一路”倡议 2013年，国家主席习近平在出访中亚和东亚国家期间首次提出“一带一路”倡议。

2022年，国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。

在政府“一带一路”的倡议下，中国企业进行海外并购的交易数量大幅增加，尤其是“一带一路”沿线国家或地区的交易量有了显著提高。

3）供给侧改革 2022年，中央经济领导小组第11次会议中首次提出供给侧改革，着重在供给方面进行调整，如积极化解产能过剩、发展紧缺产业和战略性新兴产业、帮助企业降低成本和扩大有效供给等，这为中国企业通过海外投资并购来缓解国内产能过剩提供了政策支持。

4）税收服务措施 2022年，国家税务总局出台了一系列服务“一带一路”发展战略的税收措施。

在谈签协定维护权益方面有两项：一是进一步加大税收协定谈签和修订力度，二是进一步加强涉税争议双边磋商；在改善服务促进发展方面有五项：一是建立“一带一路”税收服务网页，二是举办“走出去”企业培训班，三是设立12366纳税服务热线专席，四是更好发挥中介机构作用，五是开展面对面宣讲；在加强合作谋求共赢方面有三项：一是建立“一带一路”沿线国家税收沟通机制，二是开设税收论坛，三是尽力对外提供援助。

这些措施在很大程度上加快了签署和修改税收协定的进程，为海外并购提供了便利。

5）审批流程简化 2022年，国家发改委颁布了《境外投资项目核准和备案管理办法》，在该《管理办法》中规定，除中方投资额在10亿美元以上的项目、以及涉及敏感国家和地区或涉及敏感行业的项目使用“核准”的管理方式外，其他境外投资项目一律适用备案管理。

该措施大幅简化了中国企业海外投资的审批流程，进一步为中国企业的海外投资提供了便利。

6）资金保障 近年来，中国政府设立了若干政策基金（如丝路基金）和海外投资公司（包括中投海外直接投资公司、国新国际投资有限公司等），这些政策基金和海外投资公司为海外投资提供了巨大的资金保障。

2、我国外汇管制的影响 2022年开始，国家外汇管理局严格控制资本外流，要求500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查。

同时监管部门对国有企业境外购买或开发的规模较大的境外投资项目从严管理，诸如中方投资额在10亿美元及以上的大宗房地产项目、中方投资额在10亿美元及以上的非主业大额并购和对外投资项目、以及中方投资额在100亿美元及以上的特别大额对外投资项目等。

目前我国对海外并购的监管有了更多的要求，目的是防止资本外逃和不合理的海外投资。

从短期来看，资本管制可能会减缓跨境并购的增速，但从市场和资本的长期需求来看，中国的海外并购还将持续活跃。

3、我国最新监管政策的影响 2022年6月，国家发改委发布了《企业境外投资常见问题解答》，对《企业境外投资管理办法》在适用中的常见问题进行了阐释，其中明确了境内企业通过控制的境外企业的再投资需要层层追溯认定，在境外投资新设企业需要向发改委进行核准或备案，境内企业借款给其投资的境外企业用于投资的行为属于境外投资活动，跨境担保发债获得的境外资金用于境外投资企业的投资行为属于境外投资活动等。

（三）目的国影响因素 1、目的国政治及经济环境影响 目的国的政治和经济环境对我国企业进行海外并购有很大影响。

一方面，美国总统特朗普多次对现有制度实行改革，英国、朝鲜和中东等区域形势不稳定，这些政治因素都会对我国企业海外并购造成影响。

另一方面，全球汇率波动、欧洲经济低迷、中美贸易紧张，会增加企业并购成本，在一定程度上加大企业并购难度。

2、目的国国家安全审查的影响 在中国企业“走出去”的过程中，越来越多的并购交易受到目的国关于国家安全的审查，审查涉及的行业范围非常广泛，包括能源、运输、金融、网络等，以及目的国具有优势的技术领域。

目的国往往以危害国家安全为由限制我国企业投资，目前有很多中国企业迫于国家安全审查的压力而放弃海外并购计划。

例如仅在2022年一年，就有10项中国企业在美国投资的交易因美国国家安全审查的制约而被取消，总价值590亿元的项目被终止，占所有被取消并购项目总额的80%。

从这方面来讲，美国的国家安全审查对我国海外并购活动有消极影响，加大了我国企业在美国进行企业并购的难度。

3、目的国反垄断调查的影响 由于我国企业海外并购所形成的跨国公司在市场上可能具有优势地位，这样会限制目的国企业的竞争优势，对目的国的经济造成负面影响，为此，许多国家采取了反垄断调查，用于控制我国企业将要形成的优势地位。

例如2022年初，中国化工对先正达的收购遭遇了欧盟的反垄断调查，说明反垄断问题俨然成为中国企业海外并购的一道难关。

需要特别注意的是，在海外并购过程中，带有“国字号”标签的国有企业往往遭遇特殊待遇，其不被认为是独立运营的商业主体，在反垄断相关问题上将面临更加严格的审查。

小米在印度遭遇禁售令，专利风险不容小觑

12月14日， 印度法院要求中国手机厂商小米科技 (XTC。UL) 暂停在印度境内销售其产品，不仅令小米在这个全球增长最快的主要智能手机市场迅速扩张的计划搁浅，还有可能标志着一系列专利战的开始。

小米7月刚开始在印度发售手机产品，就迅速成为该国销量成长最快的智能手机品牌。

借助饥饿营销的手法，小米的销量甚至超过了谷歌 (GOOGL。O) Android One低端机型。

Hugo Barra曾在11月向路透表示过印度对小米品牌的接受速度之快。

Hugo Barra是谷歌前高管，目前领导小米的国际业务。

“(小米手机的受欢迎程度)远超我们的预期，小米非常受用户的欢迎，”他说。

周三小米遭遇法院销售禁令，此前电信设备生产商爱立信 (ERICb。ST) 对小米提出侵犯专利权指控。

这一禁售令至少将持续到2月5日，届时德里法院将就这一侵权案再次进行听证。

不过对这家年轻的公司来说，知识产权(IP)之争还远未结束。

据接近小米的消息人士称，公司管理层过去几年曾私下承认，专利问题是公司的弱点。

消息人士表示，由於在西方市场面临着更高的知识产权诉讼风险，小米也相应地制定了在印度和东南亚市场扩张的策略。

小米在声明中称，作为一家初创公司要建立专利组合并不容易，不过公司力争要在2022年之前提交8，000项专利申请。

在中国市场，小米也与其他中国公司发生了专利权纠纷，大部分围绕其流媒体电视服务。

小米的智能手机业务已经成为中国领先者，并将继续增长，但业内分析师预期小米在国内市场将面临更大压力，尤其是两大手机市场竞争对手--华为和中兴都是中国持有电信专利技术最多的公司。

在解除之前，禁令将对小米的增长前景造成很大的不利影响。

在印度只有十分之一的人使用智能手机，市场潜力巨大。

据市场研究机构--国际数据公司(IDC)，第三季度印度智能手机市场增长82%，而中国则只录得10.8%的温和增幅。


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