中国涉外定牌加工OEM商标侵权认定，港澳台「专利年费」与大陆有何不同？

今天，乐知网律师 给大家分享： 中国涉外定牌加工OEM的商标侵权认定 ，中国港澳台地区「专利年费」与中国大陆有何不同？

中国涉外定牌加工OEM的商标侵权认定

定牌加工（ 简称OEM），是指委托方委托加工方生产附有委托方商标要求的商品3 ，并将该商品全部交付给委托方销售，并依约向加工方支付加工费的合作方式。

就委托方与加工方是否处于一国境内，可再细分为境内定牌加工和涉外定牌加工。

基于劳动力成本的竞争优势，自改革开放以来，中国尤其是广东和江浙一带涉外定牌加工贸易迅速发展，使中国日益成为世界商品的加工厂。

然而，随着贸易的增长，涉外定牌加工商标侵权纠纷层出不穷，而其中的侵权认定标准问题亦得到海内外企业和法律各界人士的广泛关注。

一、 中国法院对于涉外定牌加工中商标侵权认定存在的争议 由于中国法律对涉外定牌加工中涉及的商标侵权问题没有明确的法律规定，最高人民法院也没有明确的司法解释和案例指导，中国法院系统内部不同地域的司法机关对于涉外定牌加工中商标侵权认定尚不统一。

从 典型案例中，我们不难看出这种差异。

案例 1995年，朱利达有限公司于美国注册“Jolida”商标。

其后成立子公司上海申达音响电子有限公司。

1997年出售申达公司，并成立一子公司玖丽得电子（上海）有限公司。

1998年，申达公司于中国注册“Jolida”商标。

2008年，玖丽得电子（上海）有限公司在报关出口一批带有“Jolida”商标的电子产品时，遭遇上海海关查扣，理由是“Jolida”商标涉嫌侵犯上海申达音响电子公司的注册商标。

在诉讼中，被告辩称原告与被告都是由美国朱利达公司投资设立的，美国母公司1995年就在美国注册并使用“Jolida”商标，原告持有的“Jolida”商标系恶意在中国抢注。

被告生产有关产品在中国国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。

一审法院认为被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。

由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该产品来源产生混淆和误认的可能，因此不构成侵权。

二审法院维持原判，其理由如下：境内加工方在商品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。

涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。

一审法院认为，被告在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的商品说明书上标注“PRETUL”商标，在挂锁包装盒上标注“PRETUL及椭圆图形”商标，显属商标法意义上的商标“使用”行为，被告未经许可将“PRETUL”商标使用到同类商品上的行为构成商标侵权。

二审法院维持了一审的判决。

2014年3月14日，最高人民法院决定提审该案，该案目前正在审理中。

该提审裁定在商标业界和众多在华跨国公司的高度关注。

上述案例具有共同性，即国外委托方于其本国或销售国拥有合法注册商标之商标权，惟中国境内相同或类似商品上对相同或类似商标享有权利的却另有其人。

此外，加工方受委托方委托在中国定牌加工之商品，皆全数出口回销，但是判决结果却截然不同。

这两个案例体现了中国法院在涉外定牌加工问题上的两大主流观点，即一种认为是商品未在中国市场流通的涉外定牌加工不属于“商标使用”，不构成侵权；另一种则采用“一刀切”的方式，不考虑是否构成“商标使用”，而统一认定为侵权。

虽然后来最高人民法院通过“无印良品”案件对“商标使用”进行了解释，但是由于该案件性质属于行政确权诉讼而非侵权诉讼，因此并未使中国法院系统在商标侵权案件中得类似问题形成统一的定论。

诚然，如果分析的角度和思路不同，对相同问题所得出的结论可能是截然相反的。

法院的判决在很大程度上影响着国外授权企业与国内加工企业的贸易往来。

由于涉外定牌加工的商标侵权判定始终未能形成一套完整和通用的标准，使得涉外定牌加工中商标侵权问题一直存在争议。

二、 司法执法系统的态度及意见分歧 （一）司法系统对待涉外定牌加工侵权认定的态度详述 早在2004年北京高院出台了《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（以下简称《解答2004》），其中明确规定，如果定牌加工的商品仅用于出口，由于不可能造成相关公众的混淆和误认，不构成侵权。

6但是时隔两年，2006年北京高院又重新颁布了《关于审理民事纠纷案件若干问题的解答》（以下简称《解答2006》）并且申明《解答2004》同时废止。

新的解答删除了《解答2004》中对涉外定牌加工问题的正面解答，修改为如果加工方对于委托方的商标权利没有尽到合理的注意义务，则将被认定为侵权7 。

这一新解答不仅放弃了对仅用于出口的定牌加工行为进行定性判断，而且产生了新困惑：加工方没有尽到注意义务要与委托方承担共同侵权的责任的前提是委托方要求加工方定牌加工的商品本身已经侵犯了他人的商标专用权，那么判断委托方委托行为是否侵权的标准是什么呢？《解答2006》没有给出回应。

该解答对于涉外定牌加工侵权判定已经不具有实际的参考价值，这可能与北京高院意识到这一问题较为复杂、争议颇多，希冀为各地法院预留较大的自由裁量空间有关。

（二）行政执法系统对待涉外定牌加工侵权认定的态度 在2009年知识产权论坛上，国家工商总局商标局吕志华副局长介绍说，在涉外定牌加工中，加工企业应审核所加工商品的商标是否有合法授权。

同时指出，定牌加工属于商标使用的环节。

工商部门在对定牌加工企业擅自使用商标的行为定性时，不考虑主观上是否明知或者是否造成实际损害，只要发现擅自使用即认定侵权。

在该论坛上，海关总署政法司李群英处长指出，对于这一问题，海关部门在执法中采用与工商部门相同的判断标准。

执法部门的这一观点与行政执法及时制止侵权行为的执法目的不无关系。

这是行政执法与司法的差异。

（三）中国司法、执法机关存在分歧的原因及反映出的问题 从北京高级人民法院相关解答的出台删除，到各地司法、执法机关的分歧，可以看出各系统之间和各系统内部对于涉外定牌加工侵权认定这一问题没有一个统一的态度，这直接造成了各地对于类似案件的处理结果南辕北辙。

这主要有制度和法律两方面原因。

从制度层面看上说，我国知识产权保护采用双轨制，即行政执法具有相对独立性，地方工商执法机关的上级机关是国家工商行政管理局，地方海关的上级机关是海关总署，加上行政保护地方经济发展的因素，导致法院与执法机关对同样的案件作出不同的认定结论。

但是，随着行政诉讼案件的增多，法院凭借其司法终裁权使得大部分的行政执法机关的观点开始与法院趋向一致，或者使得执法机关（海关）开始引导纠纷的双方通过司法途径解决纷争。

中国港澳台地区「专利年费」与中国大陆有何不同？

北京知识产权代理有限责任公司于1994年成立，是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构，总部设在北京，在天津、青岛、西安、武汉、杭州、广州、德国、美国、日本设有分支机构。

现有员工510余名，其中包括经验丰富的律师、专利代理师、商标代理人和专业技术人员410余名。

公司的PCT申请代理量连续几年跻身全球PCT申请事务所前五强。

中国银行无线网址被抢注

原告中国银行是涉案第899794号“BOC”商标的专用权人。

涉案商标于1996年11月14日获准注册，核定使用在“储蓄银行、金融服务”等服务上。

2002年，国家工商行政管理总局商标局认定涉案商标为驰名商标。

中国银行还注册有"“图形商标。

但在2008年4月29日，刘某申请”boc“无线网址注册并获得中国互联网络信息中心（CNNIC）颁发的”boc“无线网址注册证书，有效期自2007年12月29日起算。

2008年6月25日，中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心就中国银行针对”boc“无线网址提出的投诉作出裁决，驳回中国银行的投诉。

2009年11月，CNNIC将无线网址相关的所有业务转让给北龙中网公司。

北龙中网公司作为无线网址的注册管理部门提供无线网址服务。

北龙中网公司委托CNNIC为其提供技术后台维护，网络通信技术支持服务。

访问网站www。cnnic。cn，点击该页面的”无线网址“，进入新页面后，点击”点击进入“；进入新页面后，点击”掌商搜索“；进入新的页面后输入”boc“，点击页面上的”搜索“图标，显示有”“图形、”中国银行“、”理财产品“、”中国银行新闻“、”欢迎访问BOC联系方式： “等内容；点击该页面中的”中国银行“，获得新页面显示”“图形、”中国银行全称中国银行股份有限公司，总行位于北京复兴门内大街1号。

返回上一页面后点击”理财产品“，显示”TEL：13880808887“、”稳得利一般期限从40天到1年甚至3年不等，收益比同等的定期要高一截。。。。。。“等内容；返回上一页面后点击”中国银行新闻“、”会员登陆“、”友情链接"“给我留言”等链接，均显示与中国银行或银行业务相关的内容、图形。

上述 和手机号码均为刘某所有。

中国银行向北京市第三中级人民法院提起诉讼，认为刘某的上述行为侵害了原告对“BOC”驰名商标的权益并构成不正当竞争。

北龙中网公司作为无线网址的注册管理方，应当对部分无线网址采取预留措施。

BOC作为重要的国有无形资产，已经成为原告的驰名商标，北龙中网公司具有为原告预留“BOC”无线网址义务，其怠于履行其义务，构成不正当竞争。

综上，请求法院判决：刘某立即停止侵犯“BOC”商标；刘某、北龙中网公司立即停止不正当竞争行为；刘某将“BOC”无线网址转移至中国银行名下或予以注销；刘某赔偿原告经济损失50万元。

按照《无线网址注册办法（修订）》第六条、第七条的规定，申请注册无线网址时，申请者应当与注册服务机构签订注册协议，申请者应当在注册协议中保证遵守无线网址争议解决办法。

《无线网址争议解决办法（修订）》第五条规定，符合下列条件的投诉应当获得支持：（一）投诉人享有受中国法律保护的权利或合法利益；（二）被投诉的无线网址与投诉人享有权利或利益的名称相同或者近似；（三）被投诉的无线网址注册人对无线网址或其主要部分不享有权利或者合法利益；（四）被投诉的无线网址对无线网址的注册或使用具有恶意；投诉人对其在争议解决程序中主张的事实承担举证责任。

第十一条规定，专家组认定投诉成立的，对无线网址争议的处理仅限于：（一）注销已经注册的无线网址；（二）将注册无线网址转移给投诉人。

北龙中网公司辩称“BOC”无线网址注册时，北龙中网公司还没有成立。

北龙中网公司对于“BOC”无线网址也没有预留的义务。

同时“BOC”无线网址并非域名，不应当适用最高人民法院关于域名的司法解释。

刘某辩称其没有在页面上使用中国银行的标志。

BOC是中国贸易网的英文缩写。

没有侵犯原告的商标权，也不存在不正当竞争行为。

北京市第三中级人民法院经审理认为：刘某将boc注册为无线网址，在该无线网址的页面上使用中国银行的"“和”BOC“商标、并且显示中国银行简介、理财产品信息等相关内容，可见刘某注册和使用boc无线网址的目的在于利用”boc“标志，使相关公众误认为其提供与中国银行相关的理财等金融服务。

刘某使用”BOC“商标的行为，侵犯了中国银行对该商标的专用权。

刘某注册涉案无线网址的行为，违反诚实信用原则，违背公认的商业道德，构成不正当竞争行为。

按照《无线网址争议解决办法（修订）》第五条、第十一条规定，针对无线网址的投诉成立的，无线网址的注册人将要承担注销无线网址或将无线网址转移给投诉人的后果。

鉴于刘某在申请注册涉案无线网址时保证遵守上述规定，因此对于中国银行请求将该无线网址转移给中国银行名下的主张，应予支持。

涉案无线网址系在北龙中网公司成立前注册，北龙中网公司实际上无从预留；同时，就未履行无线网址预留的义务而言，无法针对已经注册单位无线网址停止不履行无线网址预留的状态，其责任承担方式应为承担相应的赔偿责任，而不包括停止不正当竞争行为。

据此，北京市第三中级人民法院判决如下：刘某立即停止侵犯”BOC“商标专用权，立即在boc无线网址页面上删除与中国银行有关的信息，赔偿经济损失十万元及合理支出一千元；刘某将boc无线网址转移给中国银行；驳回中国银行的其他诉讼请求。

本案宣判后，各方当事人均未提起上诉。


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